의견제출통지서 – 특허 출원부터 등록까지 가이드

특허 출원을 하면 특허청에서는 출원된 발명이 특허법상 등록 요건을 충족하는지 심사합니다.

그 결과에 따라 등록결정 또는 거절결정이 내려지며, 심사 과정 중 출원인에게 의견 제출을 요구하는 절차가 포함됩니다.

특허 심사 과정에서 핵심이 되는 특허법 제47조와 함께 의견제출통지서의 역할 및 대응 방법을 자세히 알아보겠습니다.

� 특허법 제47조 – 거절이유 통지 및 의견서 제출권

특허법 제47조 (일부)

제47조(특허출원의 보정) ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.

1. 거절이유통지를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 (최초거절이유통지)

2. 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 (최후거절이유통지)

② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다.

� 특허법 제47조 핵심 요점

특허청은 출원인에게 최소 1회의 거절이유를 통지해야 함

출원인은 의견서 및 보정서를 제출하여 특허 등록 가능성을 높일 기회가 있음

의견서 및 보정서 제출 없이 기한이 지나면 자동으로 거절결정이 확정됨

즉, 특허청이 거절을 결정하기 전, 출원인이 거절 사유를 반박하거나 보정할 기회가 제공된다는 것이 핵심입니다.

� 특허 심사 과정과 의견제출통지서란?

특허청에서 특허 등록을 거절할 경우, 단계적으로 의견 제출의 기회를 제공합니다.

이를 통해 출원인은 심사관의 의견을 반박하거나 청구항을 보정하여 등록 가능성을 높일 수 있습니다.

� 특허청의 거절 단계

1️⃣ 최초 거절이유 통지 (의견제출통지서 발송)

2️⃣ 최후 거절이유 통지 (최초 거절이유통지에 대한 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우)

3️⃣ 거절결정

즉, 최소 한 번의 의견 제출 기회가 주어지며, 일부 경우 최후 거절이유 통지가 생략될 수도 있습니다.

� 의견제출통지서란? (거절결정 전 출원인 의견 제출 기회)

의견제출통지서(거절이유 통지)는 특허청에서 출원된 발명이 거절될 가능성이 있을 때 출원인에게 보내는 문서입니다.

역할:

특허청 심사관이 거절 사유를 설명

출원인이 이에 대해 반박하거나 보정할 기회를 제공

제출 기한:

최초 발송 후 2개월 이내 제출 필요

연장 신청 시 최장 4개월까지 연장 가능

� 의견제출통지서 주요 내용

✔ 거절 이유 명시 – 심사관이 특허 거절 사유를 설명

✔ 청구항별 판단 – 출원된 발명의 청구항이 왜 등록되지 않는지 구체적 설명

출원인은 거절 사유를 분석하고, 적절한 보정서 또는 의견서를 제출하여 대응해야 합니다.

� 최후 거절이유 통지란?

최초 의견제출통지서에 대응하여 제출한 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우, 최후 거절이유 통지서가 발송될 수 있습니다.

최후 거절이유 통지서 특징

✔ 최초 의견제출통지서와 유사하나, "최후통지"라는 명시적인 문구 포함

✔ 이후에도 거절 사유가 해소되지 않으면 거절결정이 확정됨

✔ 반드시 대응해야 하며, 그렇지 않으면 특허 등록이 불가능해짐

"최후"라는 표현이 들어가 있지만, 반드시 마지막 절차는 아닙니다. 경우에 따라 새로운 의견제출통지서가 추가로 통지될 수 있습니다.

� 거절결정 후 출원인의 대응 방법

특허청이 거절을 확정하면, 출원인은 세 가지 방법으로 대응할 수 있습니다.

1. 재심사 청구 (거절결정 후 특허청에서 다시 심사 진행)

✔ 보정서를 제출할 기회가 있음

✔ 거절결정불복심판을 청구하기 전 한 번 더 기회를 얻을 수 있음

2. 거절결정불복심판 청구 (특허심판원에서 심판 진행)

✔ 특허청이 아닌 특허심판원에서 심사 진행

✔ 기존 특허청 심사관의 판단을 번복할 가능성 있음

✔ 단, 재심사 청구 없이 거절결정불복심판을 선택하면, 이후 재심사 청구 불가능

3. 분할출원 (새로운 출원으로 심사 진행)

✔ 기존 출원을 기반으로 특정 청구항을 새로운 출원으로 분리하여 심사 진행

✔ 등록 가능성이 높은 발명을 따로 출원할 수 있음

� 재심사 청구를 먼저 진행하는 것이 일반적이며, 이후에도 등록이 어려울 경우 거절결정불복심판을 청구하는 전략이 효과적입니다.

특허 등록 – 최종적인 등록 요건 충족 시 절차

✔ 최종 등록결정 – 거절 사유가 해소된 경우 특허청이 등록 결정을 내림

✔ 설정등록료 납부 – 등록료를 납부하면 정식 특허권 발생

✔ 특허권 유지 – 최초 설정등록시 3년간 특허권이 발생하며, 4년차부터는 연차로를 추가로 납부하여 최장 20년간 보호를 받을 수 있음

특허 심사 과정은 단순한 출원만으로 끝나지 않습니다.

의견제출통지서 및 거절결정에 대한 적극적인 대응이 특허 등록 성공의 핵심입니다.

� 특허 등록의 핵심 – 명세서보다 중요한 보정서 작성, 변리사의 역할이 중요한 이유

특허 출원을 고려하고 있다면, 가장 먼저 떠오르는 것이 명세서 작성일 것입니다.

그러나 특허권을 성공적으로 등록받기 위해서는 명세서 작성뿐만 아니라 보정서 작성이 필수적이라는 사실을 알고 계신가요?

특허 심사 과정에서 실질적으로 특허를 획득할 수 있는 권리의 범위는 심사관의 의견제출통지서를 받은 후 보정을 통해 결정됩니다.

따라서 보정서는 단순한 서류가 아니라, 특허 등록의 성패를 좌우하는 결정적인 요소이며, 변리사의 역할이 매우 중요한 부분입니다.

� 특허 등록을 위한 필수 과정 – 명세서 작성만으로 충분할까?

특허권 등록을 위해서는 발명을 명확히 설명하는 ‘명세서’를 잘 작성하는 것이 필수적입니다. 하지만 출원 시점에서 등록 가능성을 100% 확신하기는 어렵습니다.

왜냐하면:

✔ 심사 과정에서 예상치 못한 선행기술이 발견될 수 있음

✔ 특허청 심사관의 판단에 따라 신규성/진보성이 부족하다고 평가될 가능성이 있음

✔ 청구항의 표현이 모호하거나 지나치게 넓게 기재되어 거절될 수 있음

즉, 출원 시점에서 특허 등록 여부를 확실하게 예측하는 것은 불가능하며,

출원 후 특허청 심사관의 의견을 반영하여 청구항을 보정하는 과정이 반드시 필요합니다.

이 과정에서 ‘보정서 작성’이 특허 등록의 성공을 결정짓는 핵심 요소가 됩니다.

� 보정서가 중요한 이유 – 특허 등록의 성패를 가르는 요소

특허청은 특허 출원을 심사한 후, 특허 등록 요건을 충족하지 못하는 경우 의견제출통지서(거절이유 통지서)를 출원인에게 발송합니다.

이때 출원인은 특허 심사관의 의견을 분석하여 보정서를 제출함으로써 특허 등록 가능성을 높일 수 있습니다.

보정서의 역할과 중요성

✔ 거절된 청구항을 보정하여 등록 가능성을 높이는 역할

✔ 출원 당시 불명확했던 발명의 범위를 명확하게 조정 가능

✔ 경쟁사의 특허와 차별화하여 독점권을 확보하는 전략적 도구

✔ 선행기술 대비 신규성·진보성을 보완할 수 있는 기회

즉, 보정서는 특허 등록을 위한 ‘최종 교정’ 단계로, 변리사의 고도의 분석력과 전략이 필요한 과정입니다.

보정서를 잘못 작성하면 생길 수 있는 문제점

✅ 보정 범위를 잘못 설정한 경우 → 권리 범위가 지나치게 좁아짐

→ 결국, 경쟁사가 유사 기술을 쉽게 회피할 수 있음

✅ 명세서와 불일치하는 보정을 한 경우 → 심사 과정에서 거절될 가능성 증가

→ 특허청은 보정서가 명세서의 원래 발명 내용을 벗어나면 ‘신규사항 추가 금지’ 원칙에 따라 거절할 수 있음

✅ 명확한 법적 논리를 구성하지 못한 경우 → 심사관이 거절 결정을 내릴 가능성 높음

→ 심사관이 제시한 거절 이유를 제대로 반박하지 못하면 결국 특허 등록이 불가능해짐

변리사의 역할은 바로 여기에서 결정적입니다.

✔ 특허 등록이 가능한 범위 내에서 보정안을 제시하고,

✔ 심사관의 거절 사유를 법적으로 논리적으로 반박하여,

✔ 최적의 권리 범위를 확보할 수 있도록 조정합니다.

특허 출원과 보정, 변리사의 전문성이 필요한 이유

특허를 출원하는 것은 단순히 서류를 제출하는 것이 아닙니다.

출원 이후에도 심사관과의 소통을 통해 특허 등록 가능성을 높이는 과정이 필수적입니다.

- 명세서 작성은 출발점에 불과하며, 실질적인 특허권의 범위는 보정 과정에서 결정됩니다.

- 심사 과정에서 특허 등록 가능성을 높이기 위해서는 법률적·기술적 지식을 모두 갖춘 변리사의 전문성이 필요합니다.

- 특허 등록의 성패는 보정 전략에 달려 있으며, 변리사의 대응 방식에 따라 특허권의 가치가 크게 달라질 수 있습니다.

- 특허 출원 후에도 변리사의 지속적인 전략적 대응이 중요한 이유가 바로 여기에 있습니다.

변리사가 제공하는 핵심 역할

✔ 출원 전 특허 가능성 분석 및 명세서 작성

✔ 심사관의 의견을 반박할 수 있는 논리적 대응 전략 수립

✔ 보정 범위를 최적화하여 강력한 특허권 확보

✔ 선행기술을 분석하여 경쟁사 회피 설계를 방지

✔ 특허 등록 후에도 보호 범위를 유지하고, 분쟁 대비 지원

결론적으로, 특허 출원부터 등록까지 변리사의 역할은 단순한 서류 작업이 아니라, ‘권리 범위를 최적화하는 전략’입니다.

특허 출원은 단순한 ‘서류 제출’이 아니라, ‘전략적인 권리 확보’ 과정입니다.

출원 후 심사 단계에서 변리사의 역할이 중요한 이유는, 특허권의 실질적인 보호 범위를 결정하는 과정이 바로 이 단계에서 이루어지기 때문입니다.

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