동일유사상표로 인해 거절되었다면?
동일한 상표가 있는 경우 등록될 수 있을까?
1. 상표등록이 거절되는 이유는 다양합니다.
상표법은 상표의 거절과 관련하여 다양한 사유들을 규정하고 있으며, 그 중에서 가장 흔하게 접하는 거절이유는 i) 식별력이 없거나, ii) 출원한 상표와 동일 또는 유사한 상표가 출원 및 등록되어 있는 경우입니다.
대부분의 경우 출원한 상표를 이미 타인이 등록해둔 상표와 동일하다면 상표등록이 될 수 없다고 잘 알고 계십니다.
하지만 동일한 상표가 아니더라도 유사한 상표로 인해 거절될 수 있다는 사실을 잘 모르는 경우가 많습니다. 유사한 상표 역시 등록에 영향을 미칠 수 있으며, 이 점을 유의하여 출원하는 것이 중요합니다.
2. 동일유사상표가 선출원 또는 등록되어 있다면 내 상표는 등록될 수 없습니다.
상표를 등록받는 길에서 가장 어려운 과제는 '선출원 상표'의 존재입니다.
선출원상표란 '우리가 출원한 상표와 유사한 이름이나 형태를 가진 상표'를 의미합니다. 실제로 선출원상표가 있는 경우 상표등록이 어려울 수 있습니다. 따라서 출원하기 전에 '등록 가능성'을 미리 검토하는 것이 매우 중요합니다.
하지만 출원과정에서 발견하지 못한 유사상표가 나타날 수 있으며, 이로 인해 심사과정에서 의견제출통지서를 받게 될 수도 있습니다.
상표 등록은 출원부터 실제 등록까지 오랜 시간이 소요됩니다. 출원서를 제출한 시점으로부터 보통 12개월 이상이 걸리므로, 이렇게 긴 시간을 기다린 끝에 받게 되는 통지가 '거절'이라면 회사 입장에서는 큰 손해를 입게 됩니다.
3. 유사한 상표가 뭐길래?
출원인 입장에서는 동일한 상표가 거절된다면 그 이유를 이해할 수 있습니다. 그러나 '동일하지 않고 유사한' 상표가 거절되는 경우 출원인은 이해하기 어려워합니다.
출원인은 "우리 상표와 해당 상표는 완전히 다른데 왜 문제가 발생하는 건가요?"라는 생각을 하게 됩니다.
그렇다면, 유사한 상표의 기준은 무엇일까요?
상표의 유사성 판단은 주로 두 개의 상표를 '독립적으로 비교했을 때'를 기준으로 합니다. 즉, A 상표와 B 상표를 서로 분리하여 보았을 때, 소비자들이 혼동하거나 오인할 가능성이 있는지를 판단하게 됩니다.
판례는 “대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 상품의 출처에 관하여 일반 소비자들에게 오인/혼동의 염려가 있는지에 따라 판단한다.”고 판시하고 있습니다.
즉, 두 상표를 비교할 때 고려해야 할 요소는 외관, 호칭, 관념입니다.
유사성 판단에서 주요 문제는 상표에 포함된 디자인이나 로고 등 외관적인 부분이 유사할 때 발생합니다. 만약 "두 상표가 비슷해 보인다"라는 인상을 일반 소비자가 받는다면, 이러한 외관적 유사성을 이유로 상표청에 거절 사유가 통지될 수 있습니다.
문자로 구성된 상표의 경우, 유사성을 판단하는 가장 중요한 기준은 바로 호칭입니다. 일반적으로, 호칭의 유사성은 음절의 수, 그리고 첫음절의 발음, 초성 등을 기준으로 판단됩니다.
특히 'ㅏ' 발음과 'ㅐ' 발음, 'ㅢ' 발음과 'ㅣ' 발음, 'ㅗ' 발음과 'ㅜ' 발음은 각각 유사하다고 판단될 가능성이 높으며, 자음에 따라서도 유사하다고 판단되기도 합니다. 때때로 실무적으로 유사하지 않다고 판단되지만 거절 사유를 받을 수도 있습니다. 특히 영어로 된 상표의 경우 발음이 다양하기 때문에, 발음을 이유로 유사하다고 판단하는 경우가 많습니다.
또한, 상표는 문자를 포함하는 경우가 많기 때문에 해당 문자의 뜻이 유사하다면 유사한 것으로 판단될 수도 있습니다. 예를 들어 "상표맨"이 등록되어 있다면, "상표남자" 또는 "상표사람" 등으로 출원한다면 서로 유사하다고 판단될 가능성이 있습니다.
4. 기존 등록상표와 유사하다는 이유로 등록이 거절된 경우 대응방안
그렇다면, 아래의 출원상표는 스타벅스의 로고와 유사한가요? 스타벅스는 자신의 상표와 출원상표가 외관이 유사하다는 이유로 거절되어야 한다고 지속적으로 특허청에 문제제기를 했지만 결국 오랜시간 법적 다툼 끝에 양 상표는 유사하지 않다는 결론이 났습니다.
'유사 상표'는 주관적인 판단 요소가 크게 작용하며, 판단하는 사람에 따라 결과가 달라질 수 있으므로, 예상치 못한 거절 사유가 발생할 수 있습니다.
그렇다면, 동일하거나 유사한 상표가 있는 경우 어떻게 대응해야 할까요?
먼저, 출원 또는 등록된 상표와 나의 상표가 동일한 경우라면 무조건 등록될 수 없다고 봐야할까요?
이 경우에도 아래와 같은 사유로 거절 사유를 극복할 수 있습니다.
- 상표가 동일하지만 지정상품이 다르다면, 지정상품이 유사하지 않다는 점을 들어 의견서를 제출할 수 있습니다.
- 상표가 동일하지 않고 유사하다는 이유로 의견제출 통지서를 받았다면, 상표의 유사성을 상세히 검토하여 서로 유사하지 않다는 의견서를 특허청에 제출할 수 있습니다. 이 경우에는 전문가의 도움이 필요합니다.
- 상표가 동일하고 지정상품까지 동일하다면, 불사용취소심판을 고려해볼 수 있습니다. 등록된 상표라도 사용되지 않은 경우가 많기 때문에, 불사용 취소심판을 청구하여 취소시킨다면 내 상표가 등록될 수 있습니다.
5. 결론
내 상표와 유사한 상표가 먼저 출원 또는 등록이 되어 있는 경우라도 상표등록이 거절될 수 있습니다.
그러나, “상표의 유사” 여부는 주관적인 요소에 따라 달리 판단될 수 있으므로, 의견제출통지서를 받았더라도 극복이 가능할 것인지 전문가인 변리사의 조력을 받아볼 필요가 있습니다.
따라서, 내 상표가 출원 후 거절된 경우라도 포기하지 마시고, 반박 의견서를 제출할 실익이 있는지 판단해보시고, 또한 선등록상표에 취소 사유가 있는지를 면밀하게 살펴 보셔야 할 것입니다.
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특허청으로부터 의견제출통지서를 통해 거절 이유를 받은 경우라도 너무 실망하지 마시고, 극복이 가능하신지 상표맨을 통해 문의 주시기 바랍니다.
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본 칼럼은 상표등록 서비스, 상표맨(mark-up.kr) 소속 변리사의 자문과 함께 작성된 편집 저작물입니다. 칼럼은 출처를 밝히는 한 자유롭게 스크랩 및 공유가 가능합니다. 다만 게재 내용의 상업적 재배포는 금합니다. 감사합니다.
