상표등록 거절되는 대표적인 이유 "식별력"
상표등록 거절이유 대응법
상표등록이 거절되는 이유는 다양하지만, 대표적인 거절이유들이 있습니다.
상표법은 상표의 거절이유들은 다양하게 규정하고 있으며, 우리가 가장 흔하게 접하는 거절이유는 i) 식별력이 없거나, ii) 동일 또는 유사한 상표가 이미 출원 또는 등록되어 있는 경우가 있으나 이번에는 식별력에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
1. 식별력은 무엇일까?
1964년에 개업한 부산 맛집 '해운대암소갈비집'은 현재 연간 100억 이상의 매출을 기록하며 많은 사람들에게 알려져 있습니다. 이 가게는 중소기업벤처부의 '백년가게' 인증을 받았는데, 이는 30년 이상의 명맥을 유지하며 꾸준한 사랑을 받아온 가게를 대상으로 선정하는 것입니다. 또한, 가수 이상순씨의 외할아버지가 운영하던 가게로도 알려져 누리꾼들 사이에서 이슈가 되기도 했습니다.
이런 유명세에도 불구하고 해운대암소갈비집은 상호명을 상표로 등록하지 않고 오랫동안 운영해 왔습니다. 이는 오랜 기간 동안 인지도를 확보했기 때문에 상표 출원이 필요하지 않다고 판단했기 때문입니다. 그러나 2019년에는 상호를 무단 도용한 모방업체가 등장하여 피해를 입게 되었습니다.
이 모방업체는 해운대암소갈비집과 똑같은 상호명뿐만 아니라 독특한 메뉴까지 동일하게 판매하려 했지만, 원조의 맛을 따라갈 수 없었습니다. 이로 인해 원래 해운대암소갈비집을 좋아하던 사람들 중에서도 불만을 표출하는 글들이 등장했습니다.
이러한 부정적 이미지가 형성되자 해운대암소갈비집은 해당 모방업체에 대해 부정경쟁방지법을 위반한 혐의로 소송을 제기했습니다. 이후 소송에서 승리한 해운대암소갈비집은 더 이상의 모방업체 등장을 막기 위해 상표 등록 절차를 진행했습니다.
하지만 상표 등록은 거절되었습니다. 상표법에 따르면, 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 표시한 상표나 상품의 보통 명칭만을 사용하여 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없기 때문입니다.
이런 이유로 특허청은 '해운대'와 '암소갈비'의 결합만으로는 상표 등록이 불가능하다고 결정하였으며, 비슷한 상호명을 가진 업체들과 구별되는 식별력을 획득한 것으로 보기 어렵다고 판단하였습니다.
그러나, 해운암소갈비집은 상표법 제33조 제2항에 따라 단순히 상품을 설명하는 수준에 그친다 하더라도, 특정인이 해당 상품을 식별할 수 있는 경우에는 상표 등록이 가능하다는 점을 강조하였습니다.
상표법은 식별력이 없는 경우라도 사용에 따라 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 예외적으로 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있습니다.
해운암소갈비집은 약 천 명을 대상으로 한 설문조사 결과, 약 62%가 해당 상표를 자사의 브랜드로 인지하였다는 사실과 언론 노출 빈도, 네이버와 구글 등 검색 엔진에서의 전국적으로 유명한 갈비집에 대한 검색량 분석 결과 등을 증거 자료로 제출하여, 식별력을 입증하였습니다.
이에 따라 특허심판원은 해운암소갈비집이 체계적인 증거 자료를 제시하여 해당 상표가 충분한 식별력을 갖추었음을 인정하고, 결국 거절된 상표를 등록하게 되었습니다.
즉, ‘식별력’은 자신의 상표가 타인의 상표와 구별되는 정도를 말하는 것으로, 상표법은 여러 가지를 규정하고 있지만, 상식적인 차원에서 특정인이 독점하면 부당한 결과에 이르게 되는 경우 식별력이 없는 것으로 볼 수 있습니다.
2. 식별력이 없는 상표의 구체적인 예시
식별력이 없는 상표로서 아래와 같은 경우가 있습니다.
1) 보통명칭으로 된 상표 – 보통명칭이란 일반적인 상품의 명칭을 의미합니다. 예를 들어, ‘컴퓨터’라는 상표는 ‘컴퓨터’를 의미하는 보통명칭에 불과하므로 등록될 수 없습니다. 그 외에도, 치킨, 과일, 연필, 과자, 빵 등등의 보통명칭 들은 식별력 있는 다른 문자나 도형등과 결합하지 않는다면 등록될 수 없습니다.
2) 관용표장 – 관용상표란 해당 상품을 취급하는 동업자들 사이에 어떤 표장을 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 자유롭게 사용한 표장을 의미합니다.예를 들어, 새우’깡’, 감자’깡’등 과자에서 널리 쓰이는 ‘깡’이 관용적인 표현으로서 식별력이 없는 부분에 해당합니다. 이외에도 동종업계에서 널리 쓰여 특정상품을 표시하는 것으로 널리 사용되는 표현이 있다면 관용표장으로 볼 수 있습니다.
3) 성질표시 표장 – 성질표시 표장은 상품이나 서비스를 직접적으로 묘사하는 표장을 의미합니다. 예를 들어,. '최첨단 인공지능 전자동 세탁기'라는 표장에서 '최첨단', '인공지능', '전자동'은 성질표시이고, '명품 매운 콩나물 해장국'이라는 표장에서 '명품', '매운', '콩나물'은 성질표시입니다. 그 외에도 ‘원조’, ‘맛있는’, ‘최고’, ‘멋진’ 등등은 상품이나 서비스의 성질을 직접적으로 묘사하는 표현이므로 식별력이 없습니다.
4) 현저한 지리적 명칭이나 그 약어만으로 된 상표 – 현저한 지리적 명칭은 말 그대로, 서울, 강남, 경기도, 성남 등 우리가 흔히 알고 있는 지명을 의미합니다. 누구나 알고 있는 지리적인 표현이라면 그것만으로는 식별력이 없어 등록이 될 수 없습니다.
5) 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔히 있는 표장만으로 이루어진 상표 – 주위에서 흔히 볼 수 있는 ‘성’만으로 이루어진 상표는 식별력이 없습니다. 예를 들어, 김씨네, 이씨네, 박씨네 등 흔히 있는 성만으로 이루어져 있는 경우 등이 있습니다. 그 외에도, A, B, C 등 간단한 글자 등으로만 이루어져 있는 경우 등에도 식별력이 없는 것으로 볼 수 있습니다.
3. 식별력이 없다는 이유로 의견제출통지서를 받은 경우
만약 식별력이 없다는 이유로 의견출통지서를 받게 되었다면 어떻게 대응해야 할까요?
이 경우에도 거절이유를 잘 살펴보아야 합니다. 왜냐하면, 식별력이 없다고 거절이유가 나와 있더라도, 보는 시각에 따라 결론이 달라질 수 있기 때문입니다.
즉, 심사관님의 의견이 반드시 옳을 수는 없는 것이고, 식별력이 있는지 없는지는 각각 판단하는 사람에 따라 달라질 수 있는 경우도 얼마든지 있을 것입니다.
위에서는 식별력 없음이 아주 명확한 사례들을 나열하였지만, 여러가지 사례에서 식별력이 있는 것인지 불명확한 경우도 아주 많습니다. 따라서, 의견제출통지서를 받게 되었더라도 해당 내용이 타당한 것인지 면밀하게 살펴보아야 하며, 정확한 판단이 어려운 경우라면 전문가인 변리사의 조력을 받는 것이 바람직합니다.
식별력이 없다는 이유로 내가 출원한 상표가 거절되었다면, 먼저 거절이유가 타당한지에 따라 대응법이 달라질 것이므로, 먼저 거절이유를 상세히 살펴보시길 바랍니다.
4. 대응방안
1) 대처방법 1 – 의견서 제출
의견제출통지서의 거절이유를 살펴본 결과 타당하지 않은 것으로 판단된다면, 거절이유를 반박하는 의견서를 제출해야합니다. 의견서 제출시에는 법리적인 판단이 들어가게 되므로 직접 작성하기는 어려우시며, 변리사를 통해 의뢰하셔야 할 것입니다.
2) 대처방법 2 – 재출원
반면, 의견제출통지서의 거절이유를 살펴본 결과 극복이 어렵다고 생각된다면, 재출원 등을 고려해보실 수 있습니다.
홍콩반점은 '홍콩'이라는 유명한 지명과 중국집을 의미하는 관용어인 '반점'으로 이루어진 단어입니다. 따라서, 이 단어는 요식업 분야에서 특정 개인에게 독점을 허용하기 어려운 경우입니다.
그럼에도 불구하고, 백종원씨는 '홍콩반점'이라는 일반적인 명사에 자신의 개성을 반영하는 캐릭터와 0410이라는 숫자를 결합한 로고를 디자인하여 상표로 등록했습니다. 이와 같이 식별력이 없는 상표라도, 식별력이 있는 ‘문자’ 또는 ‘도형’과 결합하는 경우에는 등록이 가능합니다.
따라서, 식별력이 없다는 이유로 거절된 경우라도 특징적인 문자나 로고 등을 결합하여 재출원한다면 등록될 수 있습니다.
5. 마치며
내 상표가 식별력이 없다는 이유로 등록이 거절된 경우라도, 해당 거절이유가 반드시 타당한 것은 아닙니다. “상표의 식별력”이란 주관적인 요소에 따라 달리 판단될 수 있으므로, 의견제출통지서를 받았더라도 극복이 가능할 것인지 전문가인 변리사의 조력을 받아볼 필요가 있습니다.
따라서, 내 상표가 출원 후 거절된 경우라도 포기하지 마시고, 반박 의견서를 제출할 실익이 있는지 판단해보시길 바라며, 만약 극복이 어렵다면 재출원 등을 통해 상표등록을 받을 수 도 있습니다.
저희 상표맨에서는 당소를 통해 출원하신 사건뿐만 아니라, 자체적으로 진행하신 상표출원에 대해서도 “셀프출원 거절대응 서비스”를 통해 극복 방안을 마련해드리고 있습니다.
특허청으로부터 의견제출통지서를 통해 거절이유를 받은 경우라도 너무 실망하지 마시고, 극복이 가능하신지 상표맨을 통해 문의 주시기 바랍니다.
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본 칼럼은 상표등록 서비스, 상표맨(mark-up.kr) 소속 변리사의 자문과 함께 작성된 편집 저작물입니다. 칼럼은 출처를 밝히는 한 자유롭게 스크랩 및 공유가 가능합니다. 다만 게재 내용의 상업적 재배포는 금합니다. 감사합니다.
