상표 불사용취소심판 개념 및 방법 쉽게 정리
사용되지 않는 상표는 취소시킬 수 있습니다.
1. 상표 불사용 취소심판은 무엇일까?
상표법은 상표권자가 상표등록 후 이를 적극적으로 사용하도록 촉진하는 한편, 무분별하게 등록만 해놓고 사용하지 않아 타인의 상표선택 기회를 줄이는 등록주의의 폐단을 줄이고자 불사용에 의한 상표를 취소할 수 있도록 규정하고 있습니다.
제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
3. 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우
2. 동일유사상표가 선출원 또는 등록되어 있다면 내 상표는 등록될 수 없습니다.
상표를 등록받는 과정에서 가장 어려운 부분은 '선출원 상표'의 존재입니다. 여기서 선출원 상표란 '우리가 출원한 상표와 동일하거나 유사한 명칭이나 형태를 가진 상표'를 의미합니다.
현실적으로 말하자면, 선출원 상표가 존재하면 상표 등록이 어려울 수 있습니다. 따라서 출원 전에 '등록 가능성'을 미리 검토하는 것이 매우 중요합니다.
그럼에도 불구하고 출원 과정에서 미처 발견하지 못한 유사 상표가 나타날 수 있고, 이에 대한 검토 없이 출원이 진행되어 심사과정에서 의견제출통지서를 받게 되는 경우가 많습니다.
상표 등록은 출원부터 등록까지 시간이 오래 걸립니다. 출원서를 특허청에 제출한 시점으로부터 통상 12개월 이상이 소요되고 있으므로, 이렇게 긴 시간을 기다린 끝에 받는 통지가 '거절'이라면 회사 입장에서는 상당한 손해를 입을 수 있습니다.
하지만 이런 상황에도 절대로 포기하지 말아야 합니다. 선행상표가 등록 후 3년이 지났는지 확인하고 여전히 사용 중인지 조사해시기 바랍니다. 현재는 온라인에서 거의 모든 정보를 쉽게 검색할 수 있기 때문에 사용 여부를 확인하는 것이 생각보다 간단합니다.
만약 3년이 지나 더 이상 사용하지 않고 있다면, "불사용 등록취소심판"을 통해 선행상표의 등록을 취소하고 나의 출원이 등록될 수 있습니다. 상표는 창작물을 보호하는 것이 아니라 '선택'에 기반한 '등록'을 보호하는 것입니다. 다시 말해, 창작 과정과는 무관하게 먼저 등록한 사실을 우선적으로 보호하는 것이 주된 목표입니다.
그러나 이러한 등록주의적인 상표제도 운영으로 인해 쓰이지 않는 상표가 대량으로 선점되고, 이로 인해 타인의 상표등록이 방해되는 경우가 가끔 발생합니다. 어떤 기업은 상표등록을 국내에만 약 2만개 정도 가지고 있는데, 이 정도면 경쟁사의 시장 진입을 차단하려는 브랜드 선점의 의도가 있는 것 아닐까 의심스러울 정도입니다.
이러한 문제를 보완하기 위해, 우리나라를 비롯한 등록주의를 채택하고 있는 대부분의 국가에서는 3년 또는 5년 이상 상표를 사용하지 않을 경우 등록을 취소할 수 있는 제도를 운영하고 있습니다. 이를 '불사용 등록취소심판'이라고 합니다.
만약 상표출원을 하고 선등록상표와 유사하다는 이유로 거절 사유를 통지받았을 때, 대응 방법은 여러 가지가 있습니다. 그러나 가장 효율적이고 신속한 대응 방법은 선등록상표가 실제로 사용되고 있는지를 간단하게라도 조사한 후 사용되지 않는다고 판단된다면 등록취소심판을 통해 선등록을 취소하는 것입니다.
3. 불사용취소심판 방법
불사용을 이유로 취소되기 위해서는 등록상표가 아래 사유에 해당해야 합니다.
가. 상표권자와 사용권자 중 어느 누구도 등록상표를 사용하지 않았을 것
나. 상표의 불사용에 정당한 이유가 없을 것
다. 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하지 않았을 것
라. 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우일 것
불사용취소심판의 요건을 위와 같이 나열하니 마치 어려운 것처럼 느껴질 수 있습니다. 그러나, 상표권자가 실제로 활발하게 해당 상표를 사용하지 않고 있는 이상 상표의 적법하고 정당한 사용을 입증하는 것은 생각보다 어려운 작업이며, 자료를 조작하여 내는 것은 거의 불가능하다고 할 수 있습니다.
특히, 사용 증거로 제품 카달로그나 인터넷 홈페이지 캡쳐 화면 등이 가장 먼저 떠오를 것이지만, 사용 입증 자료는 "심판청구일로부터 3년 이내"라는 요건을 만족해야하기 때문에, 증거자료에 명확한 날짜가 기재되어야 합니다. 일반적으로 카달로그나 홈페이지에는 날짜가 명시되어 있지 않은 경우가 많습니다.
뿐만 아니라, "국내에서" 사용되어야 하므로 해외에서만 사용된 상표는 취소를 피하기 어려우며, 구체적이고 실제적인 사용 자료가 필요합니다. 따라서 실제 거래가 이루어진 증거로 세금계산서나 입금 내역이 요구되며, 그외에도 실제 사용을 증명할 수 있는 구체적인 자료를 제출해야 합니다. 이와 같은 이유로, 등록상표를 실제로 사용하지 있지 않았다면 불사용 취소심판을 방어하기는 쉽지 않습니다.
따라서, 불사용취소심판은 불사용 취소를 요구하고 상표권자의 대응을 지켜보면 되므로, 심판 청구 자체는 어렵지 않습니다.
4. 의견제출통지서를 받은 경우 효율적으로 불사용 취소심판 청구하기
취소심판은 등록상표의 지정상품 중 “일부”에 대해서도 청구할 수 있습니다. 따라서, 출원 후 심사과정에서 선등록 유사상표로 인해 거절이유가 지적되었을 때, 해당 선등록상표를 살펴보고 그 상표의 지정상품 중 일부만이 우리 상표의 상품과 문제가 된다면, 해당 일부 지정상품에 대해서만 등록을 취소하는 것이 충분합니다.
일반적으로 상표를 등록할 때는 미래의 사용을 예상하여 실제 사용하는 상품보다는 넓게 등록하는 것이 관행입니다. 그러나 검색를 통해 상표가 일부 지정상품에만 사용되고 있고, 우리가 취소시키고자 하는 상품은 사용되지 않는 것으로 보인다면, 그 지정상품에 대해서만 등록취소를 청구하는 것이 효과적인 전략입니다.
즉, ‘유사 상표’란 주관적인 요소가 크게 작용할 수 있고, 판단하는 사람에 따라 결론이 크게 달라질 수 있으므로, 예상치 못한 거절이유와 연결될 가능성이 많습니다. 그렇다면, 동일하거나 또는 유사한 상표가 있는 경우 어떻게 대응해야 할까요?
만약 먼저 출원 또는 등록된 상표와 나의 상표가 동일한 경우라면 무조건 등록될 수 없다고 봐야할까요? 이 경우에도 아래와 같이 대응안을 고려해볼 수 있습니다.
- 상표가 동일함에도 불구하고 지정상품이 동일하지 않다면 지정상품이 유사하지 않음을 근거로 의견제출 통지서를 제출할 수 있습니다. 상표가 동일하지 않고 유사하다는 이유로 의견제출통지서를 받았다면, 상표의 유사성을 상세히 검토하여 상표가 서로 유사하지 않다는 의견서를 특허청에 제출할 수 있습니다. 이 경우에는 전문가의 조력이 필수적입니다.
- 상표가 동일하고, 지정상품까지 동일 유사하다면, 불사용취소심판을 고려해볼 수 있습니다. 실무적으로 선등록상표인 경우라도 등록만 되어 있고, 등록 후 3년 이상 사용되지 않은 상표가 매우 많습니다. 따라서, 선등록상표가 사용되고 있는지를 검토한 후 불사용 취소심판을 청구하여 취소시킨다면 내 상표가 등록될 수 있습니다.
5. 결론
내 상표와 유사한 상표가 먼저 출원 또는 등록이 되어 있는 경우라도 상표등록이 거절될 수 있습니다.
그러나, “상표의 유사” 여부는 주관적인 요소에 따라 달리 판단될 수 있으므로, 의견제출통지서를 받았더라도 극복이 가능할 것인지 전문가인 변리사의 조력을 받아볼 필요가 있습니다.
따라서, 내 상표가 출원 후 거절된 경우라도 포기하지 마시고, 반박 의견서를 제출할 실익이 있는지 판단해보시고, 또한 선등록상표에 취소 사유가 있는지를 면밀하게 살펴 보셔야 할 것입니다.
다만 불사용취소심판을 통해 선등록 상표를 취소시켰다고 해서 선출원주의의 예외가 아니라는 점입니다. 심판만 청구해놓고 상표출원을 하지 않으면 그 사이에 제3자가 상표출원을 해버린 경우, 해당 3자가 결국 상표권을 확보하게 되는 어처구니 없는 결과가 생깁니다.
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