빠른 특허권 확보 전략 2
해외 특허 등록을 위해서는 오랜 시간이 걸린다!
국내 기업의 수많은 해외 진출 성공사례를 바탕으로, 많은 기업들이 국내에만 머무르지 않고 해외진출을 염두에 두고 사업을 진행하고 있다. 특허는 권리를 획득한 국가 내에만 효력이 발생하기 때문에, 해외진출을 희망하는 기업은 특허권의 획득이 필요한 국가를 선정하여 출원을 진행하고 있다.
다만, 해외 특허 등록까지 오랜 시간이 걸린다. 예컨대, 중국의 경우 특허 등록까지 2~3년이 소요되고, 유럽의 경우 특허 등록까지 3~4년이 소요되기도 한다.
상황이 이러다 보니 해외 특허를 진행하는 기업 입장에서는 답답함을 호소하는 경우가 있으며, 비용이 들더라도 해외 특허 등록까지 걸리는 시간을 단축시키길 원하는 경우가 종종 있다. 이에 따라, 해외 특허 등록까지 걸리는 시간을 단축시킬 수 있는 방안에 대하여 정리해보았다.
1. 국내 특허가 등록된 경우: 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH) 신청
대부분의 기업이 국내 특허를 먼저 진행한 후 해외 특허를 진행하고 있다. 만약 국내 특허가 등록이 되었다면 해외 특허에 대하여 특허심사하이웨이를 신청하여 해외 특허의 빠른 심사를 도모할 수 있다.
특허심사하이웨이란 시행국에 공통으로 특허를 출원한 출원인이 상대국에서 우선심사 또는 조기심사를 받아 신속하고 효율적으로 특허권을 취득하도록 하는 것을 목적으로 하는 제도이며, 아래의 국가에서 활용할 수 있다.
[특허심사하이웨이 시행 특허청]다만, 특허심사하이웨이를 신청하려면, 해외 특허의 청구항을 국내 특허의 등록 청구항과 동일하도록 작성하거나 국내 특허의 등록 청구항보다 권리범위가 좁아지도록 작성하여야 한다. 따라서 국내 특허보다 더 넓은 권리범위로 해외 특허를 등록 받으려고 하는 경우에는 특허심사하이웨이 신청이 부적절할 수 있으므로, 기업에서는 이 부분을 확인한 후 특허심사하이웨이를 활용할지 여부를 결정하는 것이 필요하다.
2. 미국의 경우: 트랙 원(Track One Request) 또는 한∙미 특허 공동심사 신청
미국에서 빠른 심사 및 등록이 필요한 경우, 트랙 원을 신청하는 것을 고려할 수 있다.
트랙 원의 경우 비용이 다소 비싼 것이 흠이긴 하지만, 통계적으로 일반 특허는 등록까지 대략 31.6개월이 걸리는 반면, 트랙 원을 신청한 특허는 등록까지 대략 11.6개월이 걸려서 통상 1년 이내에 등록이 완료될 수 있다.
이 밖에, 미국에서 빠른 심사 및 등록이 필요한 경우, 한∙미 특허 공동심사 신청을 고려할 수 있다.
한∙미 특허 공동심사 신청은 현재 시범사업으로 운영 중인 프로그램으로, 두 나라에 동일한 발명이 출원된 경우, 기업의 신청에 의해 해당 국가의 심사관들이 선행기술문헌 정보를 공유하고 심사에 활용하도록 함으로써, 심사품질 및 심사결과 일관성을 향상시키고 빠른 심사를 통해 양 국가에서 조기에 특허 취득이 가능하도록 한다. 따라서 기업은 한국과 미국에 동시에 특허를 진행하면서 빠른 등록이 필요한 경우 한∙미 특허 공동심사 신청을 고려할 수 있다.
3. 유럽의 경우: PACE 신청
유럽 특허청은 PACE(programme for accelerated prosecution of European patent applications)라는 특유의 절차 속행 제도를 운영하고 있다.
PACE 신청이 특허청의 심사관을 구속하는 것은 아니지만, PACE 신청을 할 때 유럽 특허청의 관납료가 발생하지 않으며 PACE 제도를 이용하면 심사 결과를 조속히 받아 볼 수 있다는 점에서 기업에서 PACE 신청을 하지 않을 이유가 없다.
더욱이, 유럽 특허청은 특허가 접수되고 3년째부터 출원 유지료를 받는데, PACE 신청을 통해 유럽 특허의 빠른 등록을 도모함으로써 출원 유지료의 발생을 방지할 수 있으므로, 기업에서는 PACE의 신청을 적극 고려하는 것이 필요하다.
4. 중국, 일본, 독일의 경우: 특허 대신 실용신안 이용
중국, 일본, 독일에서 권리 획득이 필요한 경우, 기업의 발명이 물품의 형상이나 구조에 관한 것이라면 특허 대신 실용신안을 진행하여 상대적으로 단기간에 권리를 획득할 수 있다.
실용신안은 특허에 비해 상대적으로 간소화된 심사를 받고 빠르게 등록을 받을 수 있기 때문에, 권리 확보에 발생하는 비용을 줄이고 걸리는 시간을 단축시킬 수 있다. 예컨대, 중국에서 특허 등록까지 2~3년이 소요되는 반면, 실용신안 등록을 받기까지는 대략 8개월 정도가 걸리며, 발생하는 비용 역시 실용신안 등록을 받는 편이 절반 이상 저렴하다.
다만, 실용신안의 보호기간이 10년으로 특허의 보호기간인 20년에 비하여 상대적으로 짧다는 단점이 있지만, 라이프 사이클이 짧은 아이디어의 경우에는 실용신안의 짧은 보호기간이 큰 문제가 되지 않을 수 있으므로, 기업에서는 중국, 일본, 독일에서 권리를 획득할 때 실용신안을 이용하는 것을 적극 고려하는 것이 필요하다.
특허 전략을 고려하였을 때 특허를 빨리 등록 받는 것이 항상 유리한 것만은 아니다. 그러나 기업의 필요에 따라 특허를 빨리 받아야 하는 경우에는 앞서 기술한 전략을 활용함으로써 특허 등록에 이르는 시간을 단축시킬 수 있다. 특허법인 BLT는 기업의 상황에 맞게 적합한 제도를 제안하고 있으므로, 당신의 귀한 아이디어를 효율적으로 보호하기 위한 방안을 고민할 때 특허법인 BLT가 좋은 선택지가 되기를 희망한다.
필자 소개
서일효 파트너 변리사는 서울대 전기공학부를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험에 합격했습니다. 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.
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