미국 상표법 개정 주요내용 정리
미국 상표법 개정에 따른 미국 상표출원 시 주의할 점
작년 12월에 제정된 개정 미국 상표법 시행일이 두 달여 앞으로 성큼 다가왔는데요,
이번 칼럼을 통해 미국 상표법 주요개정 내용과 이에 따라 달라질 미국 출원 방향에 대해서 소개하고자 합니다.
“개정내용 1. 심사기간 동안 제 3자의 증거제출 규정 신설”
상표 심사 기간 동안 제3자의 정보제공이 가능해졌습니다.
Letters of Protest(항의서) 형식으로 제출되며 증거자료의 첨부가 필요합니다.
“개정내용 2. USPTO가 의견제출기간을 유연하게 설정”
현재 USPTO의 의견제출기간은 6개월입니다.
해당 기간을 3개월로 단축될 예정으로, 6개월로 기간을 연장하고 싶을 경우 US$125를 납부하여야 합니다. 다만 마드리드 의정서를 통한 국제출원의 경우 기존 6개월의 기간이 유지될 예정입니다.
“개정내용 3. 상표등록 말소와 재심사 청구제도 도입”
이번 미국 상표 개정안에서는 상표등록 취소와 관련된 두 가지 제도,
a) New Expungement proceeding(상표등록 말소 절차)
b) New Reexamination proceeding(재심사 청구제도)가 도입될 예정입니다.
기존에 Cancellation proceeding 이 존재하였으나, 새롭게 도입될 상기의 a), b)제도는 Cancellation proceeding와 달리 상표 등록권자에게 소송을 청구할 필요 없이 USPTO 단계에서 비교적 간단하게 등록 상표권의 취소 절차 진행이 가능하게 됩니다.
a)의 “New Expungement proceeding(상표등록 말소 절차)”는 등록 후 3년 이상 10년 이하인 등록상표권에 대해 청구가 가능하며 주로 마드리드 출원 상표 및 미국을 제외한 국가의 출원인이 출원한 등록 불사용 상표의 취소를 위한 제도입니다.
b)의 “New Reexamination proceeding(재심사 청구제도)”는 등록상표가 ‘시장에서(in commerce)사용된 바 없다’ 라는 사실을 증거와 함께 제출하여, 등록상표에 대해 재 심사를 청구할 수 있는 제도입니다. 본 제도는 마드리드 출원상표 및 미국을 제외한 국가의 출원인이 출원한 상표에 대해서는 적용되지 않습니다. 또한 본 재심사 청구제도를 이용하는 대상 상표권은 등록 이후 5년이 경과되지 않은 경우에 한정됩니다.
“개정 내용 4. 회복 불가능한 손해 발생의 추정규정”
본 규정은 침해사실이 입증된 상표침해자와 상표권자에게 적용될 규정으로, 본 개정법을 통해 법원에서 침해사실을 입증한 상표권자는 침해로 인해 회복 불가능한 손해에 대해 법적 추정을 받게 됩니다.
올 12월 27일 시행 예정인 미국상표 개정안은 아직 논의 중에 있으며 최종 절차와 수수료와 관련된 세부 사항은 변경 될 수 있습니다.
다만, 제3자의 상표등록 저지를 위한 액션이 이의신청 절차가 아닌 심사기간 동안 가능해져서 출원인 입장에서는 등록에 이르는 것이 더 어려워졌고, 의견제출기간도 절반 이상 단축이 되어 거절이유가 나올 경우 종전보다 신속한 대응이 필요해졌습니다.
또한, 소송을 거치지 않고 비교적 간단하게 상표등록을 취소시킬 수 있는 제도 또한 신설되어 등록 후 사용되지 않은 상표권의 지위가 보다 불안정해 졌다고 하겠습니다.
이미 사용주의를 취하고 있는 미국 상표법이 사용주의적 요소를 더욱 강화시키는 법 개정안을 발효할 예정이므로 미국 상표 출원을 준비하는 기업, 개인은 미국 출원 시 미국 내에서 실제로 사용하고 있는, 또는 사용 예정인 지정상품을 한정하여 출원할 필요가 있으며, 마드리드 국제 출원 시에도 광범위한 상품지정으로 인해 미국 상표가 거절되거나 등록 후 취소 될 수 있다는 점에 대한 충분한 이해가 필요합니다.
필자소개
노지혜 BLT 파트너 변리사는 국내외 대기업 상표 및 디자인의 국내 및 해외 출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 상표 및 디자인 분쟁 관련 컨설팅 업무를 진행하고 있다. 특허청 산업재산권 분쟁조정위원으로 활동하고 있으며, 현재는 중소기업의 상표, 디자인 출원 업무 및 관련 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있다.
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