등록 안 된 상표권 해결 전략 (1)
미등록 상표의 심층 컨설팅 개론
일반적으로 가장 좋은 상표권 획득의 방법은 출원하지 않는 브랜드를 해당 분야에 가장 먼저 출원하여 등록받는 것이다. 하지만 의뢰로, 여러 가지 사정에 의해 브랜드를 정하였고, 이것을 교체하기가 힘든 상황인 경우에는 좀 더 깊은 수준으로 상표권을 다루어야 한다.
이러한 상표권 심화 전략에 대해서 이야기를 써 본다.
1. 상표권과 상표의 사용에 관한 문제
상표권의 등록과 미등록 사이에는 또 다른 영역이 존재한다.우리는 일반적으로 처음 브랜드를 정할 때에 상표권이 등록되는가 그렇지 않은가를 기준으로 판단한다.
최선의 방법은 물론 해당 상표권 전체를 등록받아 보유하는 것이다. 만일 이것이 이루어지지 않는 경우에는 장기적인 시각에서는 브랜드를 교체하여 신규로 상표권을 등록받는 것이 좋다. 이것이 아니면, 차선의 방법을 선택해야 한다.
차선의 방법을 택해야 하는 경우는 브랜드 교체가 경영상 이것이 불가능할 때이다. 대표적인 예가 10년 사용해 온 상표라 고객층이 이미 형성된 경우이거나, 이미 막대한 마케팅 비용이 투자된 상황이다. 이 경우에는 어떻게 해서든지 현재의 브랜드를 유지할 수 있는 방법을 찾아야 한다.
여기서는 이 문제를 2가지의 분류된 관점으로 살펴본다. 우리에게 필요한 2가지 기준을 가지고, 조금 세부적으로 기준을 잡을 수 있다. 이 기준이 우리가 상표권을 사용하는 목적에 더 맞는 기준이 된다.
이것의 첫번째 기준은 상표를 사용할 수 있는지의 문제이다. 이것은 실제로 우리가 상표권을 획득하려는 목적에 가장 중요한 부분일 것이다.
두번째 기준은 제3자에게 상표를 금지시킬 수 있는지의 문제이다. 이것은 반드시 해당 상표에 대한 상표권을 획득해야만이 가능하다.
이러한 두 가지 기준을 모두 적용하면 다음의 세 가지 기준으로 나뉠 수 있다.
첫번째 A CASE는, 상표사용과 독점권 사용이 모두 가능한 상황이다. 이것이야 말로, 상표권자가 가장 좋은 포지션을 가지는 것으로 볼 수 있다. 처음부터 정한 브랜드를 이렇게 진행할 수 있다면, 상표권에 의한 브랜드 관리는 이후 단계에서 쉽게 적용될 수 있을 것이다.
두번째와 세번째 B CASE와 C CASE는 우리가 상표권을 받지 못했을 때에 선택할 수 있는 선택지이다. 이것이 반드시 브랜드를 전면적으로 교체해야 하는 것은 아니며, 보다 세부적인 기준에 따른다면, 2가지 기준으로 다시 나뉠 수 있다. 아래에서 더 심화해서 살펴보자.
2. 상표권 등록이 안되었을 때의 대응 전략
모든 상황은 브랜드를 교체하지 않는 것을 기준으로 설명한다. 하지만, 실제로 사건을 진행할 때에는 이분법적으로 나누어 진행하지 않고, 백업 플랜과 함께 진행한다. 최종적으로는 사용하는 브랜드에 대해 상표권을 보유하고 있는 것이 가장 안전하므로, 백업플랜을 별도로 진행하여 상표권 획득을 목표로 진행하면서, 현 사업체의 안전장치를 확고히 하기 위해 아래의 작업들을 동시에 진행하는 것으로 보아도 좋다.
첫번째 대응 전략은 브랜드의 사용권을 확보하는 것이다. 그것은 (나) 화살표로 이동되는 단계의 전환이다.가. 우리 브랜드를 상표권 없이 사용 가능 한지 "사용 가능성"에 대한 검토
상표권이 획득되지 않지만, 상표권이 사용 가능한 경우가 있다. 이것은 현재 사업의 유지적인 면에서는 반드시 필요한 사항이다. 이것은 법률적인 해석에 의해 발생되는 경우도 있고, 현재의 사용 상태를 이것에 맞게 손보는 경우도 있다.
이 포지션을 가지고 있는 경우라면, 우리의 브랜드를 포함하여 제3자가 어떠한 형태의 상표권을 출원하여 보유하더라도, 우리의 사업장에는 금지 청구를 하지 못한다. 따라서 사용에 대한 어떤 안정적인 포지션을 가질 수 있다.
다음의 예를 살펴보자.
대표적인 상표권 없는 회사 '우리은행'우리은행 이야기를 하면 좀 무겁게 느껴질 것 같아, 작은 회사의 상표권을 예로 들고자 했지만, 어려분에게 익숙한 것이 더 이해가 쉬울 것 같아 우리은행을 예로 들어보자.
'우리은행'은 '나의 은행' 또는 '우리의 은행'이라는 의미를 담고 있으므로, 상표의 특징이 나타나지 않아 거절된다. 결과야 어쨌건, 이때부터는 은행 이름을 바꾸기는 매우 어려운 상황이므로, 아슬아슬한 외줄 타기를 진행해야 한다.
다행히 우리은행은 여러 가지 방법으로 계속적 사용이 가능하다. 앞서 언급한 상표권의 효력 제한 규정(제90조, 제99조)에 모두 해당할 수 있다.
무엇보다 등록받지 못한 이유가 일반조항(구법 제6조 1항 제7호 - 식별력 미비 규정 및 제7조 제1항 제4호 - 공서양속 위반 규정)이고, 상표의 사용 형태가 다른 상표권을 침해하고는 있지 않기 때문이다. 이렇게 현재 사용이 가능한지를 체크해서, 상표권이 계속 사용한 근거를 확보하여야 한다.
이렇게 상표가 거절된 경우, 즉 상표를 획득하지 못하는 상황에서는 현재의 브랜드를 계속 사용할 수 있는 방법을 을 담보할 수 있는 방법을 찾아 확보해야 한다. 브랜드의 사용을 유지할 수 있는 권한을 확보하는 것이야 말로, 그동안 쏟은 광고비뿐만 아니라, 직간접적인 마케팅 비용, 충성고객의 유지 관리에 필요하기 때문이다.
나. 선행 상표가 있는 경우에, "사용 가능성"에 대한 검토
사실 우리은행은 일반규정에 의해 거절(무효)된 케이스이므로, 이에 따라 어느 정도의 계속 사용 가능성이 확보될 수 있다.
문제는, 선행 상표권이 있는 경우에 이를 바탕으로 거절된 경우이다. 당연히 이때에는 상표권을 교체하는 것을 1순위로 검토해야 한다. 이것이 진행이 어려운 경우에는 리스크를 100% 제거하기는 어렵다. 이 경우에는 차선의 방법과 앞에서 이야기한 별도의 브랜드 교체 방법을 함께 진행하는 것이 좋다.
선등록상표가 있는 경우에 사용 상표의 전환 고려위의 상표 형태는 선등록상표가 있는 경우에, 우리의 상표 사용을 전환하는 예시이다. "크로플 플러스"는 "플러스 크로플"의 상표권 침해 여부가 문제 될 수 있으므로, "플러스"를 삭제하여 보통명칭에 가까운 "크로플"로 수정하여 사용한다. 물론 이 경우에도 선사용권(제99조)이나, 상표의 효력 제한(제90조)을 같이 검토할 수 있으며, 경우에 따라 플러스에 대한 부분을 수정하지 않고, 사용이 가능할 수 있다.
이러한 대응 방법 중 보다 적극적인 형태로서는 이러한 사용형태에 소극적 권리범위 확인심판을 구하는 것이다. 심판청구의 필요성은 상대방이 금지 청구를 진행했는가의 여부에 따라 결정될 수 있다.
이렇게 현재 사용 중인 상표를 동일범위 내에서 변형하면서, 사용되는 브랜드 사용에 대한 확고한 포지션을 형성한다. 이로써 사용 가능성에 대한 담보를 마련하는 것이 중요하다.
본 편은 이러한 사용 전략에 대해 이야기해 보았다.
이후에 소개될 부분은 사용권을 확보한 이후의 전략에 대해 알아보겠다.
(다음편 예고)
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