해외 셀러를 위한 본사의 지재권 업무 지원

해외 지재권 어떻게 관리해야 하나

국내 시장에서 어느 정도 성장을 이루었고, 한계점을 경험하였다면, 더 성장하기 위해서는 해외로 진출하는 것이 필요하다. 해외로 진출하는 것에 대해서는 본사인 한국 회사의 입장에서는 해외의 유통사에 대한 지원 업무가 필요한데, 지재권의 관점에서 확인해야 할 부분들을 알아보겠다.

우선은 해외에 있는 셀러를 파트너로 삼아서 진출하는 형태를 간주하여, 해외에서 사업 진행하는 대상을 '파트너'라고 하겠다. 요즘에는 지사를 세우지 않고 현지 셀러 파트너사와 협업하는 경우가 많은데 이러한 부분에 대해서 이야기해보자.

1. 본사의 지재권 진행은 왜 해야 하는가?

첫번째는, 셀러의 영업을 도와주는 수단이다. 

그렇다. 당연히 우리 제품이 좋으니 카피 제품이나 가품이 나오기 때문이다. 적절한 지재권이 없으면 유사 제품들을 막을 수 없는데, 이러한 대비책은 셀러로 하여금 더 많이 판매할 수 있도록 돕는다.

두번째는, 셀러를 컨트롤할 수 있는 수단이다.

셀러는 파트너사 이긴 하지만, 본사의 지사가 아니므로, 여러 가지 과정에서 협상이 필요하다. 따라서 이를 컨트롤할 수 있는 수단이 본사에 있으면 좋다. 특히 오래 거래하는 파트너 셀러의 경우, 우리 제품의 장단을 속속들이 알고 있다. 자신이 창업할 수 있다고 생각할 수 있다. 제조업체 컨택부터 진행하여, 셀러가 구축된 유통망을 이용하여 독립적으로 사업화되는 경우도 종종 발생되므로, 이에 대한 견제가 필요할 수 있다.

2. 본사의 지재권 진행은 어떤 것들을 할 수 있는가?

각 권리별로 차근차근 검토해 보자.

브랜드를 보호하는 상표권 

재구매 고객이 있다면, 상표권은 반드시 진행하는 것이 사업에 유리하다는 것을 알아야 한다.

여기에 더하여, 1) 상표권이 본사의 상표권과 동일하게 진행할 수 있는지의 여부, 2) 상표권을 누가 소유하는가의 여부, 3) 비용은 누가 부담하는 가의 여부가 결정해야 할 사항들이다.

오히려 본사에서는 상표권 등을 고려하고 있지 않는데, 셀러 측에서 상표권을 등록하자고 제안하는 경우도 많다. 가품이 나오기 시작하면 그만큼 매출을 뺏기고, 가격이 떨어져 이익이 줄어드는 구조가 생기기 때문이다.

어떤 국가, 어떤 시장에서도 '브랜드 파워'를 가지는 것은 사업에 매우 유리하다. 상표권은 이러한 브랜드 파워 형성에 없어서는 안 될 법률적인 수단이다.

제품 자체를 보호하는 특허(실용신안)/디자인권 

특허(실용신안)와 디자인을 같이 묶었다. 이 권리는 해외출원이 진행된 경우가 많지는 않다. 왜냐하면, 해외출원이 진행되었다면 국내 제품의 제작 초기에서부터 준비를 했다는 것인데, 이것은 제품 개발과 특허나 디자인 보호에 대한 초기 투자금이 많았다는 것을 의미한다. 

만일 여러분이 스타트업이었다면, 성공 가능성이 불확실한 국내 제품에 대해 해외 진출 여부를 초기에서부터 결정하지는 못할 것이다. 따라서 보통, 1세대 제품에 대한 특허는 해외에 없는 경우가 많고, 업그레이드되는 2세대 제품에서부터 해외 출원을 같이 진행하기도 한다. 1세대 제품이 성공하였다면, 2세대에서는 해외 진출을 염두해 둘 여력이 생긴다.

특허(실용신안) 디자인은 출원 시기를 놓치면 진행이 불가능하다는 것을 아는 것이 중요하다.

따라서 국내 출원할 때에, 계략적으로라도 플랜을 가져야 한다. 특허(실용신안)는 PCT 출원을 이용하는 경우 해외 출원일 제한을 1.5년 정도 늦출 수 있는 효과가 있으나, 디자인은 이런 제도가 없다. 디자인은 국내 출원 시에 해외에 동시 진행하지 않는 한 대부분 자기 공지로 거절되는 경우가 많다.

제품에 관련된 다양한 이미지 등 저작권 

저작권은 반드시 등록을 요구하지는 않는다. 대신, 법률적인 절차를 진행하는 경우에는 저작권을 등록하는 것이 훨씬 효과적이고, 경우에 따라서는 필수적일 수 있다.

통상적으로 제품의 이미지들을 도용하는 경우에 저작권이 많이 사용되며, 셀러 측에서 이러한 것들을 요구하기도 한다. '정품' 임을 강조하는 것이 필요하므로, 우리의 파트너사가 아닌 경우 제품 사진을 못쓰게 하는 데에 저작권을 활용할 수 있다.

3. 지재권 진행은 누가 할 수 있는가?

세 가지 면을 고려한다. 1) 비용을 누가 부담하는가? 2) 지재권의 소유를 누가 하는가? 3) 지재권의 관리를 누가 하는가?

특허(실용신안), 디자인, 저작권의 경우 원칙적으로는 본사의 명의가 아니면 출원이 불가하다. 따라서 이것은 본사의 비용 부담으로, 본사가 진행하고, 관리도 본사가 한다. 예외적으로 본사가 권리를 소유하고, 소송 등에 관한 권리를 지사나 파트너에게 넘길 수 있다. 소송은 수많은 제반 절차를 진행시키므로, 필요한 권리를 이전시킬 수 있다. 이것은 권한과 기간을 제한하여 넘기는 것도 가능하다.

상표의 경우, 반드시 본사의 명의로 진행하지 않아도 되고, 국가에 따라 파트너사의 명의로도 진행이 가능하다. 비용과 관리는 누가 해야 한다는 법은 없고, 계약에 따라 누가 부담할지 결정할 수 있다. 상표권을 공동명의로 하는 것도 가능하다.

상표권이 보통 사후적으로 진행되는 경우가 많은데, 본사가 소유할수록 권리면에서 유리하고, 절차면에서는 불편함이 따른다.

본사의 경우 상표권에 대한 권리를 본사가 관리하지 않을수록 추후 파트너사와의 관계가 좋지 않았을 때에 활용할 수 있는 카드가 줄어드는 셈이다. 한편으로는 지재권에 대한 관리를 본사가 직접 하는 경우에는 본사의 업무 부담이 가중될 수도 있다.

이러한 부분을 종합적으로 고려하여, 지재권의 소유를 진행한다. 추천할 만한 부분은 본사의 입장에서는 상표권의 소유를 본사 명의로 하고, 관리를 파트너사에 일임할 수 있다. 이때에 관리는 지재권에 대한 관리 및 각종 분쟁 대상자에 대한 소송 관리를 포함한다.

예를 들어, 개별적으로 소송을 진행할 수 있는 전용사용권을 체결할 수도 있고, 소송에 관한 사항만을 위임하는 위임계약을 별도로 체결할 수 있다. 본사에서 이러한 권한을 줄 때에, 무기한 권한을 주지는 않으므로, 재계약 시에 서로 체크할 부분을 체크하면서 계약을 갱신하는 작업이 수반된다.

4. 지재권 진행은 언제 진행되어야 하는가?

이 부분이 오늘 가장 하고 싶은 말이다. 특허(실용신안) 및 디자인은 최초 국내 출원 시에 진행하지 않았다면, 추후 다른 제품이 아니고서는 진행이 어렵다. 상표와 저작권은 언제라도 진행할 수 있으나, 상표의 경우 해당 국가에서 선행상표가 없어야 등록이 가능하다. 다음의 과정에서 진행할 수 있는 기간을 추천한다.

특허(실용신안)/디자인은 지정된 기간이 아니면 진행이 어렵다.

진행할 수 있는 기한을 안내한다. 다음의 기간 내에 있지 않다면, 해외에는 진행하는 경우 공지 기술이나 공지 디자인으로 거절된다.  

< 특허(실용신안) - 국가에 따라 특허와 실용신안이 구분되어 있지 않거나, 교차 진행이 가능하다 >

가. 최초 국내 출원일로부터 1년 이내에 해당 국가에 특허 출원

나. 최초 국내 출원 이후 PCT를 진행한 경우 2년 6개월 이내에 해당 국가에 특허 출원

다. 만일 PCT 없이 (가)의 기간이 도과된 경우 미공개 상태라면 미공개 상태에서의 특허 출원 

(이 경우 출원일이 소급되지 않으나, 출원 진행은 가능하다.)

라. 만일, PCT 없이 특허가 공개된 경우(출원일로부터 1년 6개월이 지난 경우), 공개일로부터 1년 이내에(최초 출원일로부터는 2년 6개월) 공지 예외를 주장하는 미국 출원 (다른 국가는 적용되지 않는다)

< 디자인 - 대부분 국내 출원 시, 최초 제품 개발 시에 이미 해외 출원을 고려해야 한다. >

가. 최초 국내 출원일로부터 6개월 이내에 해당 국가에 디자인 출원

나. 최초 제품 공개 일 이후 1년 또는 6개월 이내에 해당 국가에 디자인 출원

(공지 예외 규정의 효력일은 국가마다 범위와 기간의 차이가 있어, 확인 후 진행)

상표권은 기간의 제약은 없다. 다만 제3자가 먼저 출원하지 않아야 한다. 

상표는 빨리 많이 하면 할수록 유리하지만, 예산의 한계라는 것이 있다. 처음부터 해외 진출도 불확실한 상태에서, 미국, 중국, 일본 등 해외로 출원할 수는 없다. 다음의 방법을 추천한다.

1. 해외 출원 계획이 가시화되었다면, 이때부터 상표권 준비 시작

- 무턱대로 많은 국가에 상표 출원을 할 수는 없고, 어느 정도 사업이 가시화되는 경우에 출원한다. 

- 상표권이 선행 상표에 의해 등록되지 않는 경우 다른 브랜드로 교체하는 등의 보완 절차가 필요하므로, 통상 1년 정도의 준비 기간을 가진다.

2. 국가별 특성에 따라 상표권 개별 진행

- 중국은 한국 브랜드를 모방하여 출원되는 경우도 많이 있으므로, 중국 진출 계획이 있는 경우 국내 출원 시에 동시에 진행한다. 그만큼 경쟁이 치열하며, 중국은 통상 한국의 40배 이상의 상표가 출원된다.

- 미국은 상표를 사용하는 것을 요건으로 하고 있어, 먼저 출원하는 것보다는 실제 사용되는 것도 봐가며 진행하여야 한다. 따라서 사업이 구체적으로 진행되는 경우에 진행하는 것이 좋다.

- 기타 국가의 경우  앞서 말한 것과 같이 사업이 가시화되는 경우에 진행한다.

3. 제3자의 도용 가능성이 있는 경우에 해당 국가에 진행

- 파트너사가 먼저 개인적으로 상표권을 선점하는 경우도 있어, 앞서 말한 것처럼 1년 전에 미리 준비하는 것을 추천한다.

- 이외에 우리의 제품이 아마존에서 큰 매출을 일으키거나, 언론에 소개되거나, 박람회 등을 통해 급격하게 알려지는 경우에는 먼저 출원하여야 하는 원인이 발생한 것이다. 중국 같은 경우 한류 브랜드의 도용이 심하기 때문에, 이런 경우 먼저 출원하는 것을 추천한다.

저작권은 기한의 제약이 없다. 언제라도 가능하다.

저작권의 등록은 언제라도 진행할 수 있다. 최초 창작일을 입증할 수 있는 자료를 제출한다면 언제라도 저작권은 신청할 수 있다. 1년이 지나도, 2년이 지나도 10년이 지나도 가능하다. 따라서, 필요하다고 판단되는 시점에서 등록을 진행하는 것이 유리하다.

보통 소송이 진행되는 경우에 우리 소유의 저작권임을 입증하기 위해 저작권을 등록한다. 기타 분쟁 사건이 진행되는 경우에 이를 진행한다.

5. 권리별 특성을 이해하고, 사업의 진행에 따라 차근차근 단계적으로..

특허(실용신안), 디자인의 경우 우선적으로 대량 생산을 전제하는데, 해외 출원의 진행 여부는 장래의 사업 계획보다는 해외 출원을 진행할 수 있는 예산이 초기에 확보될 만큼의 프로젝트 규모인가에 따라 결정된다. 대표의 의지나, 기타  부분 등을 고려하더라도, 이것은 결과적으로 프로젝트의 규모에 따를 수밖에 없다.

애초에 해외 진출을 목적으로 투자 등을 받은 프로젝트이거나, 회사 내에서 대규모 투자를 진행하는 신사업의 경우에만 결과적으로 해외 출원이 진행될 텐데, 이때에 특허(실용신안), 디자인을 진행한다.

이후에는 기존의 권리를 가지고 특허(실용신안), 디자인을 반복 출원하는 것은 불가하며, 제2차 개선품이 나오는 경우 고려할 수 있다.

상표권은 언제라도 가능하나, 브랜드가 갑자기 성장하여, 도용 가능성이 있다면 빨리 해야 한다. 파트너의 컨트롤을 위해 본사 명의로 진행하는 것을 제안한다. 소송은 위임장이나 전용실시권 등을 통해 파트너 사가 자신의 비용으로 진행하도록 맡기는 것도 가능하다.

저작권은 언제든 신청이 가능하므로, 최초 저작자임을 증명할 수 있는 자료(최초 공개자료 또는 한국 저작권 등록증)를 준비해두고, 소송이나 기타 분쟁 상황에서 필요할 때에 신청하는 방법을 활용하자.