특허무효심판, ‘다윗’이 ‘골리앗’을 이기기 위한 방법

안녕하세요. 손인호 변리사입니다.

‘다윗과 골리앗‘은 강자와 약자가 대립하는 경쟁구도를 나타내는 대표적인 이야기입니다.

자금력과 인력에서 막대한 격차가 있는 스타트업과 대기업의 관계에서도 종종 비유되기도 합니다.

특허 업계에서도 대기업은 대규모 R&D 비용을 지출하면서 연간 수백 건의 특허 출원을 하며 자신의 사업 영역을 보호하고 있습니다. 하지만, 스타트업은 연간 10건을 넘기도 힘든 것이 현실입니다.

특히 대기업과 스타트업의 비즈니스 영역이 중첩되는 부분에서 특허 분쟁이 자주 발생하고 있으며, 특허권자인 대기업에서 먼저 특허 침해소송을 제기하거나 막대한 라이선스 비용을 요구합니다.

 

오늘은 스타트업이 특허 분쟁과정에서 활용할 수 있는 제도로 ‘특허무효심판‘과 대응방법들을 소개해드리고자 합니다. 

1. 상대방의 공격이 블러핑일 수 있다. 

특허 분쟁에서 특허권자는 상대방이 제공하고 있는 제품과 서비스가 자신의 특허권을 침해하는 것이라고 주장합니다.

처음 경고장과 소장을 받은 경우, 상대방이 주장하는 내용을 읽다 보면 자신도 모르게 ‘진짜 특허권을 침해했나?’라는 판단을 하는 경우가 많습니다. 

소위, ‘앵커링 효과(anchoring effect)‘라고도 불리는 휴리스틱의 일종입니다.

여기서 상대방이 짜 놓은 프레임을 벗어나려는 노력이 필요합니다. 

상대방이 주장하는 사실관계가 타당한지, 상대방이 자신에게 유리한 쪽으로 법리를 해석하지 않았는지, 실제 특허권 침해에 해당하는지 요건들을 하나하나 살펴볼 필요가 있습니다.

상대방의 공격이 블러핑(bluffing)이라면, 가볍게 대응하며 넘어가면 충분합니다.

만약 상대방의 주장이 일리가 있다면, 자신에게 유리한 대응 방법을 고민하기 시작하여야 합니다.  

2. 자신에게 유리한 전장으로 상대를 유인하자. 

다윗과 골리앗이 동일한 무기를 가지고 싸운다면 그 결과는 누구나 예측할 수 있을 것입니다. 

이처럼 기업의 IP 전략 관점에서도 상대적 약자인 스타트업은 자신에게 유리한 환경과 무기를 가지는 곳으로 상대방을 유인해야 할 필요가 있습니다.

상대방이 제기한 침해 소송에서 자신의 무고함을 다투는 것에서 멈추지 말고, 자신이 유리한 전장으로 상대를 끌어들여야 합니다. 여기서 유리한 전장이라 함은 ‘특허무효심판‘을 의미합니다.

‘특허무효심판’은 특허권이 무효사유를 가지는 경우에 행정처분을 통해 해당 권리를 소급하여 소멸시키는 절차를 말합니다.

‘특허무효심판’을 통해 만약 특허가 무효가 되는 경우에는 내가 상대방의 특허발명과 동일한 기술을 사용하더라도 특허 침해에 해당하지 않게 됩니다. 자연스럽게 상대방이 제기한 특허 침해소송도 각하됩니다.

이미 사라진 권리에 대해서는 법적 책임을 물을 근거가 없어지기 때문에, ‘특허무효심판’은 다윗이 골리앗의 공격을 막아내기 위한 강력한 무기 중 하나입니다.  

3. ‘특허무효심판‘은 상대방의 특허침해소송에 대응할 수 있는 강력한 무기 

1) 특허무효심판을 통해 분쟁 가능성을 원천적으로 차단 

특허법은 ‘특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.’고 하여 특허무효심판에서 승소한 경우에는 상대방의 특허를 소급하여 소멸시킬 수 있습니다. (특허법 제133조제1항)

상대방이 제기한 특허소송의 승패와 무관하게 상대방의 특허가 무효가 되었다면 이러한 법적 리스크를 회피할 수 있습니다.

따라서, 상대방의 특허발명이 무효사유를 가지는지를 검토하는 것은 특허 분쟁의 대응 과정에서 가장 첫 번째 과제입니다.  

2) 상대방과 이미 라이선스 계약을 맺고 로열티를 지불하고 있는 상황이라면? 

특허법은 무분별한 무효심판 청구를 방지하기 위하여 ‘이해관계인 또는 심사관’만이 특허무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. (특허법 제133조)

그렇다면, 상대방과 실시계약을 맺고 비용을 지불하고 있는 라이선시(Licensee)에게는 무효심판 청구의 이해관계가 인정될까요?

대법원은 “특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸하였다고 볼 수 없다.”라고 하여, 라이선스 계약을 맺은 당사자인 실시권자에게도 특허무효심판 청구의 이해관계를 인정하고 있습니다. (대법원 2017후2819)

다만 라이선스 계약 당시에 부쟁 특약을 포함한 경우에는 이러한 이의제기를 할 수 없으므로, 라이선스 계약 당시부터 특허분쟁 가능성을 고려해주실 필요가 있습니다.

최근 특허 소송을 전문으로 하는 특허괴물(NPE)들이 우리 기업들을 공격한다는 뉴스를 자주 접하게 됩니다.

기술 기반으로 창업한 스타트업들은 특허 분쟁 상황을 언제라도 맞닥뜨릴 수 있으므로, 보다 철저한 준비를 통해 특허침해 리스크를 관리하시길 바랍니다.  

손인호 님이 브런치에 게재한 글을 편집한 뒤 모비인사이드에서 한 번 더 소개합니다.