회사 재직 중의 아이디어로 스타트업 창업을 한다면?
[손인호 변리사]의 지식재산 이야기
회사 재직 중의 아이디어로 스타트업 창업을 한다면? - 직무발명의 귀속 주체
안녕하세요. 손인호 변리사입니다.
오늘은 기술창업과 관련한 지식재산(IP) 이야기 중에서도 직무발명에 대해 살펴보려고 합니다.
최근의 스타트업 창업 트렌드는 적게는 수년간 회사에서 근무하며 창업을 위한 노하우나 기반을 다지고 창업의 단계로 나아가는 경우가 증가하고 있습니다. 또한, 기술창업의 경우에는 수십년간 쌓아온 자신의 기술, 연구결과를 기초로 창업을 하시는 경우도 많습니다.
특히, 스타트업의 창업을 위한 아이디어가 기존에 근무하던 회사의 업무와 관련성이 있는 경우 해당 기술을 기초로 특허(Patent)를 획득하고 사업을 진행하게 되면 '발명의 주인'이 누구인지에 따라 분쟁의 소지를 가지게 되므로 사업 리스크 측면에서 관리가 필요한 부분입니다.
따라서 스타트업의 매출액이 증가하기 전 단계에서 사전적으로 해당 기술이나 아이디어가 전 직장의 직무발명에 해당할 가능성이 있는지 검토해주셔야 합니다.
1. 회사 재직 중에 떠오른 아이디어로 창업을 한다면? - 직무 관련성이 핵심 포인트
회사 재직 중에 불현듯이 떠오른 다양한 아이디어들을 무심코 지나치지게 되는 경우가 많지만, 고객들의 니즈와 부합하는 경우 사업 아이디어로 구체화되어 새로운 비즈니스가 탄생하곤 합니다.
최근 스타트업을 창업하신 대표님들 중 많은 분들께서도 수년간의 회사 경험을 토대로 형성된 네트워크, 기술적 기반, 아이디어들을 통해 새로운 비즈니스를 시작하신 경우가 많이 있습니다.
하지만, 창업 아이템으로 선정한 '새로운 아이디어/기술'이 전 직장에서 관리하던 기밀에 관한 내용이거나, 이전에 하던 업무의 연장선상에 있는 경우에는 추후 발명의 성격에 따라 권리의 귀속주체가 누구인지 문제가 될 수 있습니다.
'직무발명'은 회사 재직 당시의 업무 범위에 속하는 발명을 의미합니다. 따라서, 아이디어/기술이 회사 재직 중의 업무범위에 속하지 않는 경우에는 전 직장의 근무 당시에 구상한 사업 아이템이더라도 '직무발명'이 문제가 되지 않게 됩니다.
조금 더 자세히 설명드리면, 발명진흥법은 '직무발명'을 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 정의하고 있습니다. (발명진흥법 제2조제2호)
아래의 세가지 요건을 모두 충족시키는 경우에만 법률상 '직무발명'으로 인정하고 있습니다.
첫째, 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이어야 합니다.
둘째, 발명이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하여야 합니다.
셋째, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이어야 합니다.
따라서, 해당 발명이 종업원의 직무에 관한 것이 아니거나, 사용자의 업무 범위에 속하지 않는 것이거나, 현재나 과거의 직무에 해당하지 않는 것인 경우에는 직무발명에 해당하지 않게 됩니다.
예를 들어, IT 기업에서 모바일 게임을 위한 java 프로그래머로 활동하던 개발자가 자신의 직무 범위를 벗어나, 평소에 관심이 있던 레저용품를 발명하거나 블록체인을 위한 거래 플랫폼을 개발하는 경우에는 '현재 또는 과거의 직무'와 관련성이 없기 때문에 이는 직무발명에 속하지 않게 됩니다.
2. 직무발명의 권리자는 누구일까? - 회사 vs 발명자
1) 원칙적으로 직무발명의 주인은 '발명자'
별도의 계약사항이 없는 경우 원칙적으로 직무발명의 권리자는 '발명자'입니다. 다만, 회사가 제품이나 기술의 연구개발 과정에 비용을 지출하고, 직원들의 급여를 제공하고 있기 때문에 발명진흥법은 사용자인 '회사'에게도 일정한 권리를 인정하고 있습니다.
즉, 종업원이 직무발명을 하여 특허를 획득한 경우에는 '발명자'는 '특허권'을 가지고 특허권자 지위에서 발명을 이용할 수 있으며, '회사'에게는 그 발명을 실시할 수 있는 무상의 '통상실시권'이 인정되므로 이러한 권리에 기초하여 발명을 실시할 수 있습니다. (발명진흥법 제10조 제1항)
다만, 사용자가 중소기업이 아닌 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하는 경우에만 사용자에게 '통상실시권'을 인정한다는 특징이 있습니다.
따라서, 직무발명에 대해 특허를 받은 경우 '발명자'가 권리를 가지게 되므로, 별도의 계약이 없는 한 직무발명에 대한 자신의 권리를 주장하며 새로운 창업 아이템으로 활용하실 수 있습니다. 다만, 사업자인 회사에게도 '통상실시권'이라는 라이선스가 인정되므로, 향후 불가피한 경쟁을 맞닥드리게 될 수도 있습니다.
2) '회사'가 직무발명의 권리를 가지는 경우 - 권리 승계 규정의 존부
앞서 말씀드린 '통상실시권'은 회사가 가지는 최소한의 권리이므로, 많은 회사들이 근로계약서 또는 별도의 계약으로 '직무발명을 승계하는 근무규정'을 두거나, '직무발명을 승계하는 계약'을 체결하여 직무발명에 대한 권리를 승계받고 있습니다.
스타트업을 창업하신 대표님들께서 창업 아이템으로 선정한 아이디어 또는 기술이 '직무발명'에 해당하는지 검토해주신 다음에는, 전 직장의 '근무규정'과 '계약서'를 살펴보시고 '직무발명의 사전승계 규정'의 존재 여부를 검토해주실 필요가 있습니다.
만약, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자(회사)에게 승계하는 조항이 있는 경우에는 직무발명의 귀속주체는 '사용자(회사)'이게 됩니다.
이 경우 비록 직무발명에 해당하는지 모른 상태에서 해당 기술을 기초로 특허를 획득하시더라도, 해당 특허는 특허무효사유(제133조제1항제2호)를 가지게 되므로 특별히 신경써주셔야 하는 부분입니다.
'직무발명에 관한 권리의 승계 규정'의 존부는 사업의 존립을 위태롭게 할 수 있는 중대한 부분이므로 신사업 계획의 수립단계에서 검토해주실 필요가 있는 핵심 검토사항입니다.
3. 직무발명의 판단을 위한 시기는 언제일까? - 발명의 완성 당시 vs 특허출원 당시
직무발명은 사용자와 종업원 사이에 있었던 고용관계가 있었던 시점을 기준으로 판단하게 됩니다.
이와 관련하여, 서울 고등법원 판례는 “‘고용관계의 존재’는 발명의 완성 당시를 기준으로 하므로, 어떤 종업원이 과거의 재직회사에서 발명의 기본적인 골격을 구성하였다가 새롭게 이직한 회사에서 발명의 구체적인 내용을 완성한 경우에는 그 발명은 나중 회사의 직무발명이 된다.”라고 하여 발명의 완성 당시를 기준으로 직무발명 여부를 판단하고 있습니다. (서울고법 2006나89086)
따라서, 전 직장에서 개발한 기술이나 아이디어를 비록 회사 재직 중에 공개하지 않은 상태로 퇴사하여 창업하더라도 '발명의 완성 당시'를 기준으로 직무발명 여부를 판단하게 되므로, 해당 발명은 퇴직 전 회사의 직무발명으로 인정될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
기술창업 과정에서 새로운 사업 아이템이 전 직장의 직무발명에 해당하는 이유로 다양한 분쟁들이 발생하고 있습니다.
스타트업 창업 계획 단계에서 핵심 기술/아이디어가 '직무발명'에 해당하는 경우에는 사업 리스크가 증가하므로, 사전적으로 '직무 관련성'에 대해 면밀하게 검토해주실 필요가 있다고 생각됩니다.
또한, 회사 재직 중에 떠오른 아이디어에 대해서는 '현재, 과거의 직무와 관련'이 있는지, '권리의 승계 규정'이 있는지 위주로 검토해주신다면 분쟁 가능성을 낮출 수 있을 것입니다.
감사합니다.
