적층형 휘낭시에 특허! 침해의 범위는 어디까지일까요?
우리가 가끔 접하는 특허권에 대한 소식은 삼성전자와 같은 글로벌 기업이 미국에서 소송을 하고 있다는 정도입니다. 그런데 최근 우리 일상과 밀접한 '빵' 하나가 특허에 대한 이슈를 만들고 있습니다.
이슈가 되고 있는 빵의 정체는 '적층형 휘낭시에'입니다.
저는 개인적으로 빵이나 디저트를 즐기지 않아서 잘 모르는 아이지만, 이번에 찾아보니 꽤 유명한 것 같더군요.
저는 이 사건에 대한 전말은 정확히 모릅니다만, 특허권을 가지고 계신 분께서 동종업계의 분들에게 특허 침해를 주장하셨다는 내용과 이러한 일들이 이슈가 되고 있다는 정도만 알고 있습니다. 이 글은 누군가의 잘잘못을 따지려는 것이 아니라, 특허법의 관점에서 어디까지가 특허권의 침해가 될 수 있는지 알려드리기 위한 것입니다.
글을 작성하기에 앞서, 아래에 소개할 내용은 특허침해에 대한 일반적인 내용이며, 특정사건의 법률적 판단을 수행한 것이 아닙니다. 법률적인 판단은 정확한 사실 관계를 알아야 판단할 수 있습니다.
특허법에서 이야기하는 특허 침해란 특허로 보호받고 있는 권리를 정당한 권한 없이 업으로 실시하는 행위를 말합니다. 즉, 특허권으로 보호받고 있는 발명에 대한 물건을 제작, 판매, 수입 등을 하는 행위는 특허 침해가 될 수 있습니다.
특허 침해를 판단하기 위해서는 여러 요소를 검토해야 하지만, 가장 중요한 부분은 '특허권의 보호범위'에 해당하는지 여부입니다.
특허권의 보호범위를 판단 방법 중 가장 기본이 되는 것은 구성요소완비의 원칙(all elements rule)입니다. 구성요소완비의 원칙이란, 특허된 발명의 청구항(Claim)에 명시된 모든 구성요소(element)가 침해하는 제품이나 방법에 전부(all) 존재해야만 침해로 판단된다는 것입니다.
예를 들어, 특허 청구항이 A, B, C라는 세 개의 구성요소를 명시하고 있다면, "구성요소완비의 원칙"에 따라 A, B, C 모두가 포함되지 않는 제품이나 방법은 그 특허를 침해하지 않는 것으로 판단될 수 있습니다. 다시 말해, 어떤 제품이 A+B만을 포함하고 C를 포함하지 않는다면, 그 제품은 이 특허를 침해하지 않는 것으로 판단될 수 있습니다.
이제, 구성요소완비의 원칙에 따라 가장 먼저 보아야 할 청구항을 살펴보겠습니다.
청구항을 보실 때, 모든 청구항을 다 보실 필요는 없습니다.
가장 넓은 권리범위를 가지는 독립항을 보시면 됩니다. 독립항을 기준으로 침해가 되지 않는다면, 그 밑에 있는 종속항에도 침해가 되지 않습니다.
독립항인 청구항 1항을 보면, 구성요소로 '베이스부, 코팅부'가 있습니다.
먼저, 베이스부는 '2개 이상의 휘낭시에시트가 적층되며, 그 사이에 소프트크림을 포함한다'라고 되어 있네요. 만약, 베이스부만으로 구성된 청구항이 등록되었다면, 샌드위치처럼 크림이 중간에 들어간 휘낭시에는 대부분 특허침해가 될 수 있을 것 같습니다.
그런데, 베이스부의 일측면에 하드크림을 도포하여 구성되는 코팅부가 하나 더 있네요.
즉, 특허 침해가 되기 위해서는 1차적으로 샌드위치처럼 적층된 휘낭시에의 외면에 하드크림이 도포되어 있어야 합니다.
이런 특허는 외형상에 특징이 있기 때문에 특허 침해 여부를 판단하기가 상대적으로 간단합니다.
두 개 이상의 휘낭시에 사이에 소프트크림이 있고, 그 위에 하드 크림이 발라져 있는지를 보면 됩니다.
특허의 힘이 상당히 강해질 수 있습니다.
그런데, 아쉽게도 베이스부의 특징이 더 추가되어 있습니다. 구성요소완비의 법칙에 따르면, 구성요소가 적을수록 특허의 권리범위는 넓어질 수 있습니다. 하지만, 권리범위가 넓다는 이야기는 유사한 선행기술에 의해 특허 등록이 거절될 가능성이 높다는 말도 됩니다. 이 특허의 진행 절차를 살펴보면, 최초 출원시에 이런 생각으로 청구항을 작성하였었습니다.
위의 청구항은 출원인이 가장 처음 작성한 것입니다. 하지만, 특허청의 심사를 진행하면서 베이스부에 대한 특징을 추가할 것입니다.
심사 과정에서 어떤 일이 있었던 것일까요? 이를 알아보기 위해서 특허청 심사관의 의견서를 찾아보면, 심사관은 아래와 같이 의견을 제시하고 있습니다.
심사관은 인용발명 3개를 근거로 출원 발명에 진보성이 없다고 이야기하고 있네요. 어떤 발명들이 이미 공개되어 있던 것일까요?
위의 사진은 인용발명 1과 2에 있는 사진입니다. 사진을 보면, 시트 사이에 크림이 있고, 외면에 초콜릿이 발라져 있는 케이크이네요. 심사관은 이 케이크들과 출원한 발명이 유사하다고 이야기하고 있습니다.
이런 이유로, 출원인은 인용된 발명과의 차이점을 만들기 위해서 베이스부에 새로운 내용을 추가하였습니다.
추가된 내용은 '크림지지구'라는 것이네요.
이 발명은 이 '크림지지구'라는 것이 추가됨으로써 기존의 다른 케이크와 다르다고 인정받아 등록된 것입니다. 가장 핵심적인 특징이 될 수 있겠네요.
청구항에 대하여 검토를 해 보았으니, 어디까지가 특허 침해인지 다시 살펴보겠습니다.
앞서 말한 것과 같이 특허 침해가 되기 위해서는 구성요소완비의 원칙상 청구항에 기재된 내용이 모두 포함되어야 합니다. 즉, '베이스부, 코팅부 및 크림지지구'를 모두 포함하고 있는 케이크를 만드는 경우, 특허 침해가 될 수 있습니다.
하지만, 이 중에서 어느 하나라도 빼고 만드는 경우에는 특허침해가 성립되지 않을 수 있습니다.
특허 침해는 균등침해, 간접침해 등이 더 있습니다. 하지만, 이런 침해는 예외적인 부분이라 다루지 않겠습니다.
누군가 내 발명을 따라 하고 있다고 생각되시나요? 그럼 위의 내용에 따라 상대방의 제품을 살펴보세요.
누군가 내 물건이 특허를 침해하고 있다고 주장하고 있나요? 마찬가지로 청구항을 찾아서 읽어보세요.
특허 침해 판단은 매우 법률적이고 전문적인 부분이지만 간단한 지식으로도 어느 정도는 판단하실 수 있습니다.
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