우선권주장출원과 우선심사제도의 충돌 문제
특허제도는 발명자의 권익 보호를 위해 다양한 제도를 마련하고 있습니다. 그중에서도 ‘우선권주장출원’과 ‘우선심사제도’는 출원인의 이익을 극대화하기 위한 대표적인 수단입니다. 하지만 이 두 제도를 동시에 활용하는 경우, 출원인의 권리를 제약하는 구조적인 문제가 발생할 수 있습니다. 오늘은 그 충돌 지점과 이에 대한 제도적 개선 방향을 짚어보고자 합니다.
� 우선권주장출원이란?
우선권주장출원은 동일한 발명에 대해 먼저 출원한 선출원을 기초로, 후속 출원에서 선출원일을 기준일로 삼을 수 있는 제도입니다. 이는 국제 및 국내 출원 모두에 적용됩니다.
다음은 해당 제도를 규정한 특허법 조문입니다:
특허법 제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장)
① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 “선출원”이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다.
또한, 우선권주장의 기초가 되는 선출원은 일정 기간이 지나면 자동으로 효력을 상실합니다:
특허법 제56조(선출원의 취하 등)
① 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다.
② 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3개월이 지난 후에는 그 우선권 주장을 취하할 수 없다.
즉, 출원인은 선출원일로부터 1년 3개월 내에만 우선권 주장을 취하할 수 있고, 이후에는 우선권 주장 자체가 고정되며 선출원은 자동 취하로 간주됩니다.
� 우선심사제도와의 충돌
우선심사제도는 일정 요건을 충족하는 경우, 출원인의 요청에 따라 심사 순위를 앞당겨 조기 심사를 받을 수 있는 제도입니다. 문제는 우선권을 주장하면서 우선심사를 신청하는 경우 발생합니다.
예를 들어,
선출원 후 1개월 이내에
우선권주장과 동시에 후속 출원을 하고
곧바로 우선심사를 신청해
후속 출원이 6개월 이내에 등록결정될 수 있는 상황이라면?
이때 등록결정을 하면 안 된다는 것이 현재 특허청의 입장입니다. 이유는 다음과 같습니다.
� 특허청 심사기준에 따른 규정
심사기준 제5부 심사절차 - 제3장 심사진행 - 4. 특수한 출원의 취급
4.2 국내우선권주장이 있는 경우
(8) 국내우선권주장출원에 대하여 등록 대상 출원으로 판단되면 선출원이 취하로 간주된 이후에 특허결정한다.
이는 선출원이 취하되기 전에 특허결정을 하게 되면, 이후 출원인이 국내우선권주장을 취하하는 경우에는 선원(先願)의 문제가 발생하기 때문이다.
국내우선권주장출원을 우선심사한 경우에는 선출원을 취하한 경우에만 특허결정이 가능함을 유선 등으로 출원인에게 통보하고, 취하되지 않으면 선출원이 취하될 때까지 심사를 보류한다.
즉, 현재 우선권주장을 수반하는 출원은 등록을 1년 3개월 이후로 미루는 것이 원칙이며, 이는 우선권 주장을 철회할 가능성 때문이라는 설명입니다.
� 제도의 모순과 출원인의 불이익
하지만 이 기준은 출원인의 권리를 침해할 수 있는 잠재적 위험이 있습니다.
출원인은 선출원 후 1년 이내에 또 다른 우선권주장출원을 추가로 할 권리가 있습니다.
그런데 특허청이 등록을 먼저 하고, 이후 우선권 주장을 철회하면 선원 간의 충돌이 생긴다는 이유로 등록 자체를 보류한다면?
이는 사실상 우선심사를 신청할 실익을 박탈하는 결과가 됩니다.
즉, ‘우선권을 주장하면서 동시에 빠르게 등록받고자 하는 출원인’의 합리적인 기대를 차단하게 되는 셈입니다.
더 나아가, 특허청은 등록결정 후에도 우선권주장을 취하할 수 있도록 허용하고 있으면서, 또 동시에 그 가능성 때문에 등록을 보류한다는 것은 모순적입니다.
이는 출원인의 권리보다는 행정 편의 중심의 심사 운영이라는 비판을 피하기 어렵습니다.
� 개선을 위한 제안
이러한 제도적 충돌을 해소하기 위해 다음과 같은 입법 또는 운용 개선이 필요합니다:
1. 등록결정 이후 우선권주장 취하 금지
- 일정 시점(예: 등록결정 후) 이후에는 출원인이 우선권을 취하할 수 없도록 법률 또는 시행규칙상 명확히 제한하는 방식.
2. 우선권 취하 요청 시 출원인에게 안내
- 등록결정된 경우에는 우선권주장 취하가 심사 결과에 영향을 미친다는 점을 안내하고, 우선권을 취하할지 또는 등록결정을 취소할지에 대한 선택을 출원인에게 부여.
� 결론
우선권주장과 우선심사는 모두 출원인의 이익을 위한 제도입니다. 그러나 두 제도의 불완전한 접점에서 출원인의 이익이 오히려 제한된다면, 그 취지가 무색해집니다. 이제는 출원인의 권리를 중심에 둔 제도 정비가 필요한 시점입니다.
출원과 심사 제도는 전략적으로 운영할수록 더욱 유리합니다. 제도 간 충돌을 피하고 권리를 온전히 확보하고자 한다면, 변리사와의 전략적 상담이 꼭 필요합니다.
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