특허출원 - 목적에 맞는 청구항 작성방법
농구화, 축구화, 골프화, 등산화, 스니커즈, 단화, 구두 등 신발에도 다양한 용도와 목적이 있습니다.
'그냥 알아서 좋은 신발 주세요'라는 말로는 나에게 필요한 신발을 얻을 수 없습니다.
특허권도 마찬가지입니다.
그 용도와 목적에 따라 청구항 작성, 명세서 작성 방법. 출원 방법이 달라질 수 있습니다.
특허 청구항 작성
청구항 작성에서 가장 중요한 것은 권리범위를 결정하는 것입니다.
이때, 권리범위는 특허를 출원하는 목적에 따라 달라질 수 있습니다.
발명자와 상담할 때 많이 질문하는 부분이 '이 내용을 지금 개발한 내용이 아닌데, 특허출원해도 괜찮은가요?'입니다.
여기에 대한 답은 '특허 출원의 목적이 무엇인가요?'에 따라 달라질 수 있습니다.
특허 출원 목적은 대략적으로 다름과 같이 나눠볼 수 있습니다.
발명의 보호
투자 유치
IP 담보 및 대출
마케팅, 홍보
지원사업
조달청 등 제품 납품
정부 R&D
가지급금 처리
상속 등 특허 자본화
현물 출자
이 외에도 다양한 목적이 있을 수 있습니다.
여기서 목적을 나누는 기준이 하나 있습니다.
바로, '제품<권리범위' 또는 '제품>권리범위' 입니다.
'제품 < 권리범위' 를 위한 청구항 작성
이 경우는, 특허 청구항이 제품에 적용된 기술보다 더 넓은 범위를 갖도록 작성하는 것입니다.
쉽게 설명드리면, 제품에 적용된 기술, 앞으로 적용할 기술, 적용 가능한 기술, 유사한 기술 등등 다양한 기술에 대한 권리를 청구하는 것입니다.
이러한 방식이 일반적으로 말하는 '특허 포트폴리오' 입니다.
예를 들어, 내 제품에 적용된 기술이 A 인 경우, A', A'', A+B와 같이 유사한 기술, 추가된 기술 등을 다양한 방식으로 출원하는 것입니다.
이런 방식은 아래와 같은 목적으로 출원할 경우 적절한 방식입니다.
발명의 보호
투자 유치
마케팅, 홍보
지원사업
정부 R&D
우선, 가장 기본적인 발명의 보호를 위한 방식에 적합합니다.
당연한 말이겠지만, 발명을 보호하기 위해서는 폭넓은 권리범위를 가지는 것이 중요합니다.
또한, 투자 유치의 경우에서 중요하게 생각하는 경쟁 기업의 진입 방지를 위해서도 변형 가능한 다양한 기술 발명에 대하여 미리 권리를 선점하는 것이 중요합니다.
마케팅이나 홍보에도 다양한 특허를 가지고 있으면 유리하겠지요?
다만, 마케팅 및 홍보에 특허 번호를 기재하는 경우에는 조금 조심하여야 합니다.
실제 제품과 전혀 관련 없는 특허 번호를 기재하는 경우 허위표시로 법적인 문제가 발생할 수 있습니다.
마지막으로, 지원사업이나 정부 R&D 사업을 준비하는 경우, 관련된 특허를 많이 가지고 있으면 유리할 수 있습니다.
'제품 > 권리범위' 를 위한 청구항 작성
반면, 청구항의 권리범위가 제품에 적용된 기술보다 작아야 하는 경우가 있습니다.
이 경우는 보통 특별한 목적을 가지고 있을 때입니다.
바로, 특허 자본화와 관련된 목적입니다.
IP 담보 및 대출
마케팅, 홍보
가지급금 처리
상속 등 특허 자본화
현물 출자
이러한 목적을 공통점은 무엇일까요?
바로, 특허에 대한 '기술가치평가'가 필요하다는 것입니다.
기술가치평가에서 가장 중요한 부분은 '특허 등록된 기술이 제품에 얼마나 적용되었는지 여부'입니다.
즉, 실제 제품에 적용되지 않은 기술에 대한 특허는 가치평가에서 매우 불리하게 작용하게 됩니다.
이러한 내용을 기술 기여도라 합니다.
아래는 산업부의 가치평가가이드에서 제시하고 있는 기술 기여도 평가 양식입니다.
즉, 제품에 적용된 기술 중, 특허로 보호받는 기술이 어느 정도인지 여부를 평가하는 것입니다.
다시 말해, 특허받은 기술이 제품에 적용된 기술이 아니라면, 좋은 평가를 받을 수 없습니다.
두 번째는, 특허인증을 통해 정부에 제품을 납품하는 경우입니다.
조달청 등 제품 납품
예를 들어, 조달청에 '조달우수제품'으로 인증을 받기 위해서는 특허적용여부 확인보고서가 필요하며, 여기서 특허기술적용여부와 관련하여 1) 적용, 2) 일부적용, 3) 미적용 중 우수제품 또는 혁신제품으로 지정이 되기 위해서는 '적용'으로 평가가 되어야 합니다.
다시 말해, 특허 등록된 기술이 실제 내가 납품하려고 하는 제품에 적용되었는지 여부를 판단받아야 합니다.
특허 출원이 한 가지 목적만을 가지고 있지는 않습니다.
기술 보호를 위해 등록받은 특허로 투자를 받을 수도 있고 대출을 받을 수도 있습니다.
어느 한 가지 방식이 정답이라고 할 수 없습니다.
하지만, 지금 출원하는 특허의 권리범위가 내 제품과 어떤 관계에 있는지 이해하고, 이 관계에 따라 어떤 일들을 할 수 있는지 파악할 수 있어야 합니다.
그리고, 발명의 수준에 따라 목적과 용도를 맞추지 못할 수도 있습니다.
예를 들어, 특허 자본화를 위해 지금 판매 중인 제품에 대한 기술을 보호할 특허가 필요하지만, 진보성의 문제로 인하여 제품에 적용되지 않은 기술을 추가해야 할 수도 있습니다.
그리고, 목적에 따라 심사 과정이 달라질 수도 있습니다.
단순히 발명을 폭넓게 보호하기 위해서는 거절이유 통지에 따라 등록가능성이 높은 방향으로 대응할 수도 있습니다.
반면, 제품 인증 등을 목적으로 하는 경우, 권리범위를 변화시키는 보정은 매우 조심해야 하며, 최소한의 보정을 통해 등록받기 위하여 심판, 소송까지 가야 할 수도 있습니다.
특허 출원을 계획하고 계신가요?
지금 가장 중요한 것은 특허 전문가인 변리사와 상담을 하는 것입니다.
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