(2) 애플 vs 마시모 특허분쟁
이번 글에서는 미국의 특허분쟁 절차, 분쟁을 담당하는 기관에 대해 설명하겠습니다.
특허 분쟁의 종류는 크게 1) 특허권을 갖는 특허권자가 상대방에게 제기하는 특허침해소송과 2) 상대방이 특허권자의 특허권이 무효임을 주장하는 특허무효심판으로 나눌 수 있습니다.
먼저 특허 침해소송에 대해 살펴봅시다.
미국에서, 특허의 침해 여부를 다툴 수 있는 기관은 1) 연방지방법원(U.S. District Court)과 2) 국제무역위원회(ITC)가 있습니다.
침해 여부를 다툰다는 공통점 외에 두 기관은 어떤 차이가 있을까요?
먼저 연방지방법원에서 진행되는 특허침해소송은, 여러분께서 생각하시는 일반적인 민사소송과 동일한 절차로 진행됩니다.
연방지방법원에서, 특허 침해라는 판결이 나오게 되면 특허권자는, 특허침해행위의 금지를 구할 수 있을 뿐만 아니라, 상대방으로부터 손해배상을 받아낼 수 있습니다.
그리고 ITC를 통해서도 특허권자는 침해를 다툴 수 있습니다. 다만 ITC에 특허침해조사를 신청하기 위해서는,
미국으로 수입되는 제품이
미국에 등록된 특허를 침해한다고 판단되는 경우에 신청 가능합니다.
ITC에서 진행되는 절차의 성격은 우리나라의 행정심판절차와 비슷하다고 이해하시면 됩니다. ITC에서 특허침해 사실이 인정된다고 결론이 나오면, 특허권자는 특허침해 제품이 미국으로 수입되는 것을 금지할 수 있습니다. 다만 연방지방법원에서의 판결과는 달리, 상대방으로부터 침해로 발생한 손해배상은 받을 수 없습니다.
특허침해소송이 세부적으로 어떻게 진행되는지 설명드리겠습니다. 크게 4개의 단계로 이루어진다고 보시면 됩니다.
1단계 : 소장 제출, 답변서 제출
2단계 : 특허 청구항 해석
3단계 : 약식 판결
4단계 변론, 배심원 평결을 진행하는 정식 재판
이전 글에서 마시모가 2020년 1월에 제기한 1번 분쟁이, 2023년 4월에 정식 재판이 진행되었다고 말씀드렸죠. 참고로 애플이 2022년 10월 제기한 4번 분쟁에서, 2023년 09월에 특허 청구항 해석 절차가 수행되었습니다.
여러분, 여기서 변론 단계까지 진행하는 소송 비율이 얼마나 될까요? 전체 소송의 겨우 3~5% 만이 정식 재판단계까지 갑니다. 생각보다 정말 적지 않나요? 90% 이상이 2단계가 끝나기 전에 합의로 종결됩니다.
침해소송 각 단계에서 수행되는 세부적 절차는 아래 그림을 참고해주세요.
이제 무효심판에 대해 살펴봅시다.
여러분, 일단 특허무효심판은 누가 청구하는 것일까요?
특허권과 아무런 관계도 없는 제3자가, 본인의 시간과 노력, 돈을 들여 특허무효심판을 청구하는 것은 아니겠죠.
보통은, 특허권자로부터 특허침해소송을 제기받은 상대방이, 자신의 특허침해 혐의를 벗기 위해 아예 특허권자의 등록 특허를 무효로 만들고 싶어 할 것입니다. 따라서 저희는 특허무효심판을 제기하는 당사자를, 편의상 특허침해 혐의자라고 하겠습니다.
특허침해 혐의자는 미국 특허청(USPTO) 또는 특허청 산하 특허심판원(PTAB)에 특허무효심판을 신청할 수 있습니다.
이때 미국에서 등록된 특허의 무효를 구할 수 있는 절차는 아래와 같이 3종류가 있습니다. 각 절차에 따라 무효심판을 청구할 수 있는 청구인의 자격이 다르고, 무효심판을 청구할 수 있는 기간도 다르고 어떤 무효사유가 있어야 해당 무효심판을 청구할 수 있는지 달라집니다. 3가지 절차를 한국의 특허무효심판과 비교해봤습니다.
그리고 각 절차를 신청할 수 있는 기간도 서로 다릅니다. 아래 그림을 참고하시면, 훨씬 이해가 빠르실 겁니다.
특허심판원에서 무효심판을 진행한다면, 보통 아래 순서대로 절차가 진행됩니다. 그리고 최종 결정은 절차가 개시(institution)된다면 개시일로부터 12개월 내에 나오게 됩니다.
특허침해 혐의자의 신청서 제출
특허권자의 예비 답변서 제출
특허심판원(PTAB)에서 절차 개시(Institution) 여부를 결정
절차가 개시되면, 특허권자의 답변서 제출 및 정정 신청
특허침해 혐의자의 답변서 및 정정이의신청서 제출
특허권자의 정정이의신청에 대한 답변서 제출
구술심리
특허심판원(PTAB)의 최종 결정
이번 글에서는 대표적인 특허 분쟁인 특허침해소송과 특허무효심판의 절차와 요건들에 대해 간략히 살펴봤습니다.
비트보드는 2023년 말 미국의 특허분쟁 절차에 대해 자세히 설명하는 보고서를 작성하였습니다.
이 보고서는 인공지능 의료기기 분야에서, 소송을 가장 활발하게 제기하는 당사자, 한국 기업이 연관된 소송, 그리고 침해소송이나 무효심판이 어떻게 종료되는지에 대한 통계 자료를 포함하고 있습니다.
미국 특허분쟁에 대한 세부적인 내용이나, 분쟁에 대해 어떻게 전략을 세워야 할지 궁금하시다면 아래 링크에서 보고서를 한번 읽어보세요!
https://www.ip-navi.or.kr/ipnavi/ref/mainReportView.navi?reportCode=STRATEGY (보고서 다운 로드 링크)
그럼 다음 글에서 인사드리겠습니다!
애플 vs 마시모의 4개의 특허 분쟁의 흐름을 알고 싶다면 클릭하세요 : (1) 애플 vs 마시모 특허분쟁
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�작성자 : 홍인지 변리사 (ijhong@btbdip.com)
�작성일 : 2024년 3월
�작성기관 : 비트보드 특허법인 Beatboard IP Global
�홍인지 변리사(https://www.linkedin.com/in/inji-hong-82bb47230/)는 AI 기술 분야 특허 담당 변리사로, 의료 소프트웨어 기술 분야의 기술가치평가 수행, 중앙대학교 IP 교육, 의료 AI 스타트업의 IP 포트폴리오 프로젝트를 수행한 경험이 있습니다. 2023년부터는 서울특별시 자율주행자동차 시범운행지구 운영위원회로 활동중입니다.
