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May 28. 2024
현물출자용 기술가치평가란? (특허권 현물출자)
기술가치평가
안녕하세요. 더클라쎄 특허법률사무소 정혜윤 변리사입니다.
기업들은 다양한 목적을 가지고 기술가치평가를 진행하고 있습니다. 기술을 이전할 때 그 기술의 가액을 산정하기 위하여 가치평가를 수행하기도 하고, 다른 회사에 실시권을 허여할 때에도 가치평가를 수행합니다. 이번 칼럼에서 소개할 가치평가 사례는 바로, 현물출자용 가치평가입니다.
당소에서 최근에 진행했던 현물출자용 가치평가 케이스가 있어서, 해당 건을 바탕으로 현물출자용 가치평가가 어떤 것인지, 주의사항은 무엇인지 등에 대해 얘기해 보고자 합니다.
지식재산권을 이용한 현물출자
현물출자란 금전 이외의 재산, 즉, 토지 건물과 같은 부동산, 유가증권 상품과 같은 동산, 그리고 특허권 지상권과 같은 무형자산 등에 의한 출자 형태를 의미합니다.
주식회사에 있어서는 현금출자를 원칙으로 하고, 회사의 설립 또는 신주 발행 시에는 예외적으로 현물출자를 인정하고 있습니다. 즉, 예외적으로 법인이 출자자의 지식재산권을 확보할 필요가 있거나 출자자가 금전은 없으나 지식재산을 보유하고 있다면 출자자의 편의를 위하여 현물 출자가 인정됩니다.
현물 출자 사례는 크게 아래와 같이 나누어 볼 수 있습니다.
지식재산권을 이용한 현물출자 예시
01. 대학교 산학협력단이 보유하고 있는 특허를 기업에 현물 출자하여, 그 대가로 연구소 기업의 지분을 받는 경우
대학교 교수님들이 학교에 소속된 상태로 연구개발을 수행하시다가, 교원 창업을 하시는 경우가 바로 이 케이스입니다.
저도 교원창업에 수반되는 현물출자용 가치평가를 KAIST, DGIST 등에서 진행한 경험이 여러 번 있는데요. 간혹, 교수님들이 직접 연구개발한 것인데 왜 현물출자를 통해서 교수님이 창업한 기업의 지분을 대학교 산학협력단에 넘겨주어야 하는 것인지 여쭤보시는 경우가 있습니다.
교수님들이 학교에 소속되어서 수행하신 연구개발은 직장인들이 회사에 소속되어서 연구개발을 하는 것과 유사하게, 직무발명으로 취급됩니다. 즉, 교수님들이 직접 연구개발을 수행하셨다고 하더라도 이에 대한 결과물은 대학교 산학협력단의 소유가 됩니다. 따라서, 교수님들이 해당 기술을 가지고 창업을 결심하셨다면 대학교 산학협력단으로부터 기술과 특허권을 사오시거나, 대학교 산학협력단의 현물출자 및 지분 이전을 수행할 수밖에 없습니다.
02. 공공연구기관이 보유하고 있는 특허를 현물출자하여 연구소 기업을 설립하여, 그 대가로 연구소 기업의 지분을 받는 경우
공공연구기관에서는 연구개발한 특허권을 현물출자하여 기업을 설립하는 경우가 종종 있습니다. 공공연구기관은 일반적으로 연구개발을 수행하는 기관이며, 수익화를 실현하는 기관은 아니기 때문에 연구소 기업을 설립하고 최종적으로는 해당 기업에서 수익화를 실현할 수 있게끔 지원하고 있는 것입니다.
03. 모회사의 지식재산권을 자회사 설립을 위해 출자하는 경우: 대기업 스핀오프 케이스
대기업의 스핀오프에서 가장 많이 볼 수 있는 케이스입니다.
더클라쎄에서도 최근 LG전자 스핀오프를 위한 가치평가를 수행하였는데요. 대기업이 보유하고 있는 특허권에 대한 가치평가를 수행하여, 자회사 설립 시 해당 특허권을 자회사로 이전하고 대기업은 그 자회사에 대한 지분을 획득하는 방식입니다.
04. 개인이 보유한 지식재산권을 현물출자하여 회사를 설립하는 경우
개인이 보유하고 있는 지식재산권도 현물출자가 가능합니다. 대표님들이 회사 설립 전 획득하신 특허권이 있을 경우에 현물출자를 통하여 회사의 지분을 취득할 수 있습니다.
현물출자의 이점
출자자의 경우, 현금 출자 없이 무형 자산의 출자 만으로 신규 법인에 대한 지분을 획득하고, 그 기업에 대한 경영에 참여할 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다.
피출자회사의 경우, 현물출자에 의한 자기 자본 비율이 상승하고 그에 따른 부채 비율이 감소하여 재무 구조가 개선된다는 점이 큰 장점입니다. 또한, 현물출자를 통해 확보한 지식재산권은 투자 유치 또는 지식재산권 기반 대출 실행 시에도 도움이 될 수 있습니다.
지식재산권의 현물출자 절차: 가치평가 - 법원 보고 - 현물출자 등기 및 권리이전
지식재산권의 현물출자는 가치평가, 법원 보고, 그리고 현물출자 등기 및 권리이전으로 크게 3가지 단계로 구분될 수 있습니다.
현물출자용 가치평가의 경우, 공인된 감정인으로부터 가치평가를 받아야 하는데요. 특허권에 대한 공인된 감정인은 변리사입니다. 변리사들이 특허권 가치평가를 수행하고, 해당 가치평가 보고서를 법원에 서면으로 보고하게 됩니다. 법원은 이때, 부당하다고 판단되는 가치평가에 대해서는 현물출자자에게 통고할 수 있습니다. 법원에서 현물출자를 승인하게 되면, 현물출자에 따른 신주발행 등기와 특허권 권리이전을 진행해야 합니다.
현물출자용 기술가치평가 (특허권 가치평가)
일반적인 가치평가와 현물출자용 가치평가가 어떤 차이점이 있는지 많이 여쭤보시는데요. 사실 특허권에 대한 가치를 산정한다는 사실 자체는 동일합니다. 다만, 법원에 공식적으로 제출되고, 법원의 승인을 받아야 하는 가치평가 보고서이기 때문에 아무래도 평가를 진행하는 변리사들은 논리 전개에 대해 조금 더 신경쓰게 됩니다.
일반 가치평가의 경우, 권리를 이전하는 신청인과 권리를 이전 받는 기업, 양 당사자가 납득 가능한 수준의 가치평가 보고서이면 되지만, 현물출자용 가치평가의 경우 법원에서의 판단이 들어가기 때문에 더욱 밀도 있는 보고서가 제출되게 됩니다.
더클라쎄에서 평가를 진행했던 현물출자용 가치평가의 경우, 평가자들의 이력사항들도 함께 법원에 제출하였습니다. 평가 보고서의 신뢰성을 높이기 위하여, 더클라쎄에서는 수십여 건의 굵직한 가치평가 경험을 가지고 있는 변리사, 공인회계사, 경영학 박사, 공학 박사들을 평가자로 하여 평가를 진행하였고, 해당 평가에 대해서 법원이 곧바로 승인하였습니다.
현물출자용 기술가치평가라고 해서, 평가 방식이 정해져 있는 것은 아닙니다. 현물출자 기술, 현물출자를 받는 기업, 사업의 방향성 등을 모두 고려하여, 평가 방식이 결정됩니다. 현물출자용 가치평가를 위해 로열티 공제법으로 평가를 진행하는 경우도 있고, 현금흐름 할인법(Discounted Cash Flow, DCF)로 평가를 진행하는 경우도 있습니다. 간혹 원가접근법을 통한 평가 방식을 문의하시는 경우가 있는데요, 특허권의 경우에는 원가접근법으로 평가를 진행하는 경우는 많지 않습니다. 대부분의 가치평가 사건들에 대해 로열티 공제법 또는 DCF로 평가가 진행됩니다.
출원 중인 지식재산권의 현물출자 : 가능
기존에는 등록되지 않은, 출원 중인 지식재산권에 대한 가치평가가 가능한지에 대해 많은 논의가 있었는데요. 2023년 7월 4일부터 시행된 개정 발명진흥법에서는 출원 중인 발명 및 상표에 대해서도 평가가 가능하다는 것을 명문화하였습니다.
발명진흥법 제2조(정의)
11. “발명 등의 평가”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것에 대한 현재 또는 장래의 경제적 가치를 가액ㆍ등급 또는 점수 등으로 표시하는 것을 말한다.
가. 국내 또는 해외에 출원 중이거나 등록된 발명 및 「상표법」 제2조제1항제1호에 따른 상표(이하 “상표”라 한다)
따라서, 출원 중인 특허권에 대해서도 현물출자가 가능합니다.
노하우의 현물출자 : 가능
특허권의 경우, 출원일로부터 1년 6개월이 지나면 출원인의 의사와는 관계없이 특허권의 내용이 공개됩니다. 이러한 점 때문에, 기업들은 회사 내부에 비밀로서 지키고자 하는 기술은 특허 출원을 하지 않고 노하우로서 보호하게 됩니다. 이렇게 노하우로 보유하고 있는 기술에 대한 가치평가 및 현물출자가 가능한지에 대해서도 문의가 많은데요.
노하우에 대한 가치평가 및 현물출자도 가능합니다. 노하우 기술에 대해서도 충분한 논리를 가지고 평가를 전개한다면 현물출자에는 문제가 없습니다. 더클라쎄에서도 노하우 기술에 대한 소프트웨어 가치평가를 수행하여, 현물출자를 수행한 바 있습니다. 소프트웨어에 대한 기술성, 시장성, 사업성을 평가하고 그에 대한 가치를 산정하는 방식으로 진행하였습니다.
현물출자용 기술가치평가 시 유의 사항
현물출자용 가치평가에서는 가치평가액이 가장 중요한 부분입니다. 법원에서도 가치평가 결과에 따른 금액이 타당한지를 가장 주의 깊게 확인하게 됩니다.
통상적으로, 3억 원 미만의 가치평가액은 법원에서의 현물출자에 큰 무리가 없는 수준입니다. 3억 원 이상의 가치평가도 현물출자가 충분히 가능하나, 그에 대한 논리가 반드시 뒷받침되어야 합니다. 현물출자를 받는 기업의 사업화 능력, 경영진들의 구성, 매출 계획, 확보된 인프라 및 인력 등이 그러한 논리를 증빙할 수 있도록 가치평가 보고서 상에 기재되어 있어야 합니다.
다만, 법원인가와 관련하여 예외적으로 지식재산의 현물 출자 총액이 자본금의 1/5를 초과하지 않거나 상법 시행령 제7조제1항에서 정한 5천만원 미만인 경우, 검사인의 조사를 전면 면제합니다. 따라서 법원 보고 절차를 생략할 수 있으므로, 법원의 인가가 불필요하며 곧바로 현물출자를 진행할 수 있습니다. (상법 제299조 제2항)
더클라쎄 특허법률사무소에서는 대한변리사회 공인 기술가치평가 전문변리사, 기술가치평가 전문 회계사 및 경영학 박사들이 다양한 IP의 가치평가를 진행하고 있습니다. 대기업, 스타트업, 대학교 및 시중 은행의 가치평가를 진행해 본 전문가들이 전문적인 가치평가 서비스를 제공합니다.
저자 소개 | 정혜윤 변리사
정혜윤 변리사는 한국거래소와 나이스디앤비에서 인공지능과 소프트웨어 분야의 기술특례상장평가 전문위원으로 활동하였습니다. 또한, 국내 유수의 투자회사에서 벤처캐피털리스트로 활동하며 수준 높은 해외 딥테크 기술들을 다룬 경험을 가지고 있습니다.
IT와 BM 분야의 전문성을 살려 기술 기반 기업들의 기술특례상장평가 및 지식재산권 컨설팅을 수행하고 있습니다.
