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by 정혜윤 변리사 Jul 31. 2024

통상실시권 설정 용도 기술가치평가 사례(정부출연연구소)

기술가치평가

안녕하세요. 더클라쎄 특허법률사무소 정혜윤 변리사입니다.

기술가치평가를 진행하는 이유는 다양합니다. 대기업에서 스핀오프를 할 때 현물출자를 위해 가치평가를 하는 경우도 있고, 다른 회사로 권리를 이전할 때 공정 가치로 거래액을 산정하기 위해 가치평가를 수행하는 경우도 있고, 그리고 통상실시권 설정을 위해 기술가치평가를 하는 경우도 있습니다.

최근 더클라쎄에서 진행했던 기술가치평가 케이스는 정부출연연구소의 특허권에 대한 통상실시권 설정 목적의 가치평가였습니다. 이번 칼럼에서는 통상실시권 설정을 위한 가치평가는 어떻게 진행되는지, 그리고 가치산정에서 어떤 점을 고려해야 하는지, 그리고 최근 실시했던 가치평가 사례에서 고려해야 했던 사항들은 어떤 것들이 있었는지 논의해 보도록 하겠습니다.

통상실시권이란?

통상실시권이란 특허권자와의 계약에 의해 일정한 범위에서 특허발명 등을 실시할 수 있는 권리를 의미합니다.

전용실시권과 다른 점은 독점권이 없다는 점입니다. 전용실시권을 설정 받을 경우, 전용실시권자만 독점 배타적으로 해당 기술을 실시할 수 있으며, 특허권자라고 하더라도 전용실시권자의 허락 없이는 기술을 사용할 수 없습니다. 반면, 통상실시권은 독점권이 없기 때문에, 특허권자는 복수의 주체에게 통상실시권을 설정해 줄 수 있습니다.

통상실시권 설정을 위한 기술가치평가

통상실시권을 설정 받는 통상실시권자는 특허권자에게 기술에 대한 비용을 지불해야 합니다. 특정 금액으로 통상실시권 금액을 산정할 수도 있고, 또는 통상실시권자가 해당 기술을 사용하여 발생시키는 매출액의 일정 비율을 실시료로 납부할 수도 있습니다. 기술가치평가를 통해 통상실시권에 대한 공정 가치가 얼마인지 확인하고, 이에 따라 양 당사자 간 계약을 수행할 수 있습니다.

통상실시권 설정을 위한 기술가치평가를 가장 많이 하는 곳은 바로 정부출연연구소와 정부기관입니다. 더클라쎄의 변리사들은 전자통신연구원, 한국에너지기술연구원, 한국전력공사, 질병관리청 등의 가치평가를 진행한 바 있습니다.

이러한 연구원들은 연구개발에 매진하고, 연구개발이 끝났을 때 그러한 기술을 국내 기업들에게 전파하여 국가 기술 발전이라는 목적을 달성할 수 있도록 합니다. 이러한 목적에 따라, 정부출원연구소와 정부기관들은 특정 한 개 기관에 전용실시권을 설정해 주지 않고, 대부분은 여러 기관에 실시권을 줄 수 있는 통상실시권 설정을 해주고 있습니다.

이때, 통상실시권을 설정 받는 기업이 여러 군데일 경우, 각각의 기업에 대해 통상실시권 설정용 기술가치평가를 진행하게 됩니다. 기술가치평가는 사업화를 수행하는 주체의 역량과 사업화 방향성이 반영되는 평가이기 때문에, 통상실시권을 설정 받는 주체가 달라지면 가치평가 방식과 결과물도 달라질 수밖에 없습니다.

통상실시권 설정 받는 주체가 다수일 경우 가치평가 방법

통상실시권 설정 용도의 기술가치평가도 다른 목적의 기술가치평가와 동일하게, 기술, 권리, 시장 및 사업에 대한 평가를 진행하게 됩니다.

정부출연연구소가 가진 1개 특허권에 대해 기업 A, B, C에서 각각 통상실시권을 설정 받을 경우, 기술이전 대상이 되는 기술은 동일하기 때문에 기술성과 권리성은 모두 동일하게 평가됩니다. 다만, 기업 A, B, C의 기술 활용 전략과 타깃 하는 시장, 현재 해당 기업의 사업 영역 등은 모두 상이하기 때문에 시장성과 사업성은 개별적으로 평가해야 합니다. 어떤 기업이 통상실시권을 설정 받는지에 따라, 해당 통상실시권의 가치금액이 2억 원대일 수도 있고, 또는 50억 원대일 수도 있습니다.

통상실시권 설정을 위한 기술가치평가 사례

최근 더클라쎄에서 수행했던 가치평가 사례의 경우, 정부출연연구소로부터 통상실시권을 설정 받는 주체는 국내에 있는 연구소이고, 실제 해당 기술에 대한 사업화 주체는 해외에 있는 모기업이었습니다. 국내 연구소에서는 연구개발만 수행하기 때문에 별도의 매출이 발생하지 않고 있었고, 해당 연구소에서는 직접 사업화를 수행할 수 있는 역량이 부족한 상태였습니다. 이러한 상황에서 국내 연구소를 대상으로 하여 기술가치평가를 진행하는 것이 맞는지에 대한 논의가 있었습니다.

기술을 이전 받는 주체와 사업화를 수행하는 주체가 분명히 다른 법인이기는 하나, 모회사가 그 연구소의 지분을 100% 보유하고 있는 상태였기 때문에 이러한 케이스에서는 모회사의 사업화 능력과 타깃 시장 등을 고려하는 것이 맞다는 결론에 이르렀습니다.

이처럼 기술가치평가는 케이스 별로 고려해야 하는 다양한 요소들이 있습니다. 이처럼 가치평가 경험이 많은 전문가들을 통해 평가를 진행하셔야지만 추후 문제 소지를 없앨 수 있습니다. 가치평가에 대해 궁금하신 점이 있으신 경우, 더클라쎄로 문의주시기 바랍니다.

더클라쎄 특허법률사무소에서는 대한변리사회 공인 기술가치평가 전문변리사, 기술가치평가 전문 회계사 및 경영학 박사들이 다양한 IP의 가치평가를 진행하고 있습니다. 대기업, 스타트업, 대학교 및 시중 은행의 가치평가를 수행하고 있는 전문가들이 전문적인 가치평가 서비스를 제공합니다.