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by 하윤 케인 변호사 Oct 05. 2020

상표 등록은 한 번으로 끝이 아니다?

나이키(NIKE)의 출발점은 1964년 필 나이트와 빌 보워맨이 세운 블루리본스포츠다. 육상선수와 코치로 만난 두 사람은 자신들의 전문성을 살려 육상 선수를 위한 신발을 만들며 회사를 설립했다. 그리스 신화의 승리의 여신을 뜻하는 현재 브랜드명은 1971년에 도입됐다. 설립 후 50여년이 지난 지금, 나이키는 세계에서 가장 큰 운동화 브랜드가 되었으며 육상화 뿐 아니라 운동복, 골프나 축구 등의 기타 운동화, 악세서리를 만드는 거대 브랜드가 됐다.

나이키의 상표 포트폴리오를 보면 상표에 관한 기본적인 질문에 대한 답을 찾을 수 있다.

법인등록이 상표등록이다?

첫째는 법인 등록을 했음에도 불구하고 별도의 상표등록이 필요한가이다. 나이키 상표의 소유자는 Nike, Inc. 다. “Nike”로 법인등록을 했지만 동일 이름으로 상표 등록도 진행한 것이다. 법인등록을 관장하는 기관과 상표등록을 담당하는 기관은 별개이기 때문에 법인등록을 했더라도 그것이 상표등록의 효력을 갖지는 않기 때문이다. 법인 등록을 한 이름일지라도 상표등록이 불가능할 수도 있으며 그 반대의 경우도 가능하다.

흑백 로고파일을 준비해야하는 이유

로고 등록의 경우 주의 사항도 확인할 수 있다. 로고를 등록하는 경우는 실제 사용하는 로고에 다양한 색이 포함되어있어도 흑백으로 등록하는 것이 좋다. 흑백으로 등록하는 경우는 모든 색에 대해 권리를 주장하는 것과 동일한 효과를 가져오기 때문이다. 색깔이 사용된 로고를 등록하는 경우는 권리 범위가 등록된 로고에 사용된 색으로 한정이 된다. 나이키의 경우 여러 물품에 대해 로고에 대한 상표권을 확보하고 있으며 등록된 이미지는 모두 흑백이다. 나이키 웹사이트나 제품에 프린트된 로고를 보면 초록색, 주황색, 무지개색 등 동일한 디자인이지만 다양한 색의 로고를 사용하는 것을 볼 수 있다. 흑백으로 상표 등록을 함으로써 나이키는 어떤 색을 사용하더라도 해당 로고에 대해 권리주장을 할 수 있는 것이다. 따라서 상표등록을 할 예정이라면 주로 사용할 로고 뿐 아니라 흑백 로고도 만들어두는 것이 좋다.

상표 등록은 한 번으로 끝이 아니다?

브랜드의 확장에 따라 상표 등록을 추가해야하는 것도 나이키를 통해 확인할 수 있다. 상표 등록 신청서에는 브랜드명만 기재하는 것이 아니라 해당 이름과 연계하여 판매하는 물품이나 제공하는 서비스도 알려야한다. 즉, 특정 제품이나 서비스에 대해 해당 이름에 대한 권리를 주장하는 것이다. 나이키라는 브랜드는 하나지만 이를 자세히 살펴보면 수많은 제품과 서비스가 있음을 확인할 수 있다. 상표청 데이터베이스를 살펴보면 “NIKE”라는 이름으로 수 십개의 상표가 등록돼있다. 이를 하나씩 살펴보면 25류의 신발, 9류의 핸드폰 케이스, 18류의 책가방, 41류의 스포츠 이벤트 등 엔터테인먼트 서비스 등 상품류가 다양하다 (품목 분류에 총 45가지 상품류가 있다). 브랜드의 발전에 발맞춰 새로 추가된 제품이나 서비스에 대해 꾸준히 상표등록을 진행한 것이다. 눈여겨봐야할 점은 한 상품류의 특정 제품에 “NIKE”로 상표등록을 했더라도 동일 상품류에 속하는 다른 제품을 판매하는 경우, 새로운 제품에 대해 상표등록을 진행한 것이다. 나이키의 경우, 1984년 25류에 athletic and casual clothing for men, women and children-namely, shirts, pants, shorts, jackets, warm-up suits, headwear, socks를 등록했음에도 불구하고 1996년 동일한 25류에 full line of sports clothing을 추가로 등록했다. 제품 영역이 확장되며 1984년에 등록한 제품 뿐 아니라 추가적인 여러 스포츠 의류를 포괄적으로 등록하기 위함이다.

한 국가에 상표 등록을 한다고 해서 다른 나라에도 효력이 미치는 것은 아니다. 나이키가 미국에 수많은 상표를 가지고 있다고 해서 이 권리를 한국이나 중국 등 기타 국가에서 주장할 수는 없다. 나이키가 진출하려는 국가에는 별도로 상표 등록을 진행해야 해당 국가에서 “NIKE”라는 이름에 대해 권리 행사를 할 수 있다. 따라서 여러 국가에 진출하려는 기업의 경우, 각 국가마다 상표권이 확보되었는지 반드시 확인해야한다.

상표 등록 진행 시 여러 상품류에 제품을 등록하게 되면 각 신청서 당 상표청 관납료를 납부해야한다. 신생 기업의 경우는 이 비용도 부담이 되는 경우가 많다. 이 경우, 주력 제품 하나에 대해서만 우선 신청서를 제출하는 것이 좋다.

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