[3장연봉이높아지는상표상식]24.사용금지요청문 보내는법
사용금지 요청문 보내는 법
모든 잘 나가는 제품이 그렇듯이 모방을 피할 수는 없다. 이제 좀 뜨나 싶었는데 우후죽순 모방품들이 생겨나기 시작한다면. 게다가 비슷한 컨셉으로 상표도 유사한데 패키징까지 흡사하다면. 가장 먼저 검토할 것은 정중하게 상표사용금지 요청문을 보내는 일이다.
상표권자로써 모방품 발견 즉시 고소를 하거나 사용금지가처분신청 또는 바로 상표사용금지 및 손해배상청구를 한다고 해도 아무런 문제는 없다.
그러나, 세상에 소송을 좋아하는 사람은 없는 법. 침해자와 특별한 악감정이 있는 경우가 아니라면 십중 팔구는 고소나 소송 전에 요청문을 먼저 보낸다.
요청문은 예전에는 ‘경고장’이라는 좀 더 무서운 이름으로 작성되었었는데, 경고장 남발로 영업에 손해가 발생한 경우 의뢰인은 물론 경고장을 발송한 대리인까지 손해배상해야한다는 판결이 난 후로는 제목부터 조금 더 완화된 ‘요청문’이라는 형태로 발송되고 있다.
요청문의 내용
요청문에 들어가야할 내용은 크게 3가지이다.
첫째, 발송인에게 ‘권리가 있음’을 먼저 보여야 한다. 상표권자이므로 상표등록증, 상표등록원부가 있을 것이다. 첨부해야한다.
둘째, 수신인의 ‘어떤 행위’가 상표권 침해가 될 수 있는지 명확히 보여야 한다. 간판 사진, 홈페이지 캡쳐, 제품 사진, 명함이나 카달로그 등 인쇄물 등 무엇이든 될 수 있다.
셋째, 발송인이 수신인에게 요구하는 ‘요청사항’을 명확히 해야한다. 보통은 제품 폐기, 홈페이지 등 온라인에서의 관련 페이지 삭제, 향후 동일하거나 유사한 상표를 사용하지 않겠다는 취지의 각서를 요구하고 어느 정도의 합의금을 요구하기도 한다.
여기에 상표법 또는 부정경쟁방지법의 어떤 조항에 해당할 수 있는지 자세히 기재한다. 사실 법조문은 이미 누구나 조회할 수 있는 것이므로 굳이 요청문에 포함되어야할 내용은 아니겠으나 대개는 최대한 많이 넣어서 요청문을 작성한다.
조치를 취하거나 회신을 해야하는 회신 기일까지 넣으면 완성이다.
발송 형식
요청문을 반드시 내용증명으로 보내야할 필요는 없다. 이메일이나 팩스, 심지어는 휴대폰 메시지로 보내도 된다.
그러나 이왕이면 우체국에서 내용증명의 형태로 발송하는 것이 향후 혹시라도 있을지 모르는 상표권 침해 소송이나 고소에서 침해자의 명확한 고의 입장을 위해 바람직하다.
침해자가 내용증명을 받은 것이 확인되므로 적어도 내용증명을 수신한 이후에는 ‘고의로’ 상표를 사용한 것이 확실해지기 때문이다.
또, 권리자의 확실한 의지를 보인다는 면에서도 내용증명이 좋을 것이다.
주의점
요청문을 쓸 때는 반드시 명심해야할 사항이 몇 개 있다.
첫째, 사실이 아닌 판단의 문제는 모호하게 기재하는 것이 좋다.
상표권의 존재 사실이나 침해자의 사용 사실은 사실의 문제이므로 명확하게 기재해도 좋다.
그러나, 두 상표가 유사하다거나 상품 간 견련성이 있을 수 있다는 주장, 상표법이나 부정경쟁방지법에 해당할 수 있다는 주장은 단정적으로 적지 않는 것이 향후 혹시라도 모를 영업방해로 인한 고소 등에서 조금이라도 책임을 덜 수 있는 방법이다.
상표권 침해는 단순히 상표와 상품의 유사만 판단하는 것이 아니다. 등록된 상표의 실제 사용 여부, 등록상표의 무효 또는 취소 사유, 침해자의 상표 사용 태양, 소비자들에게 실제적인 혼동가능성이 있는지 등 다양한 상황을 고려하며, 상표권 침해죄를 이유로 하는 고소의 경우에는 형사사건이므로 형사적 고의가 있는지 여부까지 판단한다.
그러므로 ‘침해에 해당할 수 있다,’ ‘주의가 필요하다고 생각된다,’ ‘소비자들에게 자사 제품과 같은 제품이거나 관련 있는 제품으로 오인하게 할 우려가 있다’ 등으로 문장을 작성하는 것이 현명한 일이다.
또한, 조문을 나열하면서 협박에 가깝게 겁박하거나 과도한 손해배상을 요구하는 일도 한번 더 생각해보는 것이 좋다.
경고장이 아니라 ‘요청문’을 보내는 것이므로 부드럽게 수신인의 상표 사용이 등록상표권의 침해가 될 수 있으니 잘 검토해보고 가능하면 상표를 변경하라고 ‘안내’하는 편이 바람직하다.
그래도 계속 사용한다면?
요청문을 보내는 것만으로도 대부분의 모방상표나 유사상표 사용은 정리된다. 내용증명의 요청문을 받으면 열에 아홉은 설사 그 요구가 부당하다고 생각되는 경우에도 상표를 변경하거나 다른 대응 방안을 고민한다.
하지만, 정말 가끔 요청문을 받고도 회신도 없이 상표 사용을 전혀 멈추지 않을 뿐더러 오히려 지점을 늘리고 있는 경우도 있고, 적반하장으로 큰 소리를 치며 ‘법대로 하라’며 본인이 누구누구 유력 인사를 안다고 협박까지 하는 경우도 있다.
이렇게 내용증명의 사용금지 요청문을 받고도 상표를 계속 사용하는 경우는, 등록상표권에 하자가 있거나 등록상표와 침해주장상표가 비유사한 경우가 아니라면, 계속 사용할 수 밖에 없는 사정이 있는 경우가 대부분이다.
상표는 선택의 문제라 문제되는 상표는 변경하면 된다지만, 실제로는 일단 사용하기 시작한 상표를 변경하는 일은 정말 어려운 일이다. 기업이 오래 영업할 수록 남는 것은 결국 브랜드 밖에 없기 때문이다.
어쨌거나 그냥 둬서는 결과적으로 영업에 방해가 되므로 상표법이 보장하고 있는 민형사적, 행정적 조치를 통해 해결하는 수 밖에 없다.
