[3장연봉이높아지는상표상식]26. 모방상표등록이생겼을때
모방상표등록이 생겼을 때
최근 몇 년 사이 우리나라의 타인 상표 모방 출원이 매우 줄어들었다. 아무래도 모방상표 출원을 거절할 수 있도록 하는 규정의 요건을 완화한 것과 상표심사에서도 이를 반영하여 심사관이 적극적으로 미등록의 선사용 주지상표가 있지 않은지 검색할 수 있도록 기준을 정립한 효과인 듯 하다.
또한, 특허나 상표에 대한 국민 인식이 높아지고 정부차원에서도 적극 장려하면서 특허 상표 등록이 사업자등록처럼 당연한 절차가 된 점도 있다.
그러나, 항상 일이 잘 될 수는 없다. 사업 초기 가장 바쁠 때라 상표출원을 미처 생각치 못한 경우도 있을 수 있고 큰 회사의 경우에는 사업부간 커뮤니케이션 문제로 놓치게 될 때도 있을 수 있다.
특히 해외의 경우에는 아직 해당 국가에서의 사업 진행은 불투명하나 기회를 만들어보려고 박람회나 전시회에 참여하는 경우가 많은 데, 여러 사정상 참여 전에 상표출원이 완료되지 못하는 경우가 대부분다.
또, 모든 국가에 전부 출원해 놓을 수 없으니 아무래도 에이전트와의 계약이나 수출이 성사될 것 같을 때에야 상표출원을 하게 되는데, 출원 전 조사해보니 이미 오래 전에 동일상표가 로고까지 똑같게 선등록되어 있는 것도 자주 본다.
그런 경우에는 어떤 방안이 있을 수 있을까?
이의신청, 등록무효심판
가장 먼저 고려해보아야할 조치는 모방 출원이나 등록에 대해 이의신청 또는 등록무효심판을 청구할 수 있는지 검토하는 것이다.
상표법이 확립되어 있는 모든 국가에서는 모방출원을 거절하거나 등록된 후라도 무효시킬 수 있는 규정을 갖추고 있다.
상표는 창작을 보호하는 것이 아니라 선신청에 의한 등록을 보호하는 것이므로 선등록이 우선하는 것은 당연한 데, 그러다보니 미등록이지만 선사용으로 의해 어느 정도 알려져 있는 상표를 모방해서 출원해놓고 오히려 권리 행사를 하려 하는 경우가 많다. 상표는 사용에 의해 쌓인 신용을 보호하는 것이 가장 큰 목적이므로 이런 상황을 내버려두어서는 소비자들을 위해서도 산업 전체를 위해서도 도움이 되지 않는다.
그러나 상표 심사관이 모든 선사용 상표를 검색할 수도 없고 선등록주의에 반해서까지 선사용상표가 보호되어야할 정도로 이미 주지한 상표인지에 대한 판단까지 하기는 현실적으로 어렵다.
그래서 심사를 통과한 상표는 바로 등록결정하지 않고 공고하며 공고기간 동안 이의신청을 접수 받아 등록여부를 한번 더 심사한다. 또한 기간 내 이의신청을 하지 못했더라도 등록 후 사후적으로 등록무효를 다시 한번 다툴 수 있도록 한다.
다만 어느 정도 알려져야 주지로 볼 것인지 또 어디에서 주지해야하는지 (자국 또는 해외에서만이라도)는 국가마다 정책적으로 다르게 규정되어 있다.
예를 들어, 우리나라의 경우 해외에서만 어느 정도 알려져 있는 정도의 상표라도 이를 모방했다고 볼만한 사정이 있으면 등록을 거절하거나 무효시킬 수 있다.
그러나, 중국은 해외에서만 사용한 경우는 주지성을 인정하지 않으며 반드시 자국 내에서 선 사용되고 널리 알려져 있을 것을 요구한다. 중국상표법은 아직은 자국 산업 보호가 우선인 것이다.
불사용등록취소
타인 모방출원 전 사용기간이 매우 짧거나 장기간 사용이라도 주지성을 인정받을 수 있을 정도로 사용하지는 않았을 경우 모방출원 금지규정에 의한 이의신청이나 등록무효심판이 어려울 수 있다.
그럴 때는 차선으로 고려해볼만한 방안이 불사용에 기한 등록취소심판이다. 역시 국가에 따라 다르나 보통 3년 또는 5년 이상 상표를 사용하지 않으면 등록을 취소시킬 수 있도록 하는 규정을 두고 있다.
상표는 선택에 의한 사용을 보호하는 것인데 선점만 해놓고 사용하지 않으면 등록을 취소해서 타인이 사용할 수 있게 한다는 취지이다.
모방등록이 등록 후 상당 기간 지났고 그 동안 실제 사용은 하지 않은 것으로 보인다면 검토해볼만 하다.
모방출원 금지 규정에 기한 이의신청이나 무효심판은 ‘주지’와 ‘선사용’에 대해 입증해야하므로 증거를 다량 제출해야하고 ‘주지성’이란 판단의 문제이므로 성공가능성을 확신하기 어려우나, ‘불사용’은 사실의 문제로 사용이 입증되지 못하면 등록이 쉽게 취소된다.
예외가 있지만 대부분 모방등록은 실제로 사용하려고 등록하는 것이 아니어서 불사용 취소가 쉬운 편이다.
상표권 양수
이의신청이나 등록무효 또는 취소심판과 더불어 상표권 양수도 고려해볼 수 있다. 이의신청이나 심판에는 신청 후 결정까지 아무리 빨라도 1년 늦으면 2년 이상 걸리기도 하기 때문에 당장 내일을 보장하기 어려운 상황에서는 적절치 않을 수 있다.
그럴 때는 상표권자와 협상을 통해 상표권을 양수하는 것도 방법이다. 다만 이의신청이나 등록무효 또는 취소심판을 신청 해놓고 협상에 착수하는 것이 좋다.
상표권 양도 가액은 정해진 것이 없고 상황에 따라 천차만별인데 생각보다 결코 낮지 않다. 특히 등록이 완료된 상표를 정당상표권자가 양수하려고 하면 대개는 기대보다 훨씬 높은 금액을 제시할 것이다.
