[3장연봉상표상식]28등록이없어도 알려진상표는 보호된다

등록이 없어도 널리 알려진 상표는 보호된다

상표는 선택에 의한 선등록을 보호하는 것이므로 미등록의 상표는 어떠한 권리가 없는 것이 원칙이다. 그러나, 상표법에는 상표권자의 사적인 권리를 보호하는 것만큼이나 중요한 가치가 있는데, 바로 소비자들의 신뢰를 보호하는 것이다.

상표법은 창작을 보호하는 것이 아니라 선택을 보호하는 것이고, 상표에 대한 권리는 1차적으로는 등록에 의해 생기지만 궁극적으로는 사용에 의해 상표에 형성된 영업상의 신용 내지 주지성을 바탕으로 하는 권리이다.

그런데 등록은 하지 않았지만 이미 사용에 의해 소비자들에게 널리 알려져 상표에 이미 신용이 형성되어 버린 경우는 어떻게 해야할까? 미등록인데도 듣기만 해도 누구의 브랜드인지 누구나 알게 된 경우, 미등록이므로 상표권을 인정하지 않아도 될까? 또한 정당권리자가 아닌 타인의 출원은 여전히 등록되어야 할까?

우리 법은 등록하지 않은 상표라도 사용에 의해 이미 소비자들에게 특정인의 출처로서 널리 알려져 영업상의 신용이 형성된 경우에는 다양한 방법을 통해 권리를 보호하고 있다.

부정경쟁방지법

미등록이라도 사용에 의해 널리 알려져 소비자 보호를 위해서라도 보호해주어야할 실익이 있는 상표인 경우에는 상표권이 없는 경우라도 타인의 모방사용에 대해 부정경쟁방지법에 근거하여 사용금지요청 및 손해배상청구, 고소 등을 할 수 있다.

부정경쟁방지법은 부정경쟁행위로 규정한 일체 행위를 금지하는데 그 범위는 상표법에서 금지하는 등록상표의 동일 유사 범위보다 훨씬 넓다.

예를 들어, 패러디 상표의 경우 상표법에서는 출처에 대한 오인 혼동이 있을 경우에만 등록상표와 동일 유사 범위 상표의 사용을 금지한다.

하지만 부정경쟁방지법은 출처에 관한 혼동이 없더라도 타인의 성과를 쉽게 이용했거나 저명 상표의 명예를 훼손하거나 희석시키는 경우에는 부정경쟁행위로 보고 상표 사용을 금지할 수 있다.

2016년 법원은 ‘루이비통닭 LOUIS VUITON DAK’을 상호로 사용한 치킨집에 대해 부정경쟁방지법을 적용하여 손해배상 판결을 내렸다.

저명 명품 브랜드인 루이비통이 치킨집을 할 리는 없으니 소비자들이 루이비통닭이 루이비통사가 운영하는 치킨집이라는 출처에 대한 오인혼동을 일으킬 염려가 있었을 리는 만무하다. 오히려 소비자들은 재미있는 패러디라는 생각에 흥미를 느꼈을 것이다.

그러나, 법원은 ‘루이비통닭’이라는 표장의 사용이 저명 브랜드인 ‘루이비통’의 식별력과 명성을 손상시킨다고 하였다. 루이비통이 설사 요식업에 상표등록이 없고 사용하지 않았더라도 부정경쟁방지법에 근거해서 상표 사용을 금지시킬 수 있는 것이다.

선사용권

미등록이지만 널리 알려진 상표는 계속해서 사용할 권리도 보장 받는다.

상표는 선택의 문제이므로 우연의 일치로 등록된 상표보다 먼저 사용하고 있었던 상표가 있을 수 있다. 이런 경우 선사용상표가 특정 지역에서라도 먼저 알려져 있었던 등 보호할 실익이 있다면, 비록 타인의 등록상표가 따로 있더라도 원래 사용했던 범위 내에서는 계속해서 사용할 수 있다.

이를 선사용권이라고 하는데, 상표등록을 갖추지도 못하고 소규모의 영업장을 오랫동안 사용해온 경우 (그렇다고 타인의 출원이 모방이라고 할 정도로 널리 알려져 있지도 못하다) 소상공인도 보호하고 해당 지역에서라도 쌓인 영업상의 신용을 보호하여 결과적으로 소비자들의 신뢰를 보호하기 위한 것이다.

선사용권은 등록할 수 있는 권리는 아니며 상표권자가 소송이나 고소를 통해 상표권을 행사할 경우 방어권으로 주장할 수 있는 소극적 권리에 불과하다.

이의신청, 등록무효심판

또한, 타인이 미등록의 주지상표를 모방하여 등록신청을 하는 경우 그 출원은 등록을 거절할 수 있으며, 등록되더라도 신청에 의해 등록무효가 가능하다. 상표등록에 관련된 대부분의 분쟁이 바로 모방상표출원이나 등록을 저지하기 위한 것이다.

최근에는 특허청에서 상표 심사관이 적극적으로 모방출원을 찾아내서 상표등록출원을 거절할 수 있도록 심사매뉴얼을 개정해서 심사단계에서 대부분의 모방출원이 거절되고 있다.