실시예 관련 해외 규정 및 사례②

일본, 중국, 유럽

특허 명세서에 기재되는 발명의 설명 내용 중 실시예의 기재와 관련하여 본 글에서는 일본, 중국, 유럽의 규정에 대해 간략히 살펴보기로 한다. 

1. 일본

일본특허법 제36조(일본 특허법 전문 링크)

<특허출원>
제 36 조 ① 특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재 한 출원서를 특허청 장관에게 제출하여야 한다.
      i) 특허 출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소
      ii) 발명자의 성명 및 주소 또는 거소
② 출원서에 명세서, 특허 청구 범위, 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.  
③ 전항의 명세서에는 다음의 사항을 기재하여야 한다. 
      i) 발명의 명칭
      ii) 도면의 간단한 설명 
      iii) 발명의 상세한 설명
④ 제3 항 제3 호의 발명의 상세한 설명의 기재는 다음 각호에 적합하여야 한다.
1. 경제산업성령에서 정하는 바에 따라 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 실시를 할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재일 것.
2. 그 발명에 관련된 문헌 공지 발명 (제29 조 제1 항 제3 호에 열거하는 발명을 말한다. 이하 본 호에서 같다)과 관련하여, 특허를 받고자 하는 자는 특허 출원시에 알고 있는 것이 있는 때에는 그 문헌 공지 발명이 기재된 간행물의 명칭 및 기타 그 문헌 공지 발명에 관한 정보의 소재를 기재할 것.
⑤ 제2 항의 특허 청구 범위와 관련하여, 청구항으로 구분하여 각 청구항마다 특허 출원인이 특허를 받고자 하는 발명을 특정하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항을 모두 기재하여야 한다. 이 경우 하나의 청구항에 관한 발명과 다른 청구항에 관련된 발명이 동일하게 기재되어서는 안 된다.
⑥ 제2 항의 특허 청구 범위의 기재는 다음 각호에 적합하여야 한다.
      i) 특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있을 것.
     ii) 특허를 받고자 하는 발명이 명확할 것.
    iii) 각 청구항의 기재가 간결할 것.   
    iv) 그 밖에 경제산업성령에서 정하는 바에 의한 기재방법에 따를 것.
⑦ 제2 항의 요약서에는 명세서, 특허 청구 범위 또는 도면에 기재한 발명의 개요 및 기타 경제산업성령에서 정하는 사항을 기재하여야 한다.

일본 특허법 제36조 4항 1호에서는 발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실시할 수 있을 정도로 명확하고 충분히 기재할 것을 규정하고 있으며, 제36조 6항 1호에서는 특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있을 것을 규정하고 있다. 

일본 특허청 심사실무 (출처: 해외지식재산권보호 가이드북-일본) 

일본 특허청의 심사기준에서는 미완성 발명에 대해 기재불비 요건을 중점적으로 적용하고 있는 것으로 보인다. 즉 미완성 발명은 기재불비와 같은 개념으로 보고, 그 발명이 발명의 상세한 설명에 구체적으로 기재되어 있는지의 실시 가능요건을 중점적으로 판단하고 있다. 실시예의 기재에 대해서는 평균적 기술자가 특허청구범위에 기재된 발명을 실시할 수 있을 정도로 발명을 설명하기 위해 필요한 경우, 실시예를 이용하여 “발명의 실시 형태”를 기재할 수 있다고 심사지침에 규정하고 있다.

소송 및 심사실무에서는 발명의 상세한 설명 란의 실시예를 이용하지 않아도 평균적 기술자가 명세서 및 도면의 기재, 출원시의 기술 상식에 근거하여 발명을 실시할 수 있을 정도로 발명을 설명할 수 있을 때 실시예를 기재하지 않아도 기재불비에 해당하지 않는 것으로 보고 있다.

지재고법 2008.2.21. 판결 평성17(행케)10506「誘電体バリア放電ランプ，および照射 装置」
양 발명의 차이점은 수치범위(특정ＯＨ 근본의 비율)이며, 그 수치 범위의 작용효과(기술적 의의)를 발생하는 전제가 되는 조건(방출되는 빛의 파장)은 본건 발명에서 특별히 기재되어 있지 않기 때문에 그 수치 범위에 각별한 기술적 의의는 없다는 판례

(해외지식재산권보호 가이드북-일본, 특허청/한국지식재산보호원, 2015년 12월, pp.70~74)

2. 중국

중국 특허법 제26조(중국 특허법 전문 링크)

제26조 ① 발명 또는 실용신안특허를 출원할 경우, 청구서․설명서 및 그 요약과 권리요구서1) 등의 서류를 제출하여야 한다.
② 청구서는 발명 또는 실용신안의 명칭, 발명자 또는 설계자 2)의 성명, 출원인 성명 또는 명칭․주소 및 기타사항을 명확히 기재하여야 한다.
③ 설명서는 발명 또는 실용신안에 대하여 명확․완전한 설명으로 작성하여야 하고, 해당 기술분야의 기술자가 실현할 수 있음을 기준으로 하며, 필요한 경우 도면을 첨부해야 한다. 요약은 발명 또는 실용신안의 기술요점을 간략하게 설명하여야 한다.
④ 권리요구서는 설명서에 근거하여야 하며, 명확ㆍ간단하게 특허보호를 요구하는 범위를 한정하여야 한다.
⑤ 유전자원에 의존하여 완성한 발명창조는 출원인이 특허출원서류에 그 유전자원의 직접 출처와 원시 출처를 설명해야 하고, 출원인이 원시 출처를 설명할 수 없는 경우 이유를 설명하여야 한다. 

중국 특허법 제26조 제3항에서는 한국 특허법에서 발명의 설명에 해당하는 설명서의 기재 요건에 대하여 발명이 속하는 기술분야의 기술자가 실현할 수 있을 정도로 명확하고 완전한 설명으로 작성하여야 한다고 규정하고 있으며, 제25조 제4항에서는 청구범위에 해당하는 권리요구서 설명서에 근거하여야 하고 명확ㆍ간단하게 청구하는 범위를 한정하여야 한다고 규정하고 있다. 

 

중국 특허 심사지침(중국 특허 심사지침 다운로드)

구체적 실시예 부분에는 가장 근접하는 선행기술 또는 가장 근접하는 선행기술과 공유하는 기술 특징에 대해서는 일반적으로 상세하게 기술하지 아니하지만, 발명 또는 실용신안이 선행 기술과 구별되는 기술특징과 종속항의 부가기술특징에 대해서는 그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 그 기술방안을 실시할 수 있을 정도로 상세하게 기술해야 한다.(p.120)

청구항은 일반적으로 발명의 상세한 설명에 기재된 하나 또는 다수개의 실시방법이나 실시예를 포괄한다. 청구항에서 포괄하는 내용은 발명의 상세한 설명의 기재 범위를 초과하여서는 아니 된다. 만약 그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 합리적으로 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예를 동등하게 대체할 수 있는 대체 방식이나 명확히 도출할 수 있는 변형 방식들이 모두 동일한 기능 또는 용도를 갖는다고 예측할 수 있는 경우, 출원인이 청구항을 통하여 보호를 받고자 하는 범위는 상기 대체 방식이나 변형 방식까지 포함하는 것을 허용해야 한다. 청구항에서 포괄하는 내용이 적당한지 여부에 대해서는 심사관이  그것과 관련된 선행기술을 참고하여 판단해야 한다.(p.124)

상위 개념으로 포괄하거나 병렬 선택 방식을 이용하여 포괄하는 청구항에 대하여서는, 이러한 포괄이 발명의 상세한 설명에 의하여 지지를 받는지를 심사해야 한다. 만약 청구항에서 포괄하는 내용에 출원인이 추측한 내용이 포함되어 있으나, 그 효과 또한 사전에 확정하고 평가하기 어려운 경우에는, 이러한 청구항의 포괄 내용은 발명의 상세한 설명의 공개범위를 벗어난 것으로 판단해야 한다. 청구항에서 포괄하는 내용이 그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 그 상위 개념으로 포괄하거나 병렬방식으로 포괄하는 하나 이상의 하위 개념 또는 선택방식이 발명이나 실용신안이 해결하고자 하는 기술문제를 해결한 발명이나 실용신안과 동등한 효과를 달성할 수 있는지 여부에 대한 의심이 있다면, 그 청구항은 발명의 상세한 설명에 의해 지지를 받지 못하는 것으로 판단해야 한다. 이러한 경우에 심사관은 특허법 제26조 제4항의 규정에 따라 청구항이 발명의 상세한 설명에 의해 지지되지 아니하는 것을 이유로 출원인에게 청구항의 보정을 요구해야 한다.(pp.124-125)

3. 유럽

유럽특허협력조약(The European Patent Convention) 제83조(EPC 전문 링크)

제83조 
유럽 특허 출원은 해당 기술분야의 당업자가 수행할 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완전한 방식으로 발명을 기재하여야 한다. 
Article 83  
The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. 

바이오 분야 EPO 심결사례집 발췌(바이오 분야 명세서 기재요건 관련 EPO 심결사례집 다운로드)

해당 특허의 개시가 EPC 제100조의 (b) 및 제83조의 규정에서 의미하는 충분히 명확하고 완전한지 여부는 우선일(priority date) 당시 통상의 기술자의 통상의 지식을 고려하여 명세서의 다른 부분뿐만 아니라 실시예에 포함된 정보를 판단함으로써 결정되어야 한다(T 322/93 및 T 524/01) (p.10)

넓은 청구범위를 뒷받침하기 위해서는 더 많은 기술적인 설명이나 하나 이상의 실시예가 필요할 것이다(T 612/92, T 694/92, OJ 1997, 408; T 187/93).(p.11)

T 515/00에서, 심판부는 발명은 단순히 청구항이 EPC(1973) 제69조의 해석 절차에 의해 결정했을 때 청구항 범위 밖에 있고, 재현될 수 없는 가설적인 실시 형태(hypothetical embodiment)를 포함한다는 이유만으로 재현 불가능한 것이라고 판단할 수 없다고 하였다(T 519/07에서도 인정됨).(p.15)

특허에서 구체적인 설명과 함께 개시된 유일한 실시 형태가 발명의 기본적인 범위를 고려하여 우선일 당시에 통상의 기술자에 의해 실시될 수 있을 정도로 충분히 완전하게 개시되지 않는다면, 만약 그 변형된 실시 형태가, 비록 특허 청구범위에 기재된 언어에 의해서는 포함되지만, 필적할만한 기술적 성공의 결여로 인해 해당 특허에서 교시하는 것을 고려해볼 때 청구된 발명의 기본적인 범위 안에 포함되지 않는다면 충분한 개시의 문제와 관련하여 중요한 것은 아니다(T 1173/00, OJ 2004, 16).(p.16)