화학 또는 바이오 분야의 특허 명세서에 포함되는 실시예는 대부분 실험 결과와 그 결과의 해석으로 채워진다. 일반적으로는 연구자가 논문 발표를 위하여 작성한 실험 내용 및 결과가 특허 명세서의 실시예로 삽입된다. 일단 특허가 출원된 후에는 신규사항 추가가 허용되지 않기 때문에 출원 이후 실시예를 수정하거나 보완하는 것은 실질적으로 불가능하다. 예외적으로 기초 출원 후 1년 이내에 우선권 주장을 출원을 하면서 실시예를 보완할 수 있는 기회가 있지만 제한된 기간 내에 실시예를 새로 준비하여 별도의 출원을 하는 것은 쉽지 않다. 발명의 설명에 내용이 포함되어 있다면 청구범위는 추후 보정할 수 있는 기회가 여러 번 주어지지만 실시예는 그렇지 않기 때문에 출원 전에 실시예를 어떻게 작성해야 하는지 충분히 숙고하는 과정을 거치는 것이 바람직하다.
1. 등록받고자 하는 특허청구범위를 고려하여 실시예를 준비
실시예는 발명의 설명에 포함되는 내용으로서 청구범위의 내용을 뒷받침하여 특허가 등록되게 하는 역할을 한다. 따라서 실시예에 포함된 내용이 청구범위를 잘 뒷받침해줄 수 있는가가 실시예의 작성에서 가장 중요하게 고려해야 할 사항이라고 할 수 있다. 만약 "A라는 물질의 당뇨 치료 효과"에 대한 연구 결과를 특허화한다면, 실시예에는 A라는 물질이 당뇨 치료에 효과가 있음을 직접적으로 보여주는 실험 내용을 기재하는 것이 바람직하다. 그러나 만약 직접적인 실험 결과가 없다고 하더라도, 다른 경로의 pathway를 거쳐 당뇨치료 효과를 직관적으로 보여줄 수 있는 데이터가 있다면 이러한 데이터를 사용하여 A라는 물질의 당뇨 치료 효과에 관한 실시예로 포함시킬 수 있을 것이다. 그리고 "A라는 물질의 당뇨 치료 효과"에 관한 특허에는 B라는 물질에 관한 실시예는 불필요할 수도 있을 것이다.
2. 관련 있는 실험 내용은 최대한 명세서에 반영
발명자로부터 많은 양의 실험 결과를 받아 명세서를 작성하여야 하는 경우라면, 어떠한 내용을 명세서에 포함하고 어떠한 내용을 반영하지 말아야 할지 혼란스러울 수 있다. 너무 많은 실험 내용이 있어서 그중 몇 가지 청구범위를 뒷받침할 수 있을 것으로 판단되는 실험 내용만을 포함시켜 출원할 수도 있을 것이다. 하지만 발명자가 의도한 연구 결과를 도출하기 위해 행한 수많은 실험들이 모두 같은 내용의 반복이거나 그중 몇 가지만이 의미 있는 실험이라고 단정하기는 어려울 수 있으므로 발명자로부터 전달받은 실험 내용을 명세서에 반영하지 않고 제외하려면 신중하게 숙고하는 과정을 거쳐야 한다.
3. 최소한의 실시예만이 준비된 경우
바이오 분야의 특허 명세서 작성시 세포 수준의 데이터가 확보된 시점에 특허 출원을 준비하는 경우가 많이 있다. 특히 학계에서 주목을 받고 있는 연구 주제를 발표하고자 하는 경우 그러한 일이 종종 일어난다. 하지만 특허 등록결정을 받기 위해서는 동물 실험 결과 정도의 데이터가 명세서에 포함되는 것이 바람직하므로 후속 실험 데이터의 준비 기간과 현재 가지고 있는 실험 결과의 수준을 고려하여 특허 출원 시점을 고려하는 것이 바람직하다. 그리고 필요한 후속 실험 데이터의 준비기간이 1년 이상 소요될 것으로 예상되는 경우 특허 출원 시점을 조정하고, 연구 논문 발표 시점도 조정하는 것이 바람직하다.
4. 후속 특허 전략을 고려하는 것도 중요
특허출원 시점에 확보되어 있는 관련 실험 내용을 최대한 특허 명세서에 실시예로서 반영하는 것이 바람직하기는 하나, 포함시키고자 하는 실시예의 내용 중 후속으로 별도의 특허가 가능한 내용이 있는지 살펴보는 것도 필요하다. 실데나필 성분의 발기부전 치료제(비아그라) 용도 특허의 무효 소송 과정을 보면, 최초의 실데나필 물질 특허에 관한 특허 명세서에 발기부전 치료 효과를 유추할 수 있는 내용이 포함되어 있었던 것 때문에 후속 용도 특허의 진보성이 부정되면서 무효 판결이 확정된 것이었다.
발명자의 실험 결과를 특허화하는 과정에서 실시예와 청구범위를 작성하는 과정은 어떠한 내용으로 권리를 청구할 것인지, 이를 뒷받침하기 위해 어떠한 실험 내용을 담을지 신중하게 고려하여야 한다. 그리고 동일 주제를 가지고 연구자가 어떠한 후속 연구를 진행할 것인지까지 함께 고려하여 실시예에 포함시킬 내용을 결정하는 전략 수립의 과정도 필요하다.
