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by 김태수 변리사 Mar 03. 2022

직방과 다방, 비즈니스 경쟁이 상표 분쟁으로 비화되다

앞에서 설명한 대로, 상표등록을 다른 사람이나 회사보다 먼저 신청해야 합니다. 상표등록을 받기 위하여 브랜드가 새로워야 한다는 조건은 없지만, 현실적으로 상표등록을 먼저 신청해야 하는 이유는 여러 가지가 있습니다. 보통 중소기업의 경우 비즈니스의 급박함 때문에 성급하게 인스타그램 등에 홍보하거나 제품을 출시합니다. 이 과정에서 브랜드가 노출되면 다른 사람이 상표등록을 먼저 신청하여 선점할 수 있다는 점을 유념해야겠습니다.

또한 일단 브랜드가 확정되고 제품이나 서비스에 사용되기 시작하면 추후에 브랜드를 변경하는 데 많은 어려움을 겪게 됩니다. 브랜드가 확정되고 비즈니스를 시작하기 전에 상표권을 확보할 수 있는지 예비적인 검토가 필요합니다. 확정된 브랜드가 상표등록이 가능한지 스스로 조사해보거나 전문가에게 의뢰하는 단계를 거쳐야 합니다. 특히 프랜차이즈업은 ‘가맹사업거래의 공정화에 관한 법률’에 따라 영업표지인 상표권을 기재해야 하고, 만일 상표등록이 이루어지지 않는다면 가맹사업의 근간이 흔들리는 문제가 생깁니다.

상표등록이 가능한지 알아볼 때, 그리고 상표등록을 신청할 때는 앞에서 설명한 대로 브랜드 중 상표로 등록할 대상을 먼저 선정해야 합니다. 한글, 영어 등 문자 또는 도형 중 어떠한 요소를 포함시킬지 다양한 방안과 전략을 검토하고 상표등록의 대상을 선정합니다.

다음으로 결정할 사항은 비즈니스에 맞는 상품이나 서비스를 지정하는 일입니다. 보통 브랜드 중 상표등록을 신청할 대상을 선정하고 나면 모든 일이 완료되었다고 생각하는 경향이 있습니다. 상표등록이 필요한 상품이나 서비스에 대해서 등한시하고 상표등록증만으로 만족하면 안 됩니다. 비즈니스에 대한 정확한 이해는 변리사가 모두 알 수 없으며, 상표등록을 신청할 때 신청인으로서 꼼꼼한 검토가 필요합니다.

직방과 다방의 상표 분쟁은 이미 많은 분들이 알고 있습니다. ㈜스테이션3는 다음과 같은 ‘다방’ 상표를 2014년 2월 7일 등록 신청하였고 2014년 8월 7일에 등록이 되었습니다. 등록된 상표의 지정된 서비스는 제35류의 ‘사업 및 마케팅에 관한 정보제공 또는 조사업, 인터넷을 통한 광고업 및 상업정보서비스업, 경영관리 및 마케팅 분야에 관한 상담업’과 제36류의 ‘금융 또는 재무에 관한 상담업, 금융 또는 재무에 관한 정보제공업’입니다. 다방이 애플리케이션을 통하여 부동산 정보를 제공한다는 점에서 좀 어색한 서비스 지정입니다.

다방 사업을 경계한 주식회사 직방은 2014년 5월 29일 ‘다방’이라는 상표등록을 신청합니다. 지정된 상품은 제9류의 소프트웨어이며, 지정된 서비스는 제36류의 부동산 관련 정보제공업입니다. 다방 측의 등록상표와 상품과 서비스가 달라서 주식회사 직방의 상표가 등록되었습니다. 하지만 이러한 지정 상품과 서비스는 다방 측이 사업을 수행하는 분야입니다. 이에 주식회사 직방은 ‘다방’이라는 상표권을 침해하지 말라며 다방 측에 소송을 제기하였으나 패소하게 됩니다. 이후 다방 측에서 주식회사 직방이 등록한 상표가 무효라며 소송을 제기하여 무효로 만듭니다.

이러한 일련의 과정을 보면, 다방 측이 처음 등록한 상표는 정확도가 떨어집니다. 물론 주식회사 직방과 분쟁을 진행하면서, ㈜스테이션3는 처음 등록된 상표에 제36류 부동산 관련 정보제공업을 추가로 등록하였고, 제9류의 소트트웨어도 새롭게 상표로 등록하였습니다. 처음부터 브랜드가 사용될 상품인 애플리케이션을 지정하고 서비스도 부동산 관련 정보제공업을 지정하였다면 이렇게 상표 분쟁으로 골머리를 앓지는 않았겠지요. 참으로 아쉬운 대목입니다. 다방의 사례를 참조하면 하나의 비즈니스가 여러 분류와 관련될 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 요즘 유튜버가 상표등록을 많이 진행하고 있는데, 유튜버가 교육과 관련된 개인 방송을 진행하고 있다면 방송업뿐만 아니라 교육업까지 서비스를 지정해야 합니다. 또한 카페업과 같은 서비스업은 서비스를 제공할 때 티슈, 종이가방에 브랜드를 표시할 수 있지만 티슈나 종이가방의 브랜드는 아니므로, 이러한 상품에 대한 상표등록은 불필요합니다.

- 브랜드, 결국엔 상표등록이 필요합니다(김태수 저, 북랩, 2022) 중에서 -