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Feb 21. 2024
빠른 특허등록이 점점 어려워지지만 아직 방법은 있다
특허심사의 “속도”와 “품질”은 상충관계(Trade-off)이다. 출원인을 고려하여 심사속도에 중점을 둘 때는 특허등록이 빨리 나온다는 장점이 있지만 특허 무효율이 높다는 비판을 받는다. 반면, 심사품질에 중점을 두면 심사결과에 대한 신뢰는 높아지지만 특허등록까지 오래 걸리다보니 출원인이 필요할 때 등록된 특허를 활용하지 못하는 상황이 발생하게 된다. 한국특허청 뿐만 아니라 각국 특허청은 시기에 따라 심사속도와 심사품질 중에서 중점을 두는 방향이 달라진다. 한국 특허청은 현재 특허 심사품질 향상에 더 집중하고 있다.
한국에서는 특허출원과 별개로 심사청구를 하여야 심사순번을 부여받을 수 있게 된다. 약 1년 전까지만 해도 특허출원과 심사청구를 동시 진행 시에 약 1년 정도 뒤에 첫번째 심사결과를 받을 수 있었지만, 현재는 동일한 조건에서 최소 2년이 지나야 첫 심사결과를 받을 수 있다. 이전에 특허등록이 충분히 나오는 기간 안에, 지금은 첫번째 심사결과도 받지 못하는 상황이 된 것이다. 일년이 지나야 첫 심사결과를 받을 수 있을 때도 너무 오래 걸리는 것 같다고 급행으로 특허를 받을 수 있는 우선심사 트랙을 선택하였던 출원인들에게는 충격적인 상황인 것이다.
심사기간이 길어지는 상황에서 우선심사 건수가 급증하게 되고 이에 따른 심사적체가 심해지게 된다. 우선심사는 지정된 요건을 충족하고 급행 관납료를 특허청에 납부한 경우에 활용 가능한 제도인데, 특허청이 지정한 외부 전문기관에 선행기술조사를 요청하기만 하면 우선심사를 받을 수 있는 요건이 있었다. 특허청은 “전문기관 선행기술조사 요건"이 우선심사 건수를 급증시킨다고 판단하여 해당 요건으로 우선심사 신청되는 건은 다른 요건에 따른 건보다 늦게 심사결과를 제공하는 것으로 처리하다가 올해 1월 1일부터 “전문기관 선행기술조사 요건"을 폐지하였다.
이에 의해, 출원인에 의해 많이 활용되는 “출원인이 벤처기업인 요건"이나 “특허출원인이 출원발명을 실시하거나 실시예정 중임을 입증하는 요건"에 해당하기 어려운 일반 개인의 특허출원은, 외부 전문기관에 비용 지불하는 것만으로 우선심사를 활용할 수 있다가 다른 세부 요건을 충족하여야만 우선심사를 진행할 수 있도록 까다로워 진 것이다. 예를 들어, “인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술”에 해당하는 발명이거나 “의료/방역물품”에 해당하는 발명이어야 우선심사 대상이 될 수 있다. 또한, 이러한 요건에 해당하지 않는 경우에 해외권리 확보도 고려하는 출원인이라면 한국출원을 해외출원의 기초가 되게 만들어서 우선심사 대상이 되어야 한다.
[특허청의 2024년 1월 1일 “전문기관의 선행기술조사 요건" 폐지 공지]우선심사청구가 어려워질 뿐만 아니라, 우선심사보다 더 빠른 초고속 특허등록 트랙에도 제약이 생겼다. 우선심사청구를 진행 시에 첫 심사결과를 받을 때까지 최소 6개월이 소요되었는데, 이보다 빠르게 특허등록을 받기 위해서는 우선심사와 함께 추가적인 제도를 활용하여야 한다. 추가적인 제도 중 하나인 “예비심사”는, 공식심사 전에 출원인과 심사관이 직접 만나 출원인에게 사전 심사 결과를 제공하고 심사의견을 교환하는 제도로, 심사관과 협의를 통해 진보성 인정될 방향을 찾아서 빠르게 특허등록을 받는 제도이다.
[예비심사 제도 활용 절차]예비심사는 ① 우선심사 결정된 출원 중 ② 고난이도 특허분류 또는 중소기업 PCT 다출원 특허분류에 해당하는 출원이 대상이 될 수 있어서, 발명의 명칭을 고난이도 특허분류에 해당될 수 있도록 정하면 우선심사 결정 시에 예비심사 대상으로 분류될 수 있었다.
그러나 최근 특허청은 예비심사 제도를 2024년 2월말까지만 운영하고 3월 1일부터 폐지하는 것으로 공지하였다. 즉, 출원인은 예비심사청구를 활용해서는 더이상 출원 후 6개월 내에 등록을 받을 수 없게 되었다.
“전문기관 선행기술조사 요건"의 우선심사청구가 폐지되고 예비심사청구 제도가 폐지되었다고 하여도, 초고속 특허등록을 확보에 활용할 수 있는 제도들은 남아 있다. 필자는 예비심사 제도가 활성화 되기 이전부터 빠른 특허등록이 필요한 스타트업과 중소기업을 위한 초고속 특허 확보 전략을 활용해왔다.
고속심사 제도에 변경이 있었더라도, 스타트업과 중소기업에게 경쟁사 시장 진입 차단이나 투자유치 등을 위한 빠른 특허등록 니즈는 여전히 존재한다. 빠른 특허등록 전략이 제한적인 현상황에서, 출원인들이 풍부한 경험을 가진 변리사를 통해 사업전략에 필요한 등록특허를 빠르게 확보할 수 있기를 바란다.
필자 소개
정태균 파트너 변리사는 연세대학교 전기전자공학과를 졸업하고, 2011년 48기 변리사 시험에 합격했습니다. 앱비즈니스/핀테크/보안/인공지능 등의 IT 스타트업의 특허업무 뿐만 아니라, 비즈니스에 참여하고 있습니다. 국방부 육군 지식재산관리실에서 근무하면서 방위산업분야 지식재산권 업무 경험을 가지고 있습니다.
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