[인사이드 지식재산 이야기] 공지예외주장 제도

1. 공지예외주장 제도에 관하여 (국내)

출원 전에 공지된 발명의 경우 신규성 흠결(특허법 제29조제1항)되나, 일정요건을 갖춘 경우 그 발명은 신규성이나 진보성 판단에 관한 규정 적용시 해당 공지를 선행기술로 취급하지 않는 제도이다 (특허법 제30조). 

이 제도는 자기의 발명 공개로 인하여 자기의 발명이 특허를 받지 못하게 되는 것이 너무 가혹하다는 측면과, 그러한 예외를 인정하지 않는 경우 연구결과를 신속하게 공개하지 않아 결과적으로 국가산업발전을 저해하는 측면을 고려한 것이다.

발명 공개의 유형은 논문 발표뿐만 아니라, 포스터 초록 발표, SNS 공지, 박람회 발표, 제품판매 등의 다양한 형태의 공지가 있다.

공지예외주장 제도를 적용하기 위한 요건은 (1) 권리자가 발명을 출원 전에 공개한 경우와, (2) 권리자의 의사에 반하여 공지된 경우로 나뉜다. 다만, 출원인의 블로그에 올린 발명을 보고 타인이 발명을 공개한 것이라면 출원인의 의사에 반하여 공개된 행위로 보지 않는다는 점에 유의해야 한다.

(1) 권리자가 발명을 출원 전에 공개한 경우, i) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의해 공지 등이 된 경우일 것, ii) 공지 등이 된 날부터 12개월 이내에 출원할 것, iii) 출원시, 출원이후 보정할 수 있는 기간, 특허결정일로부터 3개월 이내(거절결정불복심판에서 인용심결을 받은 경우에는 등본송달일로부터 3개월 이내)에 공지예외주장 적용 취지를 제출하고, 입증서류를 제출해야 한다.

(2) 권리자의 의사에 반하여 공지된 경우, i) 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증하고, ii) 공지된 날로부터 12개월 이내에 특허출원해야 한다. 다만, 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실의 주장 및 입증 요건은 개별사안에 따라 판단하며, 출원시 주장하지 않아도 무방하고, 차후 주장 및 입증할 수 있다. 

2. 해외의 경우

우리나라와 같이 공지예외주장 제도가 있는 나라도 있지만 요건과 효과가 다르거나, 아예 적용되지 않는 나라도 있다.

국내 업체가 해외출원을 고려하는 대부분의 경우는, 먼저 국내(한국) 출원을 하고, 출원일로부터 1년 이내에 우선권주장 출원 또는 PCT 출원하여 우선일을 인정받는 것이며, 이때 해외 각국의 공지예외주장 출원기한을 잘 살펴봐야 한다.

i) 일본, 대만, 베트남, 호주, 캐나다, 싱가포르를 대상으로 하는 해외출원은 국내 출원일로부터 1년 이내 뿐만 아니라, 공지일로부터 1년 이내에 해외출원을 해야 한다. (이스라엘은 국내 출원일로부터 6개월 이내 뿐만 아니라, 공지일로부터 6개월 이내) 이에 따라, 국내 출원 전 발명 공개시 추후 해외출원의 우선권 주장을 적용하기 위한 해외 출원일이 앞당겨지는 불이익이 발생될 수 있다.

ii) 미국, 인도의 경우 국내 출원일로부터 1년 이내에만 우선권 주장과 동시에 해외출원 하면 된다. (중국은 국내 출원일로부터 6개월 이내) 

또한, 하기 표를 참조할 때, 각국 마다 공지예외 적용 사유가 상이하므로 해외출원 시 국내 출원전 발명공개 여부에 대해 사전 검토가 필요하다.

[주요 출원국별 공지 예외 주장 제도 현황]