스타트업 투자에서 대학 보유 특허에 대한 고려사항
VC와 스타트업이 알아야 할 IP 시리즈
안녕하세요. 특허개미 이호준 변리사입니다.
스타트업에 대한 생태계가 갖춰져 감에 따라, 대학교도 기술을 자산화하는 산학협력단에서 보다 적극적으로 사업화하는 기술지주회사를 운영하고 있습니다.
대학 교수가 창업한 스타트업에 투자를 하는 경우, 대학이 소유한 특허가 걸림돌이 되는 경우가 있습니다.
교수님들은 자신이 연구하던 기술에 대한 창업을 하는 경우가 많고, 이 경우 해당 기술에 대한 특허는 대학이 소유하고 있는 경우가 많기 때문입니다.
이 경우 투심위 단계에서 대학이 소유한 특허가 문제가 되는 경우가 있습니다.
그렇다면 대학이 소유한 특허기술을 사업화하는 창업기업에 대한 투자를 할 때 고려해야 할 것은 무엇일까요?
각각의 해결방안에 대해서 알아 보겠습니다.
Case 1: 대학 단독 소유 특허의 경우
1. 대학으로부터 특허를 이전 받는 경우
가장 Risk를 낮출 수 있으며, 특허 확보를 위한 시간을 절약할 수 있는 경우에 해당합니다.
다만, 특허 이전 비용이 높게 책정되는 경우(정부 R&D 과제 결과물 등) 자금이 부족한 스타트업은 사용할 수 없는 방법에 해당합니다. 투자금의 대부분이 특허 이전에 사용될 스타트업에 투자할 투자자는 없을 것이기 떄문입니다.
이때 가장 중요한 것은 두말할 것 없이 가격의 협상입니다. 특허 이전 비용을 낮출 수 있는 경우에 대해 알아봅시다.
첫번째로, 불용 특허에 해당하는 경우입니다.
대학 마다 다르지만, 대학은 특허등록 후 일정 기간 수익화 되지 않는 특허에 대한 처분 기준을 가지고 있습니다. (보통 불용 특허 라고 합니다)
예를 들어, 특허등록 후 5년간 유지료만 내고 있는 불용특허의 경우는 비교적 낮은 이전 비용이 책정될 수 있습니다. 대학 입장에서 특허 유지에 대한 비용 부담이 있을 수 있기 때문입니다.
불용 특허에 대한 기준은 대학교 별로 상이하므로, 대학에 불용특허의 기준 및 취급 방안을 알아보고, 이전 대상 특허가 불용 특허에 해당하는 경우 이전 비용을 절감할 수 있는 가능성이 있습니다. (다만, 투자 대상인 “좋은 기술”이 불용 특허에 해당하는 경우는 흔치 않음)
사실 스타트업이 성장 중임을 대학도 인지한다면 가치를 점점 높이기 마련입니다. 이런 경우는 타이밍이 중요 하겠죠.
두번째는 일부 이전입니다.
특허권은 여러 주체가 공유할 수 있는 재산권에 해당합니다.
각각의 주체는 독립적으로 특허발명을 실시할 수 있고, 자신의 특허발명 실시에 의한 수익을 공유자에게 분배할 필요도 없습니다. 그리고, 공유 특허권자가 자신의 지분을 타인에게 이전하고자 하는 경우에 다른 공유 특허권자의 동의가 필요합니다.
그렇기 때문에, 지분의 전체 이전에 대한 비용이 부담이 되는 경우에는 일부만이라도 이전받아 “스타트업이 특허 발명을 실시할 권한”을 획득하는 것이 중요합니다.
다만, 특허권의 남은 지분을 가진 대학은 실질적으로 이익을 보기 힘든 구조이기 때문에 (대학은 직접 특허발명을 실시하지 않고, 타인에게 특허 이전을 통한 수익화도 불가능하므로) 일부 이전은 쉽지 않은 옵션입니다.
그렇지만 의료 AI와 등과 같이 대학교, 대학병원과 협력이 필요한 기술의 경우에는 전략적으로 공유 특허들을 만들기도 합니다.
그 외에 특허에 대한 무효사유 등을 검토하여 이전 비용을 낮출 수 있는 방법 또한 있으나 이는 대학과의 관계 및 특허 검토 비용을 고려하여 선택하여야 합니다.(스타트업은 싸울 시간 없어요...)
2. 대학 소유 특허에 대한 실시권 설정의 경우
특허 전체를 이전 받는 것은 아니지만 특허발명에 대한 실시 허락을 받는 경우입니다. 흔히들 제약에서 말하는 LO(License Out)입니다.
특허법에서 실시권은 전용 실시권과 통상 실시권이 있습니다.
전용 실시권은 전용 실시권자만 특허발명을 실시할 수 있으며, 특허발명에 대한 독점권을 전용 실시권자만 행사할 수 있는 강력한 권리입니다. (특허권자도 특허발명 실시 불가) 실질적으로 특허권에 대한 기간 한정 이전인 만큼 비용 또한 특허권의 크게 차이나지 않을 수 있습니다.
통상 실시권은 통상 실시권자에게 특허 발명의 실시가 허락되는 권리지만, 제 3 자에게도 추가적으로 통상 실시권이 부여될 수도 있습니다.
즉, 하나의 특허에 대해서 여러 명에게 통상 실시권이 설정될 수 있으며, 실시권자는 독점권을 가질 수 없습니다. (독점권은 특허권자만 가짐)
전용 실시권 대비 약한 권리인 만큼 비용을 낮출 수 있는 장점이 있습니다.
이전, 전용실시권, 통상실시권 중 어느 것을 선택할지는 “독점권이 필요한가”를 기준으로 판단할 수 있습니다.
기술분야에 따라 특허권의 독점권을 행사하기 어려운 경우가 있고(예를 들어, AI 분야에서 오픈소스와의 관계에서 특허권 행사가 어려운 경우, 특허 내용이 침해 입증을 위한 증거 확보가 곤란한 경우 등) 독점권이 매우 중요한 경우(예를 들어, 제약)가 있기 때문입니다.
스타트업은 실질적으로 특허권의 행사가 어려운 경우가 많기 때문에 (특허권 행사에 역량을 소모하는 것보다 성장이 효율적인 경우 등) 이점을 고려하여야 합니다.
3. 특허권 이전 또는 실시권 설정 없이 특허 발명을 실시할 수 있는 경우
특허를 낸 시점과 실제 사업화를 하는 시점에서 특허발명에 개량되거나 하여 특허권의 권리 범위를 벗어나는 경우가 있을 수 있습니다.
특허 risk가 없는 경우에는 특허를 이전 받는 것이 불필요 할 수 있습니다.
특허 이전 비용이 높은 경우에는, 해당 기술의 실시에 있어 특허 이전이 필수적인지 검토하는 것도 바람직한 방법입니다. FTO(Freedom-to-Operate, 특허 침해 분석)는 실시 예정 기술이 특허권을 침해해 분쟁이 야기될 가능성이 있는지 검토하는 과정입니다.
검토 대상 특허가 명확한 경우(대학 보유의 이전 대상 특허)에는 비교적 낮은 비용으로 리스크를 줄일 수 있는 방법에 해당합니다.
다만, 특허 침해 분석에 있어 주의해야 할 점은 이를 통해 특허 이슈를 ‘완벽히’ 해결하기는 어렵다는 점입니다(대학 소유 특허 외 다른 특허들에 대해서는 다른 방법들도 동일하게 특허 리스크의 완벽한 해결은 불가). 실질적으로 가능은 하지만 너무 많은 비용과 노력이 들 수 있기 때문입니다.(스타트업은 그럴 시간 없어요 2)
Case 2 : 대학과 스타트업 공동소유 특허의 경우
1. 공유 특허권의 특징
공유 특허권은 일반적인 재산권과 다르게 각자 사업화하고 각자 수익화하며, 수익을 특허권의 지분별로 나눌 필요가 없습니다. 공동 소유이긴 하지만 사용에 의한 수익화는 각자 할 수 있다는 것이 특징입니다.
이러한 특징 때문에 “처분의 제한”이 생깁니다.
공유 특허권자가 제 3 자에게 실시권을 설정하거나, 특허권을 이전하는 경우 다른 공유 특허권자의 동의가 필요합니다.
대학이 대기업에게 특허권을 이전 해버리면 스타트업 입장에서 난감해 질 수 있겠죠. (각자 실시하고 수익화 하기 때문)
그렇기 때문에 특허권을 처분하려고 하는 경우 다른 공유 특허권자의 동의가 필요합니다.
대학교는 일반적으로 특허를 보유할 뿐 사업화 하지는 않고 있습니다.
주로 기술 이전을 통해 수익화를 하지만, 공동 소유의 경우에는 이전 불가능합니다.(스타트업에서 경쟁자에 대한 이전을 동의 해줄리 없죠)
2. 투자자 입장에서 고려해야 할 부분
따라서, 공동 소유 특허에 대해서는 이전을 고려치 않으셔도 됩니다. 스타트업의 사업화에 별 문제가 없는 경우가 대부분 이기 때문입니다.
그러나, 제약 분야 스타트업의 경우에는 라이선스 아웃을 해야 하는 경우가 있기 때문에 이러한 경우에는 제약이 생길 수 있죠.
비즈니스의 성격에 따라서 다를 수 있습니다만, 일부 분야를 제외하고는 크게 신경 쓰실 것 없이 사업화 하고, 추후에 자금 여유가 있을 때, 이전을 받아 두는 것이 바람직합니다.
Additional: 대학 보유 특허를 스타트업으로 이전하는 경우 고려사항
대학이 보유한 특허에 대한 이전이 있는 경우, 해당 특허의 발명자들에게 기술이전에 대한 보상이 지급될 수 있습니다.
대학 별로 상이하지만, 대학 2~5, 발명자 8~5 수준으로 특허 이전에 수익을 나누는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 보상금 때문에 대학은 특허 획득 비용과 보상금 지급 비용을 포함한 금액으로 특허의 가치를 책정하기도 합니다. (예를 들어, 특허 획득 비용 500만원 특허의 경우 대학 측에서 500만원을 회수하기 위해서는 2000만원 이상으로 이전 하여야 보상금 지급 후 특허 획득 비용이 회수 됨)
발명자(창업자)에게 지급되는 보상을 스타트업에서 회수할 수 있는 경우 실질적으로 이전 비용을 낮출 수 있는 방법이 되기도 합니다. (특허 이전 비용이 과다한 경우 창업자에게 실질적으로 exit의 효과가 있을 수 있음. 보상금을 스타트업에 대한 증자로 회수하는 방안 등)
간혹 특수 관계인인 제 3 자에게 대학의 특허를 이전한 후 스타트업으로 비싼 가격으로 이전하여 창업자가 자금을 회수하는 경우가 있을 수도 있으니 이점은 주의를 요합니다. (moral에 관련한 사례)
투자를 고려할 때 특허에 대해서 알아야 할 점은 비즈니스의 종류와 성장 단계에 따라서 특허의 중요도와 특허와 관련된 전략도 다르다는 점입니다.
기업차별화요소, 성장 단계 별 IP포트폴리오 예시특허의 독점권으로의 성격이 중요한 제약 분야, 소부장 분야(발주처에서 특허보증 요구의 경우)의 경우는 특허가 중요한 고려대상입니다.
인공지능과 같이 독점권의 행사가 쉽지 않은 분야의 경우(침해 입증 난이도, 오픈소스 라이선스와의 관계 등)는 독점권으로서의 성격보다는 기술력의 지표로 고려될 수 있습니다(그래서 인공지능 분야는 코어기술 특허들 뿐 아니라, 권리 행사 가능성이 있는 활용 기술들에 대한 특허를 모두 확보하는 전략이 필요).
분야 별로 특허의 독점권으로의 중요도는 상이하지만, 중요한 점은 특허 없이 기술의 보호를 받기는 매우 어렵다는 점입니다. 사실 초기 기업의 특허는 독점권 보다는 다른 용도가 더 많습니다.
투자 고려 단계에서 특허가 걸림돌이라면 주변에 변리사들(저요 저요)에게 살짝 물어보시기 바랍니다. 큰 문제가 아닐 수 있어서 살짝 알려 줄거에요.
저자 소개: 이호준 변리사는 샤오미, 바이두 등 국내외 유명 대기업, 뷰노 등 AI스타트업의 사건을 처리한 경험을 가지고 있으며, 상표권 분쟁에 대한 다수의 해결 경험이 있습니다. 이호준 변리사는 벤처캐피탈인 빅뱅벤처스의 이사로 인공지능과 관련한 기업들의 투자 심사를 수행하고 있으며, ABC특허법사무소를 운영하고 있습니다. 업무 문의는 hjlee@abcip.co.kr 로 부탁드립니다.
