우리회사도 특허괴물의 공격대상이 될 수 있다?!
시너지 IP의 삼성전자 상대 특허소송 제기
최근 삼성전자의 전 IP센터장(이하, A센터장)이 삼성전자를 상대로 특허 소송을 제기하였다.
음향회사인 테츠야라는 회사와 A센터장이 퇴사 후 속해있는 NPE인 시너지 IP가 공동 원고로서 소송을 진행한 것이다.
A센터장이 제기한 소송 내용을 살펴보면, 시너지 IP는 삼성전자의 “갤럭시 버즈”가 테츠야 사의 특허(표 1)와의 관계에서 침해가 성립한다는 취지로 소송을 제기한 것으로 파악된다.
[표 1 : 테츠야 사의 특허]변리사로서 특허괴물이라고 불리는 NPE가 제기한 소송이라는 점에서 우려되지만, 한편으로는 특허가 이슈화되는 측면에서 반갑기도 하다. 실제로 필자는 본 사건이 언론에 노출된 이후 지인으로부터 이와 관련한 많은 연락을 받았다.
NPE는 무엇이며, 왜 분쟁을 시작하는가?
그렇다면 NPE는 무엇이며, NPE를 부정적으로 바라보는 이유는 무엇일까?
NPE(Non-Practicing Entity)는 특허를 수익창출 수단으로 사용하는 비제조 특허 전문 회사이다. 즉 특허는 있으나 특허 기술을 실시하지 않는 회사인 것이다.
일반적으로 회사는 발명자가 기술을 발명하고 이를 회사 성장을 위해 적극적으로 실시하며, 발명한 기술에 대하여 특허권이라는 독점, 배타적인 권리를 얻지만, NPE는 다른 기업이 특허받은 기술을 매수할 뿐 실시하지 않는다.
실제로 이번에 소를 제기한 시너지 IP는 테츠야 이외에도 ETRI로부터 백억 단 위의 특허를 매수한 것으로 알려져 있다.
NPE는 매수한 특허기술을 이용하여 분쟁을 유도하고 수익을 창출한다.
구체적으로, 대다수의 NPE는 해당 기업에게 많은 소송을 한 번에 제기하여 비용 지출을 유도하고 분쟁 막판에 합의를 이끌어 소송을 취하하는 방식을 취한다.
[그림 1 : 미국 내 특허 분쟁 진행 현황, 출처 : 신정훈 의원실, 특허청]NPE가 이번처럼 분쟁을 위한 소를 제기하게 되면, 기업은 NPE 공격에 대응한 방어를 위해 많은 시간과 돈을 낭비하게 되므로 기업의 발전에는 방해가 된다.
NPE가 이렇게 기업을 힘들게 하는 점도 있으나, 동시에 장점도 있다.
우선, NPE의 활동을 통해 지식재산권의 중요성을 일깨워준다.
이러한 이슈를 통해서 회사들은 지식재산권에 관심을 갖게 되고 특허 포트폴리오 구축에 힘을 쏟는다.
또한, NPE의 공격 대상을 분석하면 경쟁력 있는 기술의 방향을 알 수 있다.
NPE도 수익을 창출하는 기업이므로 분석을 통해 전망 좋은 기술분야의 특허를 매수하고 분쟁을 제기하기 때문이다.
NPE가 특정 기술분야 회사에 공격을 시작했다는 것은 회사가 기술적으로 올바르게 성장하고 있다는 반증이며, 따라서 기술개발에 힘쓰고 있는 회사들은 잠재적으로는 NPE의 공격 대상이 될 수 있다.
NPE가 우리 회사를 공격한다면?
그렇다면 열심히 성장하고 있는 회사에 NPE가 공격을 하면 어떻게 대응해야 할까?
NPE가 공격하게 되면 침해 경고장과 같은 서면이 전달될 것이다.
가장 먼저 해야 할 일은, 일단 반응하지 않는 것이다.
경고장을 전달받고 아무런 대책 없이 반응하게 된다면 실제 분쟁에서 무과실의 항변이 어려워질 수 있다. 경고장을 전달받으면 일단 심호흡을 한번 하고 섣부르게 행동하지 말자.
두 번째는, 회사가 실시하고 있는 기술이 NPE 특허를 침해하고 있는지 여부를 판단해봐야 한다. NPE가 먼저 침해 판단 후 경고장을 송부하는 경우도 있지만, 그러지 않을 가능성도 높기 때문이다.
특허에 익숙하지 않은 회사의 경우, 특허 문서의 제목이나 도면만 보고 침해 판단을 하는 경우가 많다.
단순히 특허의 제목이 회사가 실시하는 기술과 관련이 있다거나, 특허 문서에 포함된 도면이 실시하는 발명과 유사한 경우 침해로 단정 짓는 경우가 그것이다.
이와 달리 실제 특허 침해 판단은 특허문서 내의 청구항과 회사가 실시하는 실시 발명을 비교하여 이루어진다. 특허침해 판단은 특허 실무 중에서도 아주 어려운 부분이지만, 간단하게 설명하면 아래와 같다.
[그림 2 : 침해 판단 방법]기본적으로 회사가 실시하는 기술이 청구항에 적혀있는 구성을 모두 실시해야 특허 침해가 성립한다.
NPE의 특허 문서에 그림 2와 같은 피자 청구항이 적혀있고 회사가 두 가지 case로 피자를 만든다고 가정해보자.
Case 1은 청구항에 적혀있는 페퍼로니, 올리브, 치즈 및 파인애플을 모두 이용하였기 때문에 추가적으로 “감자”가 추가되어도 침해이다.
Case2는 청구항 중 “파인애플”을 사용하지 않았다. 청구항의 구성 모두를 사용하지 않아 침해가 아니다. 즉, 청구항에 있는 구성 중 하나라도 실시하지 않으면 침해에 해당되지 않는다.
물론 상술한 내용은 특허 침해의 판단 방법에 아주 기본이 되는 내용에 해당되는 것이며 특허침해는 구성요소 완비의 법칙 및 균등론 등에 의해서 상세하게 판단되어야 한다.
세 번째, 침해로 판단된다면 후속 조치에 대하여 고민해봐야 한다.
침해에 대응한 절차는 회사의 상황에 따라 달리 진행될 수 있다.
예를 들어, 기술을 실시하여 기대되는 매출이 NPE의 합의금보다 훨씬 크다면 회사 입장에서는 빨리 NPE와 합의하여 리스크를 제거하고 사업을 진행하는 것이 바람직할 것이다.
또한 회사가 실시하는 기술이 트렌드에 민감한 경우에는 NPE 공격에 대응하느라 시간을 허비하는 것보다 신속한 합의가 적절할 것이다.
이 대응은 NPE의 등록 특허의 상황에 따라서도 달라질 수 있다.
등록 특허에 무효 사유가 있는 경우, 무효심판을 제기하여 소급적으로 등록 특허를 소멸시킬 수도 있고, 등록 특허의 존속기간이 얼마 남지 않은 경우에는 그냥 방관하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다.
침해가 아니라면, 비침해 논리를 준비하여 NPE의 본격적인 법적인 공격을 기다려야 할 것이다. 이때는, NPE도 적극적인 공격을 하지 않을 가능성이 크다.
오늘은 최근 이슈화된 A센터장 사건을 통하여 특허괴물로 불리는 NPE의 공격과 그에 대응방법에 대해서 간략하게 알아보았다.
기술기반의 회사는 성장하면 할수록 NPE의 공격 대상이 되기 쉽다. NPE가 공격해온다면 당황하지 말고 차근차근, 회사의 상황에 맞게 대응하는 것이 중요하다.
아무쪼록 NPE가 무분별한 분쟁을 지양하고 지식재산권을 통한 수익 창출을 통하여 기술산업에 도움이 되는 방향으로 성장했으면 하는 바람이다.
필자 소개
박기현 변리사는 카이스트 전기 및 전자공학부를 졸업하고 2015년 52기 변리사 시험에 합격했습니다.
국내 대기업의 기술 권리화, 특허 분쟁 대응 및 컨설팅 경험을 보유하고 있으며, 자율 주행, 영상 처리, 의료기기, 기계학습, 디스플레이, 단말 UI/UX, IP 포트폴리오 설계 및 IP 심판 소송 분야를 담당하고 있습니다.
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