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Jan 25. 2023
조달물품 지정을 위한 특허 확보 전략
[서일효 변리사의 특허 백과사전] feat. 특허적용여부 확인보고서
[조달물품 지정은 기업의 활로가 될 수 있다]조달청은 우수제품 제도나 혁신제품 시범구매 사업 등을 마련하여, 중소기업 및 초기 중견기업의 활로 개척에 도움을 주고 있다.
구체적으로, 우수제품 제도는 중소기업 및 초기 중견기업이 생산한 제품 중 기술 및 품질이 우수한 제품을 대상으로 엄정한 평가를 통해 우수제품으로 지정하는 제도로서, 우수제품으로 지정된 제품에 대하여는 국가계약법령에 따라 계약을 체결하여 각급 수요기관에 조달하는 제도이다.
혁신제품 시범구매 사업은 경쟁·인증·실적 기반의 기존 공공조달 제도로는 독창적·혁신적 기술개발 제품의 공공시장 진입이 어려운 상태에서 조달청이 직접 혁신제품의 첫번째 구매자가 되어 수요기관에 제공, 테스트를 시행함으로써 초기 실증사례를 형성함과 동시에, 기술개선 및 성능향상을 유도하고 후속구매의 확산을 지원하는 제도이다.
1. 특허적용여부 확인보고서의 필요성
기업에서 우수제품 제도 또는 혁신제품 시범구매 사업 등을 이용하기 위해서는 다양한 서류를 준비해야 하는데, 그 중 하나가 특허적용여부 확인보고서이다.
특허적용여부 확인보고서는 조달청과의 계약에 따라 한국특허기술진흥원에서 발급하고 있는데, 기업의 제품에 특허기술이 반영되어 있다는 점에 대하여 평가를 받을 때 필요하다.
2. 특허적용여부 확인보고서에 대한 이해
특허적용여부 확인보고서는 특허청으로 받은 특허기술의 구성이 제품구성과 동일한지 여부에 대한 보고서로서, 특허적용여부 확인보고서를 통해 특허/실용신안기술의 제품 적용여부가 판단된다.
구체적으로, 특허적용여부 확인보고서에서는 기업의 등록특허와 기업의 신청 제품을 비교하게 되며, 등록특허 중 독립청구항의 구성요소가 신청 제품에 모두 적용되었는지에 대하여 기술되며, 우수제품 또는 혁신제품으로 지정이 되기 위해서는 독립청구항의 구성요소가 제품에 모두 적용되었다는 평가를 받아야 한다.
즉, 특허적용여부 확인보고서에서 특허기술적용여부와 관련하여,
1) 적용, 2) 일부적용, 3) 미적용
중 어느 하나로 평가가 되는데, 우수제품 또는 혁신제품으로 지정이 되기 위해서는 “1) 적용”으로 평가가 되어야 한다.
특허적용여부 확인보고서의 경우에는 엄격한 평가가 진행되다 보니, 기업이 등록특허는 보유하고 있지만, 해당 등록특허가 신청 제품에 정확하게 매칭되지 않아서 일부적용 또는 미적용으로 평가를 받아 기업에서 곤란을 겪는 사례가 발생하고 있다.
이러한 상황을 미연에 방지하기 위해서는 조달물품 지정에 적합한 등록특허를 확보하는 것이 필요하다.
3. 조달물품 지정을 위한 특허 확보 전략
(1) 신청 제품에 매칭되는 청구항 설계 전략
① 특허출원 단계
특허적용여부 확인보고서에서 적용으로 평가받기 위해서는 독립청구항의 구성요소가 신청 제품에 모두 적용이 되어야 한다. 따라서, 신청 제품에 적용되는 기술만으로 청구항을 설계하는 것이 필요하다.
이와 더불어, 신청 제품에 적용되는 기술을 통해 심사 과정에서 특허성을 인정받을 수 있도록 하는 사전 준비가 필요하다. 신청 제품에 적용되는 기술에 대하여 진보성을 인정받을 수 있는 요소를 발굴하고 이러한 점이 부각되도록 하는 식으로 사전 준비를 진행할 수 있다.
② 심사 단계
등록을 받기 위해 심사 과정에서 청구항을 조정하게 되는데, 청구항의 조정 과정에서 신청 제품에 적용되지 않는 기술이 포함되지 않도록 해야 한다. 이를 위해, 기업과 논의하여 신청 제품에 적용되는 기술을 다시 한번 정리하고, 이러한 범위 내에서 청구항이 조정될 수 있도록 해야 한다.
(2) 독립청구항의 다변화 전략
특허적용여부 확인보고서에서는 등록특허에 포함된 어느 하나의 독립청구항과 신청 제품을 대비한다. 즉, 등록특허에 포함된 모든 독립청구항과 신청 제품을 대비하는 것이 아니며, 독립청구항이 여러 개 있는 경우 어느 하나의 독립청구항만 신청 제품에 매칭되면 된다.
따라서 신청 제품의 납품 형태가 유동적인 경우에는 독립청구항을 다양하게 설계함으로써, 어떤 형태로 납품이 되더라도 특허적용여부 확인보고서에 적용으로 평가되도록 하는 것이 필요하다. 예컨대, 신청 제품이 세트 형태로도 납품이 가능하고, 세트에서 일부 구성만으로도 납품이 가능하다면, 세트에 대한 독립청구항과 일부 구성에 대한 독립청구항이 모두 포함되도록 독립청구항을 다변화하여 설계할 수 있다.
(3) 분할출원 전략
사업 초기에는 조달청 납품 계획이 없다가 계획 변경으로 조달청 납품이 필요해지는 경우가 있다. 등록특허가 신청제품에 맞도록 설계가 되어 있으면 다행이지만, 그렇지 않은 경우도 있을 수 있다. 특허는 등록 이후에 원하는 대로 청구항을 수정하는 것이 어렵기 때문에, 이러한 경우를 대비하여 중요한 특허에 대해서는 분할출원을 해놓는 것을 고려할 수 있다.
분할출원이란 하나의 특허출원(원출원)에 둘 이상의 발명이 포함되어 있는 경우 일부 발명을 별개의 특허출원으로 분리하여 새로 출원하는 것을 말한다(특허법 제52조, 실용신안법 제11조 참조). 분할출원을 통해, 기업에서는 조달청 납품에 대비할 수 있다.
(4) 기간을 맞추기 위한 빠른 특허 확보 전략
우수제품 제도 또는 혁신제품 시범구매 사업은 신청기간이 정해져 있다. 이러한 신청기간에 맞추기 위해서 기업에서는 빠르게 등록특허를 확보해야 하는 경우가 있다.
이러한 경우, ①우선심사 신청을 통해, 심사착수까지 걸리는 기간을 단축시킬 수 있고, ②예비심사 신청을 통해, 거절이유의 통지를 받는 기간을 단축시킬 수 있고, ③보정안 리뷰 및 재심사 면담 신청을 통해, 거절이유 통지 및 대응 횟수 최소화시킴으로써, 빠른 등록특허의 확보가 가능하다.
위와 같은 접근을 통해, 기업에서 우수제품 제도 또는 혁신제품 시범구매 사업을 준비하는 과정에서 특허로 인해 발생하는 시행착오가 줄어들기를 바라본다.
필자 소개
서일효 파트너 변리사는 서울대 전기공학부를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험에 합격했습니다. 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.
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