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Apr 12. 2023
공동 출원 시 유의사항 4가지
특허의 발명자와 출원인
특허권을 받기 위해서는 특허 출원서를 특허청에 제출해야 하고, 특허 출원서에는 출원인과 발명자를 기재하도록 규정하고 있다(특허법 제42조제1항제1호, 제4호).
공동발명을 한 후 이를 특허출원하고자 하는 경우에는 공동발명자 전원을 발명자 란에 기재하고, 출원인 란에는 특허받을 수 있는 권리를 갖는 자를 출원인으로 기재한다.
예를 들면, 甲, 乙이 공동으로 발명을 하고 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 乙에게 양도한 경우의 특허출원서에는 출원인 란에 乙만 기재하여도 되지만, 발명자 란에는 甲, 乙 모두를 기재한다.
그러나, 甲, 乙이 공동으로 발명을 하고 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 乙에게 양도하지 않은경우 출원인 란에 甲, 乙이 기재(공동출원)되어야 한다. 만약, 乙이 단독 출원한 경우, 특허를 받을 수 없고(특허법 제33조제1항, 제44조, 제62조), 특허를 받았더라도 특허 무효가 된다(특허법 제33조제1항, 제44조, 제133조제1항).
공동 출원, 공유 특허권의 취득
이러한 공동출원이 특허를 받게 되면 공동출원인이 특허권자가 되는 공유특허권이 발생하게 된다.
기업과 기업, 기업과 대학, 기업과 대학 및 정부의 공동연구개발이 활발해지고 있는 현재 공유특허권을 취득하는 사례가 많아지고 있다.
1. 각 특허권자는 특허발명을 자유로이 실시할 수 있다
-“특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약 정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다”(특허법 제99조 제3항). 즉, 각 공유자는 타공유자의 동의 없이 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있는 것이 원칙이다.
2. 실시에 따른 이익을 타 공유자에게 분배하지 않아도 된다
-특별한 약정이 없는 한 각 공유자가 특허발명을 실시해서 얻은 이익을 타공유자에게 분배할 책임은 없다.
3. 각 공유자는 공유자 전원의 동의 없이 실시권을 허락할 수 없음을 유의해야 한다.
-“특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다” (특허법 제99조 제4항), 각 공유 특허권자는 제3자에게 실시권을 설정하기 위해 공유자 전원의 동의를 받아야 한다.
4. 지분을 양도하는데 공유자 전원의 동의가 필요함을 유의해야 한다.
-“특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다”(특허법 제99조제2항). 각 공유 특허권자는 다른 공유자의 동의 없이 지분을 양도할 수 없다.
즉, 타인과 공동 출원 등의 사정(위 ① ~ ④)으로 공유 특허권을 취득하는 경우, 공동 특허권자 1인은 a. 전원의 동의를 받아야 특허권에 대한 실시권(라이선스)을 설정할 수 있고, b. 전원의 동의를 받아야 지분 이전이 가능함을 알고 있어야 한다.
따라서, 단독으로 자유롭게 실시권을 설정할 필요가 존재하거나, 자유롭게 특허권 이전이 필요한 경우, 기업은 특허받을 수 있는 권리를 양수 받는 등의 조치를 통해 단독 출원하여 단독으로 특허권을 획득하려는 노력이 필요할 수 있음을 유의해야 한다.
필자 소개
박연수 파트너 변리사/변호사는 서울대 생물교육학과를 졸업하고 2009년 변리사 시험, 2012년 변호사 시험에 합격하였습니다. 생명공학, 약학 및 화학 분야 국내 및 해외 기업의 특허 업무 전반에 대하여 전문성을 가지고 업무를 수행해 왔으며, 국내 바이오 기업에서 IP 전략 수립, 국내외 IP 소송 업무를 담당한 바 있습니다. 현재, 특허법인 비엘티에서 화학 바이오 분야 특허, IP 전략 수립 업무를 담당하고 있습니다.
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