특허 침해 분석이란(FTO) ?
특허출원을 진행해 본 경험이 있는 기업이라면 출원 전 특허 등록 가능성을 확인하기 위한 선행기술조사를 수행해 본 경험이 있을 것입니다. 그러나, 이는 해당 발명이 특허 침해가 아님을 보장하는 것은 아닙니다.
특허 청구항에 A, B, C의 구성요소가 존재하는 경우 실시하고자 하는 제품이 A, B, C를 모두 포함하는 경우에 침해에 해당하며, 만일 A, B 만으로 구성된 경우는 침해가 아닙니다. 이를 특허 침해 판단에 적용되는 구성요소 완비의 원칙이라 합니다.
예를 들어, MSD의 면역항암제 키트루다는 항체의 특정 서열에 특허성을 인정받아 특허등록되었지만, 해당 특허를 실시하는 것은 오노제약의 특허권을 침해하는 것이므로 라이선스 비용을 지급하고 있습니다.
MSD의 키트루다 특허는 암의 치료에 CDR 서열 6곳이 특정된(구성 A) 항 PD-1 단일 클론 항체(구성 B)를 청구하는 특허(US8,952,136)에 의해 보호되고 있습니다. 그러나, 오노제약은 암의 치료에 (구성 B) 항 PD-1 단일 클론 항체를 사용하는 방법에 관한 원천 특허(US8728474)를 보유하여, 오노제약의 허락 없이 키트루다를 사용하는 것은 특허 침해를 구성하게 됩니다.
따라서, 특허 받은 발명이라도 제품 판매 전 특허 침해 여부에 대한 확인이 필요하며, 이러한 조사를 특허 침해 분석, FTO (Freedom to Operate) 분석이라 합니다.
FTO 분석은 분쟁 상황에서만 필요한 것일까?
기업은 FTO 분석을 통해 자사의 실시 기술이 유효한 타인의 특허권 범위를 침해하는지 미리 파악하여, 특허 침해 위험을 낮추고 분쟁을 예방할 수 있습니다. 특허 침해에 해당한다고 판단되는 경우, R&D 초기 단계에서는 회피 설계를 고려할 수 있으며, 특허권자와 라이선스 계약 체결, 특허 무효화 절차를 고려할 수 있게 됩니다.
뿐만 아니라, 기업이 투자를 받거나 기술 라이선스 아웃을 추진할 때, 기술특례 상장을 위한 기술성 평가를 받을 때 등 다양한 시기에 FTO 분석 결과가 요구되고 있습니다.
과거 특허침해분석은 분쟁 상황에서 이루어졌던 것과 달리, FTO를 필수적으로 요구하는 해외 기업들과 라이선스 계약 체결 등의 경험 사례가 축적되어, 현재에는 연구, 투자 단계에서도 특허 분석이 요구되고 있습니다.
FTO의 시기 및 필요성
제품 내용의 수정이 가능한 초기 연구 개발 단계에서 FTO 분석은 현명한 투자가 될 수 있습니다. FTO를 통해 초기에 핵심 특허를 식별하고 침해 위험이 가장 높은 특허를 검토하여, 특허 침해에 해당하지 않는 기술 구성을 중심으로 R&D를 진행하여, 침해 위험을 줄이고 제품의 특허 가능성을 높이는 설계를 할 수 있습니다.
초기에 FTO를 수행하지 못한 경우라면, 국내∙외 시장에 제품 출시 전에 수행하는 것이 바람직합니다. 미국에서는 특허 고의 침해에 대하여 증액 손해배상제도가 적용되며, 이때 특허 전문가의 FTO 분석을 통해 특허 침해가 아니라는 의견을 보유한 경우 고의성이 없었음을 입증할 수 있는 좋은 수단이 됩니다. 또한, 특허 침해 가처분 신청에도 대응할 수 있는 수단이 될 수 있습니다.
위 한국 판례는 특허 침해의 고의 여부가 형사사건에서 문제된 것이었으나, 2019. 7. 9. 부터 한국에서 시행되고 있는 특허 고의 침해에 대한 3배 손해배상에서도 동일하게 고려될 수 있을 것으로 생각됩니다.
필자 소개
박연수 파트너 변리사/변호사는 서울대 생물교육학과를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험, 2012년 1회 변호사 시험에 합격하였습니다. 생명공학, 약학 및 화학 분야 국내 및 해외 기업의 특허 업무 전반에 대하여 전문성을 가지고 업무를 수행해 왔으며, 국내 바이오 기업에서 IP 전략 수립, 국내외 IP 소송 업무를 담당하였습니다. 현재, 화학 바이오 분야 특허출원 업무 및 지식재산권 전반에 걸쳐 다루어지는 분쟁, 소송에 대한 대응, 자문 업무를 담당하고 있습니다.
특허법인 BLT
누군가는 특허를 만들 때, BLT는 당신의 사업의 성공을 만들어 냅니다. The Only Firm for Your Success!!
