[IPLEX] 상표 선사용권/선출원주의
아이피렉스 특허법률사무소가 알려주는 상표 제도
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
상표권 관련 분쟁은 비일비재하게 일어납니다. 본 포스팅에서는 등록되지 않은 선사용상표를 도용한 상표에 대한 대응 방법에 대해서 설명 드리겠습니다.
H.O.T. 상표권 소송에 대해서 들어보셨나요?
올해 5월, 2000년대 국내 최고의 아이돌 그룹이었던 H.O.T를 둘러싼 상표권 소송이 5년 만에 마무리 되었습니다.
H.O.T. 상표권 소송은 공연기획사와 SM엔터테인먼트의 전 대표 A씨 사이에서 벌어진 상표권 분쟁으로, 2010년 A씨가 H.O.T. 상표권을 등록하였는데, 해당 그룹의 재결합 콘서트가 주최되자 A씨가 자신이 등록한 상표와 동일∙유사한 표장을 사용해 저작권과 상표권이 침해되었다고 소송을 제기한 사건입니다.
법정 다툼 끝에 대법원은 A씨가 등록하려는 상표권이 옛 상표법 제7조 제1항 제11호(‘상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표 등록을 받을 수 없다’)에 해당한다는 것으로 무효 결정을 내렸습니다. 이 판결을 근거로 대법원은 A씨의 상표권은 처음부터 존재하지 않았던 거로 보고, 상표권 침해 행위에 해당한다고 볼 수도 없다고 판결했습니다.
H.O.T. 사건은 워낙 유명한 사건으로 언론에 회자되면서 많은 사람들이 알고 있습니다. 상표권을 둘러싼 분쟁은 빈번하게 일어납니다. 의도적으로 타인의 미등록 선사용상표를 모방 출원하여 등록한 후 상표권 침해를 주장하는 경우도 있고, 의도하지 않았지만 타인의 상표권을 침해하거나 침해 받는 경우도 있습니다.
상표권 침해를 받거나 하게 된 상황에서의 대처방법
상표는 소비자들로 하여금 기업 또는 상품을 단번에 떠올리게 하는 중요 요소입니다. 그렇기 때문에 상표 권리 확보가 매우 중요합니다. 그리고 기승을 부리고 있는 해외 상표 브로커들의 이슈도 많은데요. 우리나라에서는 인지도가 있지만 해외에서는 그렇지 않고, 등록도 되어 있지 않은 경우 타인이 해외 어느 국가에 상표권 등록을 한다면, 해당 상표로 그 국가에 상품을 수출 하는 데 제약이 따르는 등 손해가 발생합니다. 상표 브로커들은 상표권 양수나 사용권 설정 등에 대한 금전을 요구하는 등의 다양한 방식으로 기승을 부리고 있기 때문에 다툼의 여지를 주는 것은 피해야 합니다. 진출 계획이 있는 국가에 대해서는 국내에서 상표가 어느 정도 알려지기 전에 상표출원을 고려할 필요가 있습니다.
특허나 디자인처럼 상표 역시 선출원주의를 따릅니다. 자신이 사용하려고 하는 상표를 타인이 이미 출원하였거나 그러한 상표가 등록되어 상표권 침해가 발생하게 된다면, 사용 중인 상표를 사용하지 못하고 새로운 상표를 사용해야 한다면 막대한 손실을 가져올 수 있습니다. 그렇기에 상표를 사용하기 전에 먼저 출원하고 등록하는 것이 중요합니다.
상당 기간 사용한 상표를 타인이 먼저 출원했을 경우에는 이의제기 및 무효심판을 청구할 수 있습니다. 자신의 상표가 특정인의 상품표지로 인식될 정도로 국내 사용자에게 알려져 있어 출원상표에 거절이유가 존재하는 경우, 특허청장에 등록될 수 없다는 취지의 정보를 제공하거나 출원공고일로부터 2개월 이내에 이의신청을 할 수 있습니다. 등록된 건의 경우에는 무효심판을 청구할 수 있습니다.
그리고, 선사용권을 주장할 수 있습니다.
선사용권 주장
선사용권이란 상표를 출원하지 않았더라도 먼저 사용한 경우에 상표권 침해를 피할 수 있도록 하는 제도입니로, 선사용권이 인정된다면 상표 사용에 대한 정당한 권원이 인정되어 상대방의 침해 주장을 피할 수 있습니다. 선사용권이 인정되기 위해서는 몇 가지 요건을 충족해야 합니다.
부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표출원 전부터 국내에서 계속 사용하고 있어야 한다.
타인의 상표출원 시에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 국내 수요자 간에 알려져 있어야 한다.
상표권 남용의 항변
타인이 무효사유가 명백한 상표권에 의해 침해금지청구 등 권리행사를 하는 경우, 상표권 남용의 항변이 간으합니다. 대법원은 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시한 바 있습니다.
위와 같은 조치들은 모두 자신의 상표가 사용으로 인해 국내 수요자에게 특정인의 상품표지로 인식될 정도로 알려져 있다는 것을 전제로 하고 있기 때문에 증명에 어려움을 겪기도 합니다. 상표를 사용하기 전에, 미리 상표를 출원하여 등록을 받고 그 이후에 사용하는 것이 가장 바람직합니다.
아이피렉스 특허법률사무소는 국내 상표, 미국 상표, 중국 상표, 유럽 상표, 마드리드 상표에 대한 높은 이해력을 바탕으로 상표권을 확보할 수 있도록 많은 기업들에게 도움을 주고 있습니다. 아이피렉스 특허법률사무소 변화에 발맞춰 상표에 대한 진정한 권리자의 권익을 지키고, 상표권을 보호하기 위해 가능한 법적 대응을 총동원하는 등 적극적인 맞춤형 법률 서비스를 제공합니다.
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상표권 확보를 위해 기업이 기울인 노력은 보호받아야 합니다. 아이피렉스 특허법률사무소는 개인과 기업의 가치를 세우는 상표권, 특허권, 디자인권, 실용신안권의 지식재산권 보호를 위해 꼭 필요한 전문가입니다.
저자 소개: 김용덕 변리사는 삼성전자, LG전자, 샤오미, 바이두 등 국내외 유명 대기업들의 지식재산권 사건을 처리한 경험에 기초하여 아이피렉스 특허법률사무소를 설립하였습니다. 김용덕 변리사는 국내외 상표를 처리한 경험에 기초하여 『상표 유사판단 이론 및 판례』 책을 펴내기도 했습니다.
아이피렉스 특허법률사무소는 삼성역 인근에 위치한 특허법률사무소로 최고의 기술력에 최상의 노하우로 고퀄리티 지식재산권 서비스를 제공합니다. 아이피렉스 특허법률사무소는 상표 컨설팅을 진행하는 특허법률사무소입니다. 상표 컨설팅은 선행 상표를 검토하여 상표 등록 가능 여부를 판단할 뿐만 아니라 등록 가능성이 낮은 상표를 등록시키기 위한 방법 및 기타 전략을 제공합니다. 또한 상표권 침해를 받은 기업의 지식재산권 보호를 위한 법률 방어 전략을 세우고 침해 대응을 위한 절차를 진행합니다.
