[IPLEX] 상표 판례 - 2018허2960
이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되었다고 본 사례
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되었다고 봐, 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는고 판단한 사례를 소개해 드리겠습니다.
2018허2960 등록취소(상)
판단 기준
상표의 ‘사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시∙수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고∙정가표∙거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 그리고 상표법 제225조 제1항에 의하면 상표법 제119조 제1항 제3호에 규정된 ‘등록상표’에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표도 포함된다.
상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 규정들에 비추어 보면, 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록 취소심판청구를 한 경우 심판청구 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 경우에는 그 취소심판청구는 전체로서 인용될 수 없고, 이와 달리 그 사용이 증명된 지정상품에 대한 청구만 기각하고 나머지 지정상품에 대한 청구를 인용할 것은 아니다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조)
판단
원고의 이 사건 실사용상표를 이 사건 등록상표와 대비하면, 전체적으로 그 문자 및 도형의 구성은 동일하고, 다만 이 사건 실사용상표의 도형 부분을 구성하는 색채가 이 사건 등록상표의 도형 부분과는 달리 빨강, 초록, 보라로 각 구성되어 있으며, 문자 ‘eyegem’ 부분 오른쪽에 특허청에서 등록받은 상표임을 표시하는 문자 ‘Ⓡ’이 추가로 표기되어 있는 점에 차이가 있다. 그러나 상표법 제225조 제1항에서 '상표법 제119조 제1항 제3호에 따른 ‘등록상표’에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표가 포함되는 것으로 한다.”고 규정하고 있는 점, 문자 ‘Ⓡ’의 경우 등록받은 상표임을 표시하는 관용적인 표장으로서 독자적인 식별력을 인정하기 어려운 점 등에 비추어, 양 상표 간에 식별력의 차이가 있다고 보기는 어려우므로, 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일성이 인정된다. 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 원고의 통상사용권자인 권영자에 의해 그 지정상품 중 하나인 ‘콘택트렌즈’에 관한 광고에 표시되고 전시, 반포됨으로써 사용되었다.
결론
이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 ‘콘택트렌즈’에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용한 사실이 인정되므로, 이 사건 등록상표는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.
이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 이상, 이 사건 심판 청구는 그 전체가 기각되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.
판례 전문
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