[IPLEX] 상표 판례 - 2018허8753
이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자에 의하여 정당하게 사용되었다고 보아 등록취소사유에 해당하지 아니한다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.
2018허8753 등록취소(상)
관련 법리
상표법 제119조 제1항 제3호는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우 피청구인(상표권자)이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다. 여기서 상표의 ‘사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고∙정가표∙거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
상표법상 위와 같은 상표의 사용은 결국 상표 등을 상품과 관련하여 그 출처표시로서 사용하는 것을 의미하며, 반드시 상표 등이 상품 등에 고정되거나 시각·후각·청각적으로 인식될 것을 요구하는 것은 아니라고 할 것이다. 한편 상표 등으로서의 사용의 일종인 상품 등의 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV뿐만 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품 등에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함되며, 그 ‘광고’의 내용 및 형식에 관하여 상표법이 특별히 규정하는 바가 없으므로, 상품에 관한 정보를 일반소비자에게 시각적으로 알리는 정도의 그림이나 글이면 위 ‘광고’로서의 요건을 충족하고, 반드시 상품명이나 제조원이 표시되어야만 하는 것이라고는 할 수 없다(대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후179 판결, 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결 등 참조).
나아가, 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 목적이 있으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 ‘등록상표 등의 사용’ 여부 판단에서는 상표권자 등이 자타상품 또는 자타서비스업의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터 잡아 등록상표 등을 사용한 것으로 볼 수 있는지가 문제 될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품 등의 출처 표시로서 인식할 수 있는지는 등록상표 등의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 참조).
판단
[이 사건 등록상표]
지정상품: 상품류 구분 제09류의 내려받기 가능한 컴퓨터 프로그램, 기록된 컴퓨터 프로그램, 유무선 통신을 이용한 체중/체지방/체수분/근육량/신장(身長)/BMI 관리 프로그램, 저울(체중계)
다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 지정상품 중 내려받기 가능한 컴퓨터 프로그램, 저울(체중계)에 정당하게 사용된 것으로 보아야 한다. ① 원고가 개설한 인터넷 홈페이지는 홈페이지 방문자들을 대상으로 원고 회사 및 상품을 소개하고 홍보하기 위한 목적으로 개설된 사이트이다. 홈페이지 첫 화면에 표시된 한글로 된 회사 안내 문구 등에 비추어 볼 때, 원고는 홈페이지 개설 당시 홍보의 대상으로 국내의 수요자들도 염두에 둔 것으로 보인다. ② 원고는 위 인터넷 홈페이지에 적어도 2013. 6. 24. 경부터 2014. 12. 18. 까지 「Product Gallery」 항목에 「Health care system “iFit”」라는 설명과 함께 표장이 표시된 체중계 및 어플리케이션에 관한 사진을 게시하였고, 「Product Review」 항목에 위 체중계 제품에 대한 보다 자세한 정보를 표시하였다. 비록 위 홈페이지에 제품 설명이 영문으로 기재되어 있다고 하더라도, 원고 제품 중에 표장이 표시된 체중계 및 어플리케이션 제품이 있다는 정보를 위 홈페이지를 방문하는 국내 일반소비자에게 시각적으로 알리기에는 충분해 보이므로, 이는 상품의 국내 광고행위로 보아야 한다.③ 이 사건 등록상표표장과실사용표장은 그 색상에 있어서는 차이가 있으나 형태가 동일하다. 따라서 원고가 홈페이지에 사용한 실사용표장은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장이라고 할 것이다.
이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 피고의 이 사건 취소심판청구일인 2017. 3. 27. 전 3년 이내에 국내에서 상표권자인 원고에 의하여 지정상품 중 내려받기 가능한 컴퓨터 프로그램, 저울(체중계)에 정당하게 사용되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당하지 아니한다.
결론
이 사건 등록상표는 피고의 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자인 원고에 의하여 지정상품 중 내려받기 가능한 컴퓨터 프로그램, 저울(체중계)에 정당하게 사용되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당하지 아니한다.
판례 전문
상표법 제119조 제1항 제3호_2018허8753_비해당.pdf
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저자 소개: 김용덕 변리사는 삼성전자, LG전자, 샤오미, 바이두 등 국내외 유명 대기업들의 지식재산권 사건을 처리한 경험에 기초하여 아이피렉스 특허법률사무소를 설립하였습니다. 김용덕 변리사는 국내외 상표를 처리한 경험에 기초하여 『상표 유사판단 이론 및 판례』 책을 펴내기도 했습니다.
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