창업 단계에서의 세 가지 실수
(스타트업 특허/상표)
창업 전후 실수하기 쉬운 사항
여기서 말하고자 하는 단계는 창업을 했지만, 아직 본격적인 매출이나 현금 흐름이 발생하기 전에 회사가 아직 본격적으로 자리를 잡기 전이라고 할 수 있다. 일부 회사는 자리를 잡은 이후에도 같은 문제를 안고 갈 수도 있다. 이 단계에서는 창업 멤버는 아직까지 확정되어 있지 않아, 몇 명의 파트너가 들락날락 거리는 상황일 수 있고, 막 추가 투자를 받으려고 하는 단계일 수 있다.
"우리는 상표와 특허 출원을 모두 했으니, 이제 아무런 문제가 없습니다."라고 하는 것은 여기서 말하고자 하는 부분은 아니다. 물론 출원을 마쳐야 하겠지만, 사실 이 부분에서보다는 다른 부분에서 더 큰 문제가 발생될 가능성이 높다. 특히, 창업자가 초기에 안이한 마음으로 처리했던 사실들이 나중에 투자 과정에서 불편한 진실로 드러나는 경우가 많다.
1. 어떠한 회사에 직원이던 시점부터 스타트업을 시작한 경우
우리나라에는 '직무발명제도'라는 제도가 있다. 직원이 개발한 기술은 '직무상 발명'이 되고, 그 직원을 고용한 회사가 권리를 가진다. 만일 회사의 입장에서, 연구직 직원이 퇴사해서 어떤 아이템을 가지고 창업한다고 하면, 그 기술이 회사에서 개발된 것이 아닌지 의심할 수밖에 없다.
일반 회사든, 연구소든 규모가 있는 곳이라면 고용계약서 상에 특허와 같은 지식재산권에 관련된 규정이 있다. 회사에서는 각종 자원들을 제공하는 것뿐 아니라, 여러 인센티브를 제공하여 지식재산권 획득을 장려하는 한편, 근로 계약서 내에서는 "회사에서 회사의 자원을 활용한 개발 결과물은 회사의 소유"라는 규정이나, "직원이 진행한 개발 결과물은 회사의 소유"라는 규정이 있을 수 있다.
원칙적으로 우리나라에서는 직원이 개발한 모든 결과물을 무조건적으로 회사가 가지는 규정은 무효로 보지만, 이 경우, 다 가져가는 것이 무효라는 것이지, '직무발명'인 경우는 여전히 유효한 계약으로 본다. 따라서 업무와 관련하여 개발한 내용은 회사의 소유가 될 수 있다.
혹자는 이 규정을 피해하기 위하여 가족이나 지인 이름으로 특허 출원하는 경우가 종종 있는데, 이것의 고의성이 입증된다면, 등록된 특허는 무효가 되거나 회사로 귀속될 수 있으며, 안 하는 것이지 절대 못하는 것은 아님을 알아야 한다. 회사가 잘 안될 때는 이러한 사항들이 큰일이 아닌 게 되지만, 회사의 가치가 커지게 될수록 빼앗긴 것일 수 있는 권리에 대해서는 다양한 방법으로 청구하려고 할 것이다.
대응 방법 :
일단, 회사를 다니다가 창업을 생각한다면, 첫 번째로는 현재 또는 직전의 직장과 맺은 고용계약서를 살펴보아야 한다. 특히, 연구소, 대학교와 같은 연구 개발 목적의 조직들은 각별히 신경 써야 한다. '직무 발명'의 시기적 기준은 '발명이 재직 내에 완성되었을 것'을 기준으로 한다. 따라서 퇴직 후라고 하더라도 가까운 시일 내에 바로 출원한다던지 하는 것은 각별히 조심해야 할 사항이다. 또한, 경쟁업체 취업 금지 및 창업 금지 조항이 있는지도 확인하여야 할 사항 중의 하나이다.
특히 직전 회사의 중요한 기술이나 기밀문서, 영업 자료 등과 관련된 사항이 있는 경우에는 의도적으로 문제가 될 사항은 직전 회사에서 가져오지 않는 것이 좋다. '영업 비밀'은 '공지성'이 있는 경우 상실된다. 만일 필요한 자료가 있다면, 회사의 자료 중 공개된 것을 최대한 활용하는 전략을 가져가는 것도 하나의 방법이다.
[ 회사가 중국에 있는 경우 ] (2016영 9월 추가)
회사가 중국에 있는 경우에는 전혀 다른 상황이 전개 된다. 중국은 모든 특허의 소유권이 회사에 귀속되며, 회사가 주장할 수 있는 기간은 퇴직후 1년까지 이다. 따라서 재직시 개발한 내용을 퇴사 이후라도 1년이 안되어 개인명의로 출원하면 특허권을 도용한 것이 된다. 또는, 새롭게 고용한 연구원이 전 직장에서 퇴사한지 1년이 지나지 않았다면, 본인이 설령 개발하였다고 하더라도 이것은 우리 회사의 기술이 아닌 전 회사의 기술로 인정될 가능성이 높다.
제조사가 중국에 있는 경우가 늘면서, 연구소까지 중국에 설립하는 사례가 종종 있는데, 위에서 언급한 사항은 반드시 숙지하여야 한다.
2. 계약서 없는 상태에서의 회사 분할/멤버 탈퇴
창업을 처음 시작할 때는 모두가 장밋빛이지만, 멤버가 찢어지는 것은 흔히 생기는 일이다. 대부분의 창업자가 계약서를 작성해야 하는 것을 알고 있기는 하지만, 그 계약서에 필요한 구체적인 사항이나 서로의 역할에 대한 협의는 이루어지지 않는 경우가 많다. 어쩔 수 없이 멤버가 탈퇴하는 경우 매매협의(buy sell agreement / buy out agreement)는 사업을 보호하기 위해 필수적인 장치이다.
동업자 간에는 실질적인 매출이나 현금흐름이 생기기 전 까지는 막상 계약관계를 명확히 할 필요성을 느끼지 못한다. 단지 지분에 대한 계략적인 협의가 있을 뿐이다. 하지만, 회사에 투자하는 투자자는 지분 관계에 더하여 이러한 매매협의가 있는지부터 확인한다. 이러한 협의 없이 동업자가 회사를 나가는 경우 회사의 존립이 문제 될 수 있다. 동업자는 회사에 대해 어떠한 소유권을 주장할 수 있는지에 대한 명확한 근거가 없다. 단지 숫자만 있을 뿐이다. 권리는 있는데 그 범위에 대한 근거가 없다는 것은 앞으로 분쟁의 여지가 매우 크다는 의미로 해석된다. 회사의 핵심적인 자산이 기술인 경우, 특허권이 제일 큰 문제가 된다.
예를 들어, 회사의 핵심 기술에 대한 특허권을 가진 동업자가 회사에 특허권을 귀속하는 것을 거부하는 경우, 언제든 그 동업자는 다른 곳에서 똑같은 제품을 아무런 제약 없이 생산할 수 있고, 더군다나 이 경우에는 최초 사업자는 특허권이 없어 똑같은 제품을 생산하지 못할 수도 있다.
법인 설립 전에 법인 명의가 없으므로, 특허나 상표를 대표이사 이름으로 개인 출원했다가, 이를 법인으로 되돌리지 못하고 그냥 두고, 훗날 특허권이나 상표권이 중요한 가치를 가지게 되는 경우도 있다. 공동 창업자의 상표권은 국내 T사에서도 유명한 선례로 남은 바 있다.
대응방법 :
동업인 경우, 특허권이나 상표권은 공동 소유 또는 법인 소유로 진행해야 한다. 국내에서는 공유의 경우 여러 문제가 발생할 소지가 있어, 법인 소유가 가장 깔끔하다(하지만, 종종 이것 또한 개별적인 사안에 따라 형태가 달라질 수 있다). 공동 창업자는 반드시 매매협의를 체결하여 회사가 분할되는 것을 방지하는 조항을 넣어야 한다.
3. 온라인에서 무료로 다운로드한 각종 계약서
사업 초기에 남발한 각종 계약서에 대해서 우리는 별다른 검토를 하지 않는다. 지분 계약서가 필요하고, 비밀유지 계약서가 필요하면, 인터넷을 뒤져 무료로 다운로드하거나, 저렴한 가격으로 양식을 제공하는 곳에서 다운로드한다.
보기에 한 10년도 더 되어 보이는 양식이지만, 막상 변호사를 통하려니 부담스럽고, 급하게 처리해야 할 것 같아 그냥 다운로드하여 이름만 변경한다. 여기서, 이 순간에는 수십에서 수백만 원을 아낄 수 있지만, 문제가 치명적인 경우에는 훗날 회사의 존폐를 가를 만한 문제가 될 수도 있다.
바뀐 규정이라던지, 폐지된 법안과 관련된 내용이 있을 수 있고, 너무 오래된 계약서의 경우 계약서의 역할을 제대로 하지 못할 수도 있다. 회사의 중요한 계약에 관련된 계약서는 부분적으로라도 반드시 전문가의 검토를 받는 것을 제안한다.
대응방법 :
거래상대방, 직원, 매입처, 외주처 등과 작성한 계약서는 처음부터 작성받지는 못하더라도, 전문가에게 검토는 받아야 한다. 그리고, 서명하기 전에 반드시 차분한 마음으로 시간을 내어 정독할 필요가 있다.
