어떻게 하면 특허를 등록받을 수 있나?
특허등록에 대한 현실적인 방법
고객이 가장 궁금해하는 질문을 받자면 위의 질문이 가장 단순하고 명료한 질문이 될 것 같습니다.
어떻게 하면 특허를 등록받을 수 있을까요?
이번에 저희 회사에 등록 특허가 꼭 필요합니다.
우리 기술 등록받을 수 있게 잘 부탁드립니다.
...
이것은, 아래와 같은 내용으로 세분화할 수 있습니다.
A. 진행되는 발명이 거절되는 특허인지를 정확하게 파악하는 방법
B. 만일 거절되는 특허로 판단받은 경우 이것을 변형하여, 등록되는 특허로 개선하는 방법
C. 현재 단계에서는 특허를 포기하고, 연구개발을 진행하여 다른 아이템으로 특허를 진행하는 방법
특허 출원의 목적에 따른 종류로 분류한다면, A. C. 특허로 사업을 보호하는 위한 목적, B. 등록 특허권을 보유하기 위한 목적
A, C의 경우는,
자신의 영업을 가지고 있는 사업자는 자신의 영업을 보호해 줄 특허권이 필요합니다. 이 경우는 연구개발이 진행되어 감에 따라 변화하는 실제 제품의 스펙에 맞는 특허를 계속 진행하여야 합니다. 1건의 특허라면 경쟁사를 무찌를 만한 충분한 특허가 되지 않지만, 의미 있는 특허가 4건, 5건 쌓여간다면, 적어도 우리가 개발한 분야에 대해서는 독점권을 가져갈 수 있습니다. 특히, 5년 이상된 기업에서는 이러한 특허를 통한 기술보호의 효력이 점점 발생하고 있습니다.
B의 경우는,
권리범위가 협소하더라도 대한민국에서 창업자가 등록 특허를 1개 가지고 있는 것은 대단히 큰 의미를 가집니다. 그래서 비록 자신의 영업을 커버하지 못하는 특허권이라도 특허권의 보유를 위해서 2)의 작업이 필요한 경우도 있습니다. 벤처인증, 각종 정부지원사업, 기보/신보를 통한 대출 등 정부에서 지원하는 관련된 각종 혜택에 지원하려면 등록된 특허는 필수인 시대가 되었습니다.
물론,
A(사업 보호를 위한 목적)과 B(등록 특허를 보유하기 위한 목적)이 혼재되어 있는 경우도 있습니다.
우선 기본적인 의미. 즉 자신의 사업을 보호하는 특허의 진행(A의 경우)에 대해 이야기해 보겠습니다.
사실 개발이 완료된 시점에서 개발된 기술은 구체적으로 결정해져 있는 것이고, 이것의 등록 여부는 기술의 내용에 따라 이미 결정되어 있는 것과 다름없습니다.
왜냐하면, 출원일 이전에 공개된 내용을 기준으로 특허가 거절되는 것인데, 이렇게 출원일 이전에 어떠 어떠한 기술이 공개되는가의 여부는 발명자가 관여할 수 있는 부분은 아니기 때문입니다. 따라서, 발명이 완성되었다면, 특허출원에 앞서 이러한 출원일 전 공개 자료를 정확하게 검증하는 것이 필요합니다.
(물론 출원일을 조금이라도 앞당기는 방법이 있습니다. 이것은 예비 출원을 활용하는 방법입니다.)
특허의 등록 여부는 기술이 개발된 단계에서 이미 결정되었다고 볼 수 있습니다. 만일 등록이 용이하지 않다면 특허를 진행하지 않는 것도 고려해 볼 수 있습니다.
특허를 진행하지 않는다면 소비자의 요구를 충족시키는 더 세부적인 방향으로 개발을 이어가다가 새로운 포인트가 생기면 다시 특허를 진행해 볼 수 있습니다.
새로운 포인트가 생길 때에 다시 특허 등록의 여부를 판단하면 됩니다. "연구 결과 > 특허 > 재연구"의 루트를 이어가면 됩니다.
특허의 등록 여부는 이미 결정된 것이라고 했습니다.
그래서 특허를 등록받기 위해서 하는 것이 아닌, 거절되는 특허를 진행하지 않는 방법을 찾아야 합니다.
< A. 거절되는 특허를 가릴 수 있는 방법 >
1) 충분한 발명의 구체화
발명의 내용이 구체적일수록, 판단의 결과도 더 정확합니다.
발명이 구체화된 경우에는 특허 거절의 결과를 더 정확하게 판단할 수 있습니다. 따라서, 특허 진행에 앞서 발명을 구체화하는 작업이 필요합니다.
실질적으로 제품 개발이 구체화되지 않은 상태에서, 막연히 '이러이러한 기술'이라는 단계에서 진행하는 경우, 특허의 결과가 부정확하고, 때로는 발명자의 의도와 다른 내용으로 해석되어 다른 결과가 나오는 경우도 있습니다.
이 경우에는 좀 더 기술을 구체화하는 작업을 진행하고 특허나 선행기술조사를 진행해야 합니다. 그리고 이러한 기술의 특정되는 부분은 본인도 놓칠 수 있는 부분이 있기 때문에, 가급적이면 미팅을 통해 진행하는 것을 제안합니다.
적어도 4~5개 이상의 단계나 구성이 구체적으로 확정되어야 합니다.
발명자가 자칫 누구나 알 수 있는 부분이라고 생각하여 생략되는 구성이나 단계도 구체적으로 파악하여야 하고, 전체적으로 완결된 하나의 완제품이나 프로세스의 수준에서 발명을 완성시켜야 합니다.
2) 철저한 선행기술조사
무엇보다 중요한 부분은 바로 그렇습니다. 선행기술조사입니다.
얼마나 우리 기술에 대해 꼼꼼히 선행기술조사를 진행하느냐에 따라, 특허의 거절을 객관적으로 예측할 수 있는 정확성이 높아지고, 진행과 미진행을 구분하는 중요한 의사 판단을 할 수 있습니다.
대부분 국내 특허 사건의 경우에는 선행기술조사를 진행하지 않는 경우가 많지만, 저는 꾸준히 이의 중요성을 알리고 선행조사를 하는 것을 제안드리고 있습니다.
적합한 비용에 특허청과 거래하는 기관에 의뢰도 가능합니다. 이렇게 진행하는 경우 일반적인 사무소 내의 선행기술조사보다는 좀 더 특허청의 입장에서 진행하게 되고, 특허의 등록률 판단을 더욱 명확하게 알고 진행이 가능합니다.
* 여러 단계의 선행기술조사 루트
"자체 선행조사 > 명세서 작성 > 기관 선행조사 > 출원 > 우선심사"의 루트는 매우 높은 등록률을 보입니다.
(현재까지는 저희는 재심사 단계를 포함했을 때에 거절된 건이 없습니다. 그만큼 이 방법은 심사관에게도 설득력을 가집니다. 인용되는 인용문헌이 사전에 검토했던 게 대부분 나오기 때문입니다.)
< A에서 B로의 전환 >
(A)에서 (B)로의 전환은 특허를 의뢰하여 왔으나, 특허성 검토 결과 특허 진행이 어려운 경우입니다.
물론 이 경우에는 기본적으로 특허를 진행하지 않는 것이 원칙이나, 아까도 말씀드린 바와 같이 대한민국에서 등록 특허권의 보유는 다양한 의미를 가집니다.
권리범위를 좁게 하더라도 등록 특허가 필요한 경우에는 자체적인 컨설팅이 가능합니다. 또는 아이디어 회의를 통해 이러한 권리를 만들어 가는 작업도 진행 가능합니다.
이 작업의 특징은 미팅에서 매번 새로운 시드를 협의하고, 가급적이면 새로운 트렌드를 활용할 수 있는 해결 방법을 찾아갑니다. 이렇게 새로운 기술기반의 특허일수록 기존의 신규 기술이 존재할 가능성이 낮아 등록 가능성을 높일 수 있기 때문입니다.
< 연구 개발을 통한 새로운 기술의 발명 >
이 단계에서는 새로운 기술을 개발하여 특허를 진행하는 단계입니다. 이때에 활용할 수 있는 것은 '관련 기술 동향 조사'입니다.
3) 관련 기술 동향조사
관련 기술 동향조사는 꼭 특허를 진행하지 않는 상황이라도, 연구개발에 아주 큰 도움을 받을 수 있습니다. 향후 진행되는 연구/개발까지도 참고할 수 있습니다.
'선행기술조사'와 일반적인 수준의 '기술동향조사'를 다르게 명명되는 이유는,
'선행기술조사'는 특정된 기술에 대하여, 선행하여 개발된 부분이 있는가를 조사하는 것이고, '기술동향조사'는 관련 분야에서 다른 개발사나 누구이고, 어떠한 특허를 진행하는 가를 조사하는 것이어서 이를 진행하는 내용과 그 목적이 다르기 때문입니다.
관련 기술 동향조사는 단순히 우리 발명이 특허로 될 것인지를 검토하는 것이 아니라, 관련 분야의 특허를 보는 것입니다. 가장 중요한 결과는 같은 연구나 개발을 하는 주체, 즉 경쟁 기업이나 연구소를 찾는 것입니다.
만일 하나도 없다면, 우리는 상당히 특허에 가까운 위치에 있을 수 있고, 만일 너무 많다면, 우리의 기술분야를 다시 좁혀야 합니다.
같은 연구나 개발을 하는 기업/연구소의 특허는 개발에 중요한 포인트가 됩니다.
1) 언제부터 개발해오고 있고 어느 정도 수준으로 진행되었는지?
2) 현재는 무엇을 개발하고 있는지?
3) '왜' 이런 기술을 개발하고 있는지?
특히, 3)을 활용하여 기존의 선행 기업/연구소들이 진행하지 않았던 새로운 방법으로 문제를 해결하는 경우 우리만의 독특한 기술이 되며, 당연히 이러한 기술들은 소비자가 요구하는 니즈(기술의 목적)를 만족하는 다른 해결방법이므로 상당한 가치를 가집니다.
'왜'라는 것은 최근 연구 개발에서 필요한 니즈가 될 수 있습니다.
예를 들어, "청소기의 무선화"는 5년 전까지만 해도 큰 이슈가 아니었지만, '다이슨 청소기'의 히트로 인해 어떤 개발사라도 무선 청소기를 생산하는 것이 큰 화두가 되었습니다. 다이슨이 '무선 청소기'를 개발하는 시점에서 우리가 이를 보았다면, '배터리를 활용하면서도 큰 흡입력을 낼 수 있는 무선청소기'의 개발 과정을 엿볼 수 있었을 것입니다.
< 출원에서 더 알아야 할 점 >
4) 포기하지 않는 출원 행위
특허청에서 거절결정은 최종 단계가 아닙니다.
일반적인 특허청의 심사는 이렇게 이루어집니다.
1차 심사(최초 의견제출 통지), 2차 심사(최후 의견제출 통지)가 있고 나서, 최종적으로 거절결정이 이루어집니다.
거절 결정서라는 통지서가 발송되고, 심사 단계에서 최종적으로 이 특허의 등록을 거절한다는 의미입니다.
하지만 거절결정은 심사단계의 최종 판단이지 전체적으로 보았을 때에 최종적인 판단은 아닙니다.
이후 진행될 수 있는 절차는,
1) 청구항 보정 후 재심사 청구
2) 분할출원 후 재진행
3) (미공개된 경우) 내용 보완하여 제출원
4) 거절결정 불복심판
5) 4)에서 패소한 경우 특허법원 심결취소소송
6) 5)에서 패소한 경우 법리적인 다툼이 있다면, 대법원까지 갈 수 있습니다.
보통 아주 근접한 선행기술이 있지 않는 한, 명세서 내에서 새로운 청구항으로 진행할 부분이 있다면, 1) "청구항 보정 후 재심사 청구" 또는 2) "분할출원"으로 진행하거나, 새로운 보완사항이 필요한 경우 3) " 내용 보완하여 제출원"을 통해서 등록으로 이루어지는 사례가 많이 있습니다.
특히, 개인이나 처음 특허를 진행하는 경우, 특허권 하나하나가 중요하기 때문에, 이러한 부가적인 방법을 통해서 등록을 유도해 드리고 있습니다.
예를 들어, 50억짜리 관급 공사에 특허가 등록되어야만 이를 납품할 수 있다면, 특허권을 얻기 위해서 어떠한 노력도 감수할 수 있을 것입니다. 실제로, 생각보다 우리나라에는 '건설분야 특허'가 각종 심판 단계에서 많이 검색되는데, 이것은 특허의 등록 유무에 따라 결정되는 매출의 규모가 크기 때문일 것입니다.
세상 다른 일이 그렇듯, 특허도 마찬가지 진리가 있습니다. 포기하지 않는 다면, 그 환경에서도 또 다른 기회를 만들 수 있고 등록을 받을 수 있는 기회를 더 가져갈 수 있습니다.
< 결어 >
특허 출원에서 '등록'을 위해 할 수 있는 프로세스를 전체적으로 정리해 보았습니다. 당연히 특허란 것은 연구개발의 결과이어야 합니다. 특허를 가지기 위해서 연구한다기보다는, 연구 결과의 결과물을 보호하기 위해 특허를 진행하는 것이 먼저이고, 이후에 사업을 보호하는 수단뿐 아니라, 회사에서 다른 용도로 활용하기 위해 특허권을 보유하는 것도 자체적인 의미가 있을 수 있습니다.
좀 더 높은 확률로 특허를 받기 위해서라면, 알려져 있는 취할 수 있는 안전장치를 모두 가지고 진행하는 것이 바람직합니다. 추가적인 비용이 들더라도 외부 선행기술조사를 활용하는 경우 거의 등록되는 특허로 진행할 수 있는 장점이 있습니다.
