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매거진 변리사의 지식재산 이야기

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계정을 잊어버리셨나요?

by So Good Nov 05. 2020

특허출원 왜 하시나요?

특허출원 전략은 등록 가능성과도 직결됩니다

지식재산권 취득의 첫 단추, 그러니까 일을 하다 보면 그 시작인 특허출원을 하기 위해 찾아오는 다양한 분들을 만나게 됩니다. 중소기업의 사장님이나 개인 창업가, 한동안 트렌드였던 벤처기업부터 요즘의 핫하다고 하는 다양한 스타트업 까지. 모든 사람들이 바로 지식재산권의 시작점인 '특허 출원'을 하러 찾아옵니다.

그럼 "특허출원을 하는 이유가 무엇인가요?"라는 질문을 받아보셨나요?

일반적으로 특허출원을 하려고 한다면, 발명이 무엇인지, 기술개발은 어떤 부분을 했는지, 이렇게 물어 들 봅니다. 찾아온 분들은 비용은 얼마나 드는지, 특허등록이 가능한지, 아니면 특허받으려면 얼마나 시간이 걸리는지 등등 이렇게 상담이 시작되고 서로가 원하는 질문과 답이 오고 갑니다.

그런데 특허출원을 왜 해야 하는지는 서로 잘 물어보지 않는 경우가 있습니다. 왜냐하면 특허출원할 내용은 정해져 있고, 개발 당사자는 그 내용을 특허로 출원할 건데, 도대체 거기에 무슨 이유가 필요한가 싶을 겁니다.

그런데, 특허출원을 하는 이유는 반드시 필요합니다. 왜냐하면 특허출원을 해야 하는 이유가 무엇이냐에 따라 기술이 어떻게 출원이 될지, 똑같은 발명과 기술을 개발했어도 권리로 만들어지는 과정은 전혀 달라질 수 있기 때문입니다. 이러한 질문을 건너뛴다면 정말 복불복이 되는 거죠. 누굴 만나느냐에 따라 내 권리가 어떻게 될지는 주사위 던지듯 그냥 운에 맡겨야 하는 상황이 되는 겁니다.

특허출원을 하는 것은 결과적으로 자신만의 개발품이나 방법에 대한 권리를 받기 위한 것입니다. 물론 내 기술이니 나만이 독점적으로 쓰려고 하는 이유가 일반적입니다. 독점하려면 등록이 일단 되어야 하죠. 물론 등록이 또한 대부분 고객들이 원하는 것이기도 합니다.

특허를 돈이라는 형태로 바꾸는 방법은 여러 가지가 있습니다.

1. 특허는 기업의 무형자산입니다.

특허는 기업의 무형자산입니다. 무체재산권이라고도 합니다. 형태가 없는 자산이라는 겁니다.

그런데, 요즘에는 기업을 평가할 때 재무제표를 봅니다. 굳이 상장사가 아니더라도, 기업이 대출을 받거나, 기업이 평가를 받아야 할 필요가 있거나, 어떤 재무건전성을 위한 자료로 공개되는 자료가 아니어도 기업은 이와 같은 재무제표를 만들 필요가 있게 됩니다. 또한, 최근 이슈가 되는 법인의 가지급금 관련해서도 특허권의 양도 등의 방법으로 절세효과를 얻을 수도 있습니다.

그런데, 여기에 특허권, 외에 상표권이나 디자인권도 마찬가지입니다.

이러한 재산권들은 그야말로 재산입니다. 결국, 기업의 가치 평가에 반영되는 '돈'이 되는 셈이죠.

벤처나 스타트업들을 보면, 창업을 해서 그 과정에서 특허를 출원하고 등록받는 과정에서, 해당 기술이 제법 괜찮다고 판단되면 추후에 다시 투자를 받게 되고, 다시 지식재산권 포트폴리오를 컨설팅받으면서 그야말로 창업 이후에 한 단계 한 단계 기업이 발전해 가는 과정을 밟게 됩니다.

그러니, 내 머릿속에 아이디어를, 생각을, 구체화시켜서 '특허권'이라는 재산권을 만드는 것은, 창업하는 사람에게나 기업을 현재 운영하는 사람에게 분명 '돈'의 가치를 합니다. 사실 기업 입장에서 특허의 활용은 굉장히 다양한 이슈가 있고 방법들이 있어 여기에서 자세하게 모두 풀어쓸 순 없지만, 언제 이야기할 기회가 생기면 다시 설명드리겠습니다.

2. 특허는 브랜드입니다.

특허가 브랜드라고요? 브랜드는 상표 아닌가요?

'특허'는 어떻게 보면 '기술력'의 브랜드 역할을 하죠. 어떤 분야나 어떤 제품의 영역에서 원천적인 개발이든, 개량적인 개발이든 이러한 기술들을 고민하고 생각하고 특허에 까지 이르게 하는 모든 일련의 행위들. 이런 행위들을 눈으로 보이도록 포장할 수 있는 것이 바로 '특허'입니다. '특허출원' '특허권' '지식재산권' 이런저런 이름으로 브랜딩이 될 수 있습니다.

사실 음식점이든, 어떠한 개인 시설들에 '특허등록'의 사실을 공지한다고 해서, 누가 그 권리를 분석하고, 특허가 어떻게 등록되었으니, 나는 이렇게 회피하면 되겠구나..라고 생각하는 사람이 있을까요? 대부분은 '아 특허받은 물건이구나'라고 생각합니다. 소비자는 기술력이 있다고 생각하게 되죠. 경쟁자는 함부로 카피하면 안 되겠구나 하는 인식이 생깁니다.

한마디로 말하면, 이렇나 '브랜드'로써 특허는 '등록'이 중요합니다. 권리범위가 좁아도, 내가 등록받는 사실 자체가 자산이 되는 경우인 겁니다.

3. 특허는 독점적인 실시를 보장합니다

이제 나옵니다. 독점적인 실시.

이게 어찌 보면 가장 일반적인 생각일 것 같습니다.

내가 특허받은 기술을 남들이 모방하거나 그대로 카피해서 쓸 수 없게 먼저 특허등록을 받는 일입니다. 그런데, 이 부분은 '등록'의 개념이 위에 두 가지와는 다릅니다.

왜냐하면, 내가 받은 기술을 모방하지 못하도록 권리범위를 넓게 설계해야 하는 점과, '등록'이라는 특허청에서의 심사의 '벽'도 넘어야 하기 때문입니다. 일반적으로 권리가 넓을수록 등록받기는 어렵습니다.

내가 개발한 게 '유리컵'인데, 모든 컵은 다 '내 것'이라고 한다면 이미 나온 모든 컵은 내가 출원하기 전부터 있었던 것이니 등록받을 수가 없게 됩니다. 즉, 앞선 선행기술에 동일하거나 관련된 기술들이 있다면 그 부분에 대해서는 등록받기 어려운 것입니다. 그러므로 이러한 목적으로 출원을 한다면 반드시 '선행기술조사'를 거치는 것이 바람직합니다.

이후에, 등록을 어렵게 하고서도, 권리범위가 좁아져 내가 생각한 카피 기술을 잡을 수가 없게 되는 것입니다.

즉, 이러한 권리 설계 부분은 사실 변리사 영역에 가까워 고객은 본인 기술과 권리의 갭을 알기 어렵나 보니, 이러한 목적을 상호 간에 충분히 커뮤니케이션하지 않게 되면 필요한 '처방전'을 받지 못하게 되는 셈이 되는 것이죠.

4. 특허출원은 바로 자신이 개발한 기술의 공증 자료와도 같습니다.

이 부분은 이야기하자면 너무 길어지는 이야기네요. 여기서는 간단하게만 말씀드리겠습니다.

특허출원을 하게 되면 특허청에 몇 월 며칠자 특허출원된 출원서가 발급됩니다. 즉, 국가기관이 내가 개발한 날짜를 인증해줍니다. 이게 무슨 의미가 있을까요?

특허가 등록이 된다면 당연히 해당 기술의 독점적인 실시나, 권리가 생기는 것이지만, 등록이 되지 못하는 경우도 발생할 수 있습니다.

그런데, 이런 경우, 내가 가진 특허기술을 개량한 기술이 내가 특허출원한 후 개량기술로 등록될 수 있습니다. 사실 '개량'이라는 부분이 말이 개량이지 사실 기술이 많이 바뀌지 않거나, 아주 작은 부분이 바뀌는 경우가 많습니다.

이렇게 내가 출원한 이후에 이러한 등록권리가 발생되었을 때, 내가 먼저 관련된 기본적인 기술을 출원한 사실이 입증되는 경우에는, 이러한 등록권리에 침해 주장에 대한 대응에 유리할 수 있고, 법상으로는 오히려 이러한 특허권에 대한 법정의 실시권이 인정될 수도 있습니다(선사용권이라고 합니다). 물론 법정의 조건이 필요하지만, 일단 내가 언제 내가 쓰고 있는 기술을 개발했는지의 시점에는 다툼이 없습니다.

사내에서 단순하게 개발하여 특허출원 조차 하지 않는 기술들은, 사실 이러한 기술의 변형된 형태나 유사기술이 이후에 등록되더라도, 누가 먼저 발명한 것인지의 사실관계를 밝히기가 대단히 어렵습니다. 내가 오늘 일기 쓴 일기장에 2020년 1월 1일이라고 쓴다고 해서, 1년 후에 이 날짜가 진짜 그 날짜인 것은 본인만 인정하는 사실이니까요.

5. 결국, 그 이유마다 등록 가능성은 달라집니다. 이게 핵심이죠.