국제상표등록은 전세계 통용 상표가 아니다!

한국 외 여러 국가에서 상표등록을 원하는 경우, 진행 방법이 여러가지가 있습니다. 

첫번째 방법은 각 국가에 개별 출원 하는 것입니다. 한국, 미국, 캐나다 세 국가에 와인오프너를 판매할 예정인 회사를 가정한다면, 각 국가의 변호사를 찾아 출원 의뢰를 하는 것이죠. 동시에 각 국가에 신청서를 접수할 수도 있고 시간차를 두고 순차적으로 진행 할 수도 있습니다. 여러 국가의 라이센스를 동시에 가진 변호사나 펌은 찾기가 쉽지 않기 때문에 각 국가의 전문가를 찾는게 쉽지 않은 점이 단점입니다. 

두번째 방법은 파리조약에 근거한 출원입니다. 한 국가에 제출한 신청서나 등록증을 근거로 다른 국가에 우선권을 주장하는 방식입니다. 한 국가에 등록한 후 일정 기간 내에 신청서를 접수해야한다는 시간 제약이 있습니다. 비용이 절감될 것이라 생각하여 한국 상표등록증이나 출원증을 근거로 저희에게 미국상표등록 의뢰를 하시는 분들이 많이 계십니다. 하지만 이 방법은 오히려 추가 비용을 발생시킬 수 있습니다. 언어가 다른 국가에 출원하는 경우는 번역비용이 들며, 번역시 미국 상표청 요건에 맞는 용어로 번역해야하기 때문에 비용이 저렴하지 않습니다. 한국 출원에 문제가 생기면 미국 출원에도 영향을 미친다는 점도 고려해야합니다. 유사상표 검색 후 우선권 주장이 반드시 필요하다고 여겨질 때에는 매우 훌륭한 방법입니다.  

세번째 방법은 마드리드 국제상표등록입니다. 조약국 중 하나에 등록을 한 후, 이를 근거로 WIPO에 국제상표등록, 그 후 지정국 여럿에 해당 국제상표등록을 근거로 신청서를 제출하는 방식입니다. 예를 들면 한국에 상표등록->WIPO 등록->내가 지정한 조약국 미국, 캐나다, 중국에 서류 접수로 진행이 되는 것입니다. 많은 분들이 마드리드 등록을 진행하는 경우, 지정국에 자동적으로 상표등록이 된다고 생각하십니다. 

하지만, 마드리드 등록은 각 지정국에서의 상표등록을 보장하지 않습니다. 

마드리드 국제상표등록 후, 해당 상표가 각 국가의 자격요건에 부합해야 등록이 완료되기 때문입니다. 즉, 일반적으로 등록가능성은 미국에 직접 진행하거나 WIPO를 통해 진행하거나 크게 달라지지 않습니다. 미국 상표청에서 마드리드 신청서를 검토하다 보정 혹은 거절사유를 내렸을 경우에는 미국변호사와 상담해서 해결하셔야합니다. 캐나다 이슈는 캐나다에서, 중국 이슈는 중국 전문가 등 각 국가의 전문가가 필요한 경우가 많습니다. 마드리드 방식은 한 번에 여러 국가에 출원을 진행하고 WIPO 업데이트로 여러 국가의 데이터베이스가 업데이트 되는 장점이 있습니다. 다만, 마드리드 등록이 각 지정국에서의 등록을 보장하지 않는 다는 것을 꼭 알아두시는 것이 좋습니다. 

아마존 브랜드 등록을 목표로 하시는 회사들의 경우, 국제등록번호 (international registration number)로는 브랜드 등록을 하실 수 없으며 국제번호 발급 후 각 국가에서 나오는 개별 등록번호(신청서 접수번호 아님!)로 진행하셔야합니다.