특허와 영업비밀_지식재산능력시험 출제 포인트(1)
아이디어를 보호하는 다양한 전략(특허, 영업비밀, 공지)
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필자의 도서인 <특허 콘서트> 52-53면에서 발췌함
아이디어가 창출되면 크게 영업 비밀, 특허 또는 공지(세상에 알리는 행위)하는 방법으로 보호할 수 있다. 영업 비밀, 특허, 공지의 방법이 별개라고 생각될 수 있지만, 영업 비밀과 공지의 방법을 선택했다고 하더라도 나중에 특허로 보호할 수 있는 길이 열려 있다.
아이디어 보호 방법먼저, 아이디어를 영업 비밀로 보호하는 경우에 대해 알아보자. 이 경우에는 다른 회사가 정당한 방법으로 그 기술을 개발하여 특허권을 획득할 수 있다. 이때 대처하는 방법이 있는데, 이른바 선사용권(무상의 통상실시권)이라 한다. 다른 사람보다 먼저 발명하여 사용하고 있는 경우에 다른 사람이 이후에 특허권을 행사해도 대항할 수 있는 제도다. 단, 영업 비밀로 기술을 보호하려는 입장에서는 그 기술을 사용하고 있거나 사용 준비 중이었다는 기록이나 증거를 남겨야 한다.
영업 비밀과 특허는 명확히 구별되지 않는 경우도 있다. 영업 비밀과 특허의 구별 기준은 상황에 따라 달라질 수 있기 때문이다. 완벽하게 통제가 가능하다는 판단에서 영업 비밀로 먼저 관리한 경우, 상황이 바뀌면 이를 특허로 신청할 수도 있다. 예를 들어, 한국 기업이 외국에 공장을 신설할 때 영업 비밀로 보호받을 수 있는지 의심스러운 경우, 영업 비밀을 특허로 신청할 수 있다. 즉, 단순히 영업 비밀과 특허로 구별하지 말고, 상황의 추이에 맞게 탄력적으로 운영해야 한다.
특허라는 권리를 갖고 있으면서 공개하고 싶지 않은 욕심은 누구나 가질 수 있다. 논리적으로 맞지 않지만 대다수가 갖는 당연한 심리다. 만약 특허 신청 후 1년 6개월 동안만 영업 비밀로 유지할 필요성이 있다면 문제없다. 특허는 1년 6개월 후에 공개되기 때문에 1년 6개월 동안 영업 비밀로 취급된다. 이런 의미에서 경쟁 기업의 기술 추격 속도가 빠른 분야에서는 특허를 이용하는 것이 훨씬 낫다. 예를 들어, 경쟁 기업이 1년 내에 해당 기술을 개발할 가능성이 높은 경우에는 영업 비밀로 보호하는 것은 의미가 없다. 특허를 신청해도 경쟁 기업의 기술 개발 기간 내에 비밀이 보장되는 것은 동일하기 때문이다.
[지식재산능력시험(IPAT) 출제 포인트]
다음의 내용을 반대로 설명하여 틀린 지문으로 자주 출제된다.
1. 선발주자인 A기업이 기술개발 후 특허를 출원하지 않고 영업비밀로 보호하는 경우, 후발주자인 B기업이 정당한 방법으로 기술을 개발하는 행위를 막을 수는 없다. 즉 A기업이 기술개발을 먼저 완료했다는 이유로 B기업에게 영업비밀을 권리로 행사할 수 없다.
2. 후발주자인 B기업이 개발된 기술을 특허로 등록하는 경우, 선발주자인 A기업은 방어적으로 선사용권을 주장할 수 있고 제품의 생산 또는 판매 등 사업을 계속 진행할 수 있다.
3. 영업비밀을 특허로 전환하여 출원하는 경우, 특허가 출원공개되면 세상에 기술이 알려졌기 때문에 더 이상 영업비밀이 아니다. 다만 영업비밀이 특허로 출원되고 출원공개 되기 전에는 세상에 기술이 알려지지 않기 때문에 그 기간 동안 영업비밀로 취급된다.
4. 특허를 출원하고 출원일로부터 1년 6개월이 경과하기 전에 거절결정되는 경우, 출원 공개 절차는 이루어지지 않으며 특허를 진행한 기술은 영업비밀로 전환된다.
