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by 조욱제 Jun 27. 2016

[인벤트업] 스타트업 IP 포트폴리오

스타트업의 지식재산권 포트폴리오 구축은 어떻게 시작할까?

지식재산권 포트폴리오란? 여러개의 나뭇가지

지식재산권에 약간의 관심이 있다면 지식재산권 포트폴리오라는 용어를 들어봤을 것이다. 지식재산권 포트폴리오는 그물망처럼 잘 짜여져 내 비즈니스를 독점적으로 잘 보호할 수 있는 지식재산권의 묶음 정도로 쉽게 풀어쓸 수 있을 것이다. 하나의 나뭇가지는 부러뜨리기 쉽다. 하지만 여러개를 모으면 꺾기가 어렵다. 지식재산권 포트폴리오가 필요한 이유다.

지식재산권 중에서 강력한 힘을 발휘하는 것은 특허/상표/디자인권이다. 국가기관의 심사를 거쳐 등록되기 때문에 포트폴리오에서 가장 중요한 역할을 수행한다.

지식재산권 포트폴리오를 구축할 때 중요한 것은 설계도이다. 설계도 없이 집을 짓는다고 생각해보자. 골조, 설비, 내장 등을 서로 맞추느라 많은 시행착오를 겪을 것이다. 그 과정에서 시간 및 비용의 낭비가 심해진다. 지식재산권 포트폴리오 또한 마찬가지다. 기업은 좌충우돌 출원을 서두르기 보다 지식재산권 포트폴리오를 잘 설계하는 데 먼저 힘을 쏟아야 한다.

지식재산권 포트폴리오를 어떻게 설계할까? 사업계획서 or IR 자료

지식재산권 선진 기업은 포트폴리오를 잘 설계하려고 많은 노력을 기울이고 있다. 해당 분야의 특허동향을 조사한 특허맵(Patent Map)을 작성하거나, 특허맵을 기초로 R&D 전략을 구축하는 IP R&D의 과정을 거치기도 한다. 그러나, 이것은 많은 비용 및 시간을 소모한다. 자원이 항상 부족한 스타트업에게 이와 같은 전략은 적절치않다.

별도의 많은 리소스를 사용하지 않고도 특허포트폴리오를 설계할 수 있는 가장 좋은 기준은 사업계획서이다. 대부분의 스타트업은 투자유치 및 홍보를 위해 최신의 IR 자료와 사업계획서를 유지한다. 사업계획서로부터 사업을 수행하는데 필요한 최소한의 필수적인 지식재산권을 정의할 수 있다.

사업을 수행하는데 필요한 최소한의 핵심적인 기술? 브랜드? 디자인은? 이 질문에 답을 할 수 있다면 일단 포트폴리오에 대한 기본 설계는 끝낼 수 있다. 이 질문에 대한 대부분의 답은 사업계획서에 포함되어 있다.

이 과정에서 주의해야 할 것은 지엽적인 문제에 집착하지 말아야 한다는 것이다. 스타트업을 상담하다 보면 특허를 출원하려는 경우 특이한 기술 또는 세부적인 요소 기술에 집착하는 경우가 많다. 등록가능성을 높이기 위해서는 도움이 될 수 있다. 그러나, 세부적인 기술은 개발 과정 또는 사업화 과정에서 바뀔 가능성이 높다. 실제 사업과 보유한 지식재산권의 미스 매치가 발생하게 되는 것이다. 첫 단계는 기본설계다. 실시설계는 추후에 해도 늦지 않다.

사업계획서로부터 지식재산권 포트폴리오 도출을 직접 검토하기 어렵다면 변리사를 찾아 사업계획서를 전달하고, 지식재산권 포트폴리오에 대한 적절한 제안을 받는 편이 좋다.

지식재산권 포트폴리오의 실시설계? 다양한 대안의 검토

첫 포트폴리오 설계에 따라 기본적인 특허/상표/디자인에 대해서만 출원을 진행한다. 특허의 경우 임시출원(가출원) 방법을 이용하면 구체화된 기술이 아니어도 출원을 진행할 수 있다. 앞선 출원일은 매우 중요하다. 우리나라를 포함한 대부분의 국가가 먼저 출원한 사람에게 우선적으로 권리를 부여하기 때문이다.

이후 사업의 진행과정 및 개발과정에 따라 필요한 요소 기술, 서브 브랜드, 부분별 디자인을 정의한다. 실시 설계의 과정이다. 포트폴리오의 실시 설계 후 순차적으로 권리 확보를 시도한다. 수행하는 사업과 관련성을 따져 우선순위 및 예산을 정하고 한정된 리소스를 효율적으로 사용해야 한다.

실시설계의 과정에서는 실시예의 다양한 변화를 고려해야 한다. 자신의 사업에 반영되지 않지만, 대체 가능한 요소로서 경쟁제품 또는 경쟁서비스에 반영될 수 있고, 이를 통해 자신의 사업과 동일한 목적을 달성할 수 있다면 출원시 관련 내용을 포함시킬 수 있도록 한다. 이를 통해 본인의 사업을 있는 그대로 보호하고, 동시에 경쟁사가 동일 시장에 진입할 수 없는 진입장벽을 형성할 수 있다.

지식재산권 포트폴리오의 설계변경

사업을 수행하다 보면 BM을 피벗팅하는 경우가 발생한다. 사업의 전체 방향이 바뀌는 경우도 있고, 세부적인 구현 방법이 변경될 수도 있다.

이 때는 확보한 지식재산권 포트폴리오가 바뀐 비즈니스 또는 구현방법을 커버하고 있는지 검토가 필요하다. 특허의 경우 청구항, 디자인의 경우 도면, 상표의 경우 제출된 표장을 중심으로 검토가 이루어진다. 이 과정은 전문적인 지식이 필요하므로 변경된 사항을 변리사에게 알려주고 수시로 도움을 받는 편이 좋다.

기존 포트폴리오로 피벗팅된 부분을 커버하지 못한다면 신규 출원이 필요할 수 있다. 그러나, 우선권 주장출원, 유사 디자인출원 등을 통해 변경된 부분을 체계적으로 병합해 갈 수 있기 때문에 포트폴리오의 일관성 및 체계 유지 차원에서 신규 출원이 항상 능사는 아니다.

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