스타트업과 지식재산권(4)
스타트업의 특허심사 시 고려사항
스타트업의 특허심사 시 고려사항
1. 거절이유(Office Action) 발행을 바라보는 관점
특허등록은 특허출원에 대한 심사를 전제로 한다. 특허청 심사관은 특허출원이 형식적, 실체적 특허요건을 흠결하고 있는지 여부에 대해 심사를 진행한다.
실무적으로, 특허청 심사관은 특허출원에 대해서는 평균 1번 이상의 거절이유를 발행한다. 거절이유에 대한 대응은 특허등록을 위한 담금질로 이해되어야 하지만, 특허출원을 처음 진행하는 스타트업은 의견제출통지서라는 이름으로 발행되는 거절이유에 대해 거부감을 나타내기도 한다.
거절이유에 대한 대응은 특허의 유연성과 견고함의 균형점을 찾는 과정으로 볼 수 있다. 거절이유 발행 시 심사관과 의견 교환이 이루어지고, 필요시 특허청구범위는 선행기술과 구별되도록 보정된다.
청구범위의 유연성이 떨어지면 특허등록을 받더라도 다양한 특허침해 상황에 대처하기 힘들고, 견고함이 떨어지면 상대방의 공격(특허무효 주장)에 쉽게 특허권이 실효될 수 있기 때문에, 스타트업은 거절이유 발행 및 이에 대한 대응 과정에 있어서, 유연성만 강조하다 특허등록이 실패하거나 견고하지만 별 쓸모가 없는 약한 특허를 양산하지 않도록 균형적인 관점을 유지하여야 한다.
2. 거절이유(Office Action)에 대한 대응
가. 특허심사의 기본입장에 대한 이해
특허출원에 대한 경험이 부족한 출원인 입장에서 특허 심사에 대한 특허청의 기본입장이 특허를 거절하는 것이라는 점을 납득하는 것은 쉬운 일이 아니므로, 스타트업의 업무를 수행하는 대리인은 스타트업 담당자에게 이를 명확하게 이해시킬 필요가 있다.
특허권은 기본적으로 독점배타권이다. 독점은 타인의 이용을 배제하는 것이므로 기술확산의 측면에서는 장애물이 된다. 그럼에도 불구하고 특허를 인정하는 것은, 독점권 부여라는 혜택으로 인해 기술과 산업의 발전을 더 빨리 촉진시키기 위함이다.
특허는 애초에 독점을 배격하는 시장경제와 배치되는 개념이다. 따라서, 엄격한 심사를 통해 권리를 부여하겠다는 기본입장은 필연적이라고 볼 수 있다. 특허출원의 장려와 거절이유 발행이라는 상반된 업무를 동시에 수행하고 있는 특허청의 기본입장은 특허출원을 장려하되, 독점권 부여에 있어서는 “엄격하게” 특허요건을 심사하겠다는 것으로 요약될 수 있을 것이다. 출원인이 특허청심사에 대해 불필요한 불신을 가지지 않도록 심사의 취지가 정확하게 출원인에게 전달되어야 할 것이다.
통계적으로 살펴보더라도, 특허심사의 기본입장은 거절이유를 기재한 의견제출통지서(Office Action)를 1번 이상 출원인에게 발행한다고 볼 수 있다. 2016년 기준 자료를 살펴보면, 1차 심사처리에서 특허청이 심사한 약 17만 건 중 약 16만 건에 대해 거절이유를 발행했다. 즉 대부분의 1차 심사처리는 거절이유 발행이라고 간주해도 무방할 것이다. 반면, 1차 심사처리에서 거절이유를 발행하지 않고 특허결정을 한 경우는 약 8천 건으로 전체의 5%에도 미치지 못하는 수치다. (출처, 특허청 지식재산권 통계)
미국의 경우, 한 건의 등록특허당 통상 몇 번이 거절되는지를 알아보기 위해 OGR(Office Actions per Grant Ratio)이라는 지표가 사용되며, 2016년 기준 3.0 내외의 수치를 나타내고 있어, 1건의 특허출원에 대해 평균 3번의 내외의 거절이유 발행되고 있는 실정이다. 어느 통계를 활용하건, 거절이유가 발행되는 것은 매우 자연스러운 현상이라고 볼 수 있을 것이다.
나. 필요에 따른 거절이유 대응 전략의 수립
거절이유에 대응하는 방법은 다양하다. 대응의 강도를 기준으로 심사관 의견에 대해 오롯이 반박하는 강경하게 대응하거나, 심사관의 의견 일부를 받아들이고 일부를 반박하되, 특허청구범위를 보정하여 온화하게 대응하는 방법이 존재할 수 있다.
강한 독점권 확보라는 측면에서는 강경한 대응이 필요하지만 스타트업 입장에서 어느 것이 명확하게 옳다고 정의하기 어렵다. 왜냐하면, 스타트업의 경우 특허를 받아야 하는 목적과 기업이 처한 상황이 수시로 빠르게 변화하기 때문이다. 특허출원 당시에는 중요한 기술이였으나, 심사 시점에서는 해당 기술 채택이 무산되어 강한 특허에 대한 필요성이 낮아질 수 있다. 이에 반해, 기술금융을 통한 자금조달이 필요하거나, 특허등록이 투자유치나 거래처 납품개시의 전제조건으로 되는 경우에는 특허등록의 시급성을 요하게 된다.
따라서, 스타트업은 거절이유에 대한 대응시 비즈니스와 특허의 연계성을 고려하여 필요에 따라 대응 강도를 전략적으로 조절할 필요가 있다.
다. 다양한 심사 관련제도의 활용
심사과정에서 출원인의 불편을 해소하기 위한 다양한 제도가 도입 운영되고 있지만 특허제도에 대해 상대적으로 지식과 경험이 부족한 스타트업의 활용도가 높지 않다. 스타트업이 적극적으로 활용할 수 있는 심사 관련제도를 살펴본다.
(1) 심사청구 제도
스타트업의 특허출원은 특허확보를 우선적으로 고려하므로, 대부분 출원시 심사청구가 동시에 진행된다. 그러나 원칙적으로 심사는 출원과 별도로 진행될 수 있다. 심사청구 제도는 모든 출원을 심사하는 대신 출원인이 심사를 청구한 출원에 대해서만 심사하는 제도이다. 특허출원에 대하여 출원 후 3년 이내에 심사청구를 할 수 있기 때문에, 사업모델 확정 및 경쟁업체의 등장에 따른 견제가 필요한 스타트업은 전략적으로 심사 시기를 미룰 수 있다.
(2) 우선심사제도
특허에 관한 심사는 심사청구 순위에 따라 행해지는 것이 원칙이다. 그러나, 일정한 요건을 만족하는 출원에 대해서는 심사청구 순위와 관계없이 다른 출원보다 먼저 심사할 수 있도록 한 우선심사제도를 규정하고 있다. 신속한 권리확보가 필요한 스타트업은 본 제도를 활용하여 심사시간을 단축시킬 수 있다.
(3) 특허청구범위제출 유예제도
특허출원일부터 1년 2개월까지 명세서의 특허청구범위 제출을 유예할 수 있는 제도이다. 이 제도를 이용하면 스타트업은 아이디어 단계의 기술을 특허청구범위의 특정 없이 신속하게 출원할 수 있다. 특허출원은 진행하되, 특허청구범위를 특정하지 않으며, 추후 특허청구범위를 제출하거나 보완된 내용을 추가하여 국내우선권 주장 출원이 가능하다.
(4) 보정안 리뷰제도
통상적으로 거절이유에 대응하여 특허청구범위 보정을 진행할 때, 심사관이 보정된 특허청구범위에 대해 특허결정을 할지, 거절결정을 내릴지 사전에 확인받을 수 있는 방법이 없었다. 따라서, 일단 보정서를 일단 제출하고 심사관의 결정을 기다려야 했다.
보정안 리뷰제도를 이용하면, 출원인은 보정안의 거절이유 해소 여부 등을 최종 보정서 제출 전에 파악하여 대응함으로써 불필요한 절차를 줄여 특허결정 시기를 앞당길 수 있는 제도이다. 강한 권리범위 확보가 상대적으로 어렵지만 거절이유 발행에 따른 부담을 최소화하고 빠른 특허등록이 필요한 스타트업의 경우 활용이 가능하다.
