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by 정동근 변호사 Jan 22. 2024

[지식재산전문변호사] 직무발명보상 관련 문제

1. 표준필수특허

대상 직무발명이 표준필수특허로 회사가 특허권자로서의 배타권을 행사하지 못하고 모든 자에게 실시계약을 허락하여 실시료 수입만을 획득할 수 있는 경우에는 회사가 특허권으로 인한 초과매출액을 취득한 사실이 없으므로 초과매출율은 0이 됩니다.

그러므로 회사는 자기실시에 대하여 별도로 보상금을 산정할 필요가 없고, 회사가 직원에게 지급하여야 할 보상금은 실시계약 허락을 통한 실시료 수입만을 기초로 하여 산정되어야 합니다.

2. 퇴직 이후의 직무발명

가. 퇴직 이후의 회사에서 직무발명의 완성

직원이 퇴직 이전의 회사에서 관련 분야의 발명을 진행하였고, 퇴직 이후의 회사에서 관련 분야의 발명을 완성한 경우 퇴직 이전의 회사와 퇴직 이후의 회사 중 어느 회사가 직무발명에 대한 권리를 승계할 지위에 있는지가 문제됩니다.

나. 직무발명의 동일성 확인

퇴직 이후 회사의 직무발명이 직원이 퇴직 이전 회사에서 완성한 직무발명인지를 확인하기 위하여 각 직무발명의 동일성을 우선 판단하여야 합니다. 일반적으로 청구항이 다르면 동일한 발명이 아닌 별도의 개량발명으로 인정되고, 각 발명이 상이하다면 퇴직 이후의 회사가 직무발명에 대하여 출원 및 등록한 특허는 유효합니다.

다. 퇴직 이전 회사의 권리승계 사실 확인

퇴직 이전의 회사가 직무발명에 대한 권리를 미리 포괄적으로 승계받기로 하는 내용의 계약을 체결하였는지 확인되어야 합니다. 별도의 계약 내지 복무규정에 명시적인 내용의 규정이 없고, 보상으로 제공된 인상 급여가 종전 급여와 실지급액수에서 차이가 없어 합의된 보상기준에 따른 보상이 이루어지지 않았다면 퇴직 이전의 회사가 직원으로부터 직무발명에 대한 권리에 대하여 미리 포괄적인 승계를 받았다고 볼 수 없습니다.

3. 직원의 직무발명 이중양도

직원은 직무발명에 대한 권리를 가지고, 회사는 직원으로부터 권리를 승계할 수 있을 뿐이므로 직원이 직무발명을 회사가 아닌 타사에 양도하는 경우가 발생할 수 있습니다.

직원이 직무발명을 이중으로 양도하여 사용자가 직무발명에 대하여 특허를 받지 못하는 경우 회사는 고용계약위반을 이유로 직원을 징계, 해고할 수 있고, 비밀유지의무 위반으로 형사 고소할 수 있으며, 민법상 채무불이행에 의한 손해배상청구권 또는 이중양도로 얻은 이익에 대한 부당이득반환청구권을 행사할 수 있습니다. 하지만 직원으로부터 이미 양도된 직무발명에 대한 특허권을 승계받지는 못합니다.

다만, 직원으로부터 제3자가 직무발명에 대한 권리를 승계받은 것이 불법행위로 인정될 때에는 제3자는 정당한 권리승계자가 아니게 되고, 제3자가 직원의 이중양도행위에 적극 가담한 경우 권리승계행위는 반사회적 법률행위로서 무효입니다. 따라서 회사는 적법한 승계인의 지위에서 양수인인 제3자에게 특허발명의 등록 무효를 주장할 수 있습니다.

4. 직원의 자기발명에 대한 권리승계

가. 예약승계의 금지

회사가 미리 직원의 모든 발명에 대하여 승계 또는 전용실시권을 정하여 직무발명 이외의 발명에 대하여도 승계 또는 전용실시권을 정하는 것은 금지됩니다.

나. 발명 이후 승계의 허용

그러나 직원의 독자적인 자유발명에 대하여 발명 이후에 회사와 직원이 개별적으로 일부 또는 전부의 권리를 양도하거나 전용시시권을 설정하는 것은 허용됩니다. 따라서 회사가 직원의 자기발명에 대하여 유상의 통상실시권을 행사할 수 있다는 내용의 계약이나 근무계약은 유효합니다.

5. 지분승계

특허권의 경우 지분만의 승계는 인정하지 않고 있으나 직무발명이 공동발명으로서 직원과 제3자가 직무발명을 공동으로 발명한 경우 회사는 직원이 가지는 권리의 지분을 가지므로 지분에 관한 소유권을 취득할 수 있습니다.

다만, 회사는 특허권의 공유자로서 직접 특허를 실시할 권한은 가질 수 있으나 다른 공유자의 동의가 없으면 전용실시권을 정하거나 통상실시권을 허락할 수는 없습니다. 따라서 회사는 공유특허권을 취득하기 전에 미리 공유자와 약정을 통하여 일정한 보상을 받을 수 있는 방안을 마련하여야 합니다.

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