미국 변호사 legal opinion
미국 소송에서 고의침해(willful infringement)를 벗어나기위해 변호사의 법률의견서를 받는 것이 중요하다고 합니다. 이러한 법률의견서는 소송에서 공격 및 방어에유용하게 쓰일 수 있고, 비지니스적으로도 많은 유용한 부분이 있습니다.이에 대해 알아 봅니다.1983년 UnderwaterDevices v. Morrison-Knudsen 사건에서 CAFC는 침해의 경고장을 받은자는 "침해가능성이 있는 행위를 시작하기 전에 변호사로부터 법적 조언을 구하고 받아야 할(seek and obtain competent legal advice from counsel before theinitiation of any possible infringing activity)" 적극적인 의무(affirmative duty)가 있다고 하였습니다. 고의침해에 대한방어로서 변호사의 의견을 받지 않은 경우 불리한 판결을 받을 수 있다고도 했죠(Fromson v. W.Litho Plate & Supply, Fed. Cir. 1988).지난 2004년 CAFC는 Knorr-Bremse Sys. Fuel Nutzfahzeuge v. Dna 사건에서, 피고가 이러한 변호사의 법률의견서를 받지 않은 것에 대해 불리한 추정을 받는다는 것은 아니라고 하며 위의 Fromson 판결과 다르게 판단하였습니다. 또한 2007년 In re Seagate Tech. 사건에서는, 잠재적 침해자에게 주어지는 법률의견서 확보의 적극적인 의무를 부정하고, 소위 2단계 테스트(two prong test)를 적용하였습니다. 이는 (1) 객관적으로 침해의 높은 개연성이 있음에도 불구하고 침해행위를하고, (2) 이러한 객관적인 침해의 개연성에 대해 주관적으로 침해자가 이를 알았거나 알 수 있었을것을 요건으로 하며, 이의 입증은 특허권자가 clear and convincingevidence로 입증하여야 한다는 것이었습니다. 이 판결은 전원합의체(en banc) 판결이었습니다.지난 2011년 개정된 미국 특허법(AIA)는 298조에서 "The failure of an infringer toobtain the advice of counsel with respect to any allegedly infringed patent, orthe failure of the infringer to present such advice to the court or jury, maynot be used to prove that the accused infringer willfully infringed the patentor that the infringer intended to induce infringement of the patent."라고하고 있습니다. 즉, 침해자가 변호사의 조언을 구하여 이를확보하는 것이 고의 침해의 증거로 사용될 수 없다는 것입니다. 이는 위의 Knorr-Bremse 판결을 입법화 한 것으로 평가됩니다. 따라서변호사의 법률의견서는 고의침해의 방어로 반드시 요구되는 것이 아님을 확실히 한 것입니다. 그러면 이후 변호사의 법률의견서에 대한 법원의 태도는 어떨까요? 2016년 HaloElectronics v. Pulse Electronics 사건에서 미국 연방대법원은 기존의Seagate 사건에서 형성된 two prong test 중 객관적인 침해가능성이 높아야한다는 objective recklessness에 대한 기준을 폐기했습니다. 법원은 두번째 요건인 주관적인 의도(인식)에 대한 입증으로 충분하다는 것이었죠. 또한 clear and convincing evidence의 입증정도도 일반적인 민사소송의 원칙인 preponderance of the evidence로 입증정도를 낮추었습니다.여기에서 법원은 주관적인 의도와 침해자 행위의 터무니없음(egregiousness)에 대한판단에 고려할 부분에 대한 시사를 하였습니다. 예를 들어 Halo는자신의 엔지니어가 해당 특허의 유효성에 대한 의견에 의존하였고, 침해에 대한 변호사의 의견을 들은 바없다는 것은 고의침해에 고려되는 부분임을 시사한 것입니다. Halo 판결 이후 하급심의 판결에서는 피고가 변호사의 법률의견을받아 놓았는지 여부를 고의침해로 인한 손해액 증액 여부를 판단하는 중요한 요소로 판단하고 있습니다. 예를들면 텍사스 동부법원의 Imperium IP holdings v. Samsung Electronics 사건에서법원은 "침해자가 해당 특허의 권리범위에 대해 조사하였고, 해당특허가 무효이거나 비침해라는 믿음(good-faith)을 형성하였는지 여부"를 egregious 여부 판단에 중요하게 판단하였습니다. 법원은 "최소 2011년 4월 이후 원고의 특허를 알고 있었음에도 불구하고 피고는 비침해나 무효라는 선의의 믿음을 형성하는 성의있는 조사를한 적이 없다" 고 하였습니다. 패소했을 때의 변호사 비용의 전가 문제도 마찬가지입니다. 2014년미국 대법원이 판결한 Octane Fitness v. ICON Health 사건에서, 법원은 변호사 비용(attorneys' fee) 전가의 경우 특허법 285조의 법문상의 "exceptional case"에해당하는지 여부에 대해 항소법원의 판결을 뒤집고, 예외적인 사건이란 소송에서 당사자의 소송을 하는 지위의실질적인 정도나 소송을 수행하는 적절하지 않은 방식에 있어서 다른 일반적인 사건들과 다른 경우를 말한다고 하며,이의 입증은 역시나 preponderance of the evidence에 의하여야 한다고했습니다. 이러한 변호사 비용 전가가 인정되는 "예외적인사건"은 역시나 고의침해로 인한 손해액 증액 여부 판단에 중요한 팩터가 됩니다. 2011년 연방항소법원의 Spectralytics v. Cordis 사건에서법원은 고의침해가 인정된다고 해서 변호사 비용 전가가 바로 되는 것은 아니지만, 이러한 경우에는 법원이변호사 비용 전가가 인정되지 않는다는 결정에 충분한 설명을 하여야 한다고 했습니다. 위의 Octane 사건 이후 하급심은 변호사 비용 전가 청구(motion for attorneys' fees)를 인용하는 비율이 높아지고 있습니다. 또한 원고가 소송 전에 해당 사건이 "예외적인 사건"에 해당하는지 여부에 대해 조사하였는지 여부에 대해 중요하게 판단하고 있습니다. 예를 들어 미네소타 지방법원의 2015년 ICON Health v. Octane Fitness) 판결에서는 원고가 소송 전의 조사 또는 법률의견서를 받아놓지 않은 것으로부터 불리한 추정을 받을 수 있다고 하였습니다. 그렇다면 간접침해의 경우 이의 방어에는 어떤 영향이 있을까요?직접침해와는 달리 간접침해는 유도된 행위가 침해를 구성한다는 "실제적인인식(actual knowledge)"과 "의도(intent)"가 모두 있어야 합니다. 이는 2011년 Global-Tech Appliances v. SEB S.A. 사건에서대법원이 판결한 것입니다. 위의 실제적인 인식은 침해의심자가 해당 특허를 알고 있을 뿐 아니라 자신의행위가 직접침해를 유도하거나(induce) 이에 기여한다(contribute)는인식이 있아야 한다는 것입니다. 따라서 비침해 의견서를 받아 놓는 것은 피고의 직접침해에 대한 인식을부정할 수 있다는 점에서 유용한 방법이 될 수 있습니다. 2009년 연방항소법원의 DSU Med. v. JMS 사건에서, 법원은 피고가 비침해에 대한충분한 믿음은 침해를 유도하지 않았다는 평결의 충분한 근거가 된다고 하였습니다. 또한 2009년 Ecolab v. FMC 사건에서 연방항소법원은 비침해에대한 합리적인 믿음(rasonable belief)은 피고가 유도침해의 요건인 의도가 없었다는 것을암시한다고 했습니다. 2015년 대법원의 Commil USA v.Cisco Sys. 사건에서도 비침해 의견서는 간접침해의 책임에 대한 실질적인 방어가 될 수 있다고 했습니다. 그러면 비지니스적으로 제품개발 및 상업화에서의 분석틀로서 법률의견서의 유용성을 살펴봅니다. 흔히 이야기 하는 FTO(Freedom to Operate)는 제품의개발 과정에서 결정을 내리는데 사용될 수 있고, 시장에 진입하는 경우에 법률적 위험을 대비하는데도 유용한도구가 될 수 있습니다. FTO는 clearance opinion이라고도하며, 침해를 벗어나기 위한 회피설계(design around)에도유용합니다. 회피설계에 따른 비침해 의견서를 받아 놓는 것이죠. 법원도이러한 노력에 대해 중요하게 생각하며, 소송 과정에서 선의(goodfaith)를 입증하는데도 중요한 팩터로 작용합니다. 이러한 FTO는 투자와 M&A 등의 비지니스에서도 당연히 활용되겠죠.
미국 소송에서 고의침해(willful infringement)를 벗어나기위해 변호사의 법률의견서를 받는 것이 중요하다고 합니다. 이러한 법률의견서는 소송에서 공격 및 방어에유용하게 쓰일 수 있고, 비지니스적으로도 많은 유용한 부분이 있습니다.이에 대해 알아 봅니다.
