미국 법원으로부터 특허침해 소장을 받았다면
미국 시장은 기회의 땅이지만, 동시에 특허소송의 천국이다.
제품이나 서비스가 시장에서 주목받기 시작하면, NPE(Non-Practicing Entity, 특허괴물) 의 표적이 될 수 있다.
NPE는 스스로 제품을 만들지 않고, 보유한 특허를 침해했다고 주장하며 합의금이나 로열티를 받는 것을 목적으로 활동한다. 특히 해외에서 진출한 스타트업의 경우, 미국 특허 제도와 소송 절차에 익숙하지 않아 방어가 어려운 경우가 많다.
미국 법원으로부터 소장을 받았다면, 가장 먼저 해야 할 일은 즉시 법률 대리인과 상의하는 것이다. 소송 초기 대응이 늦어질수록 방어 전략의 선택지가 줄어든다.
그 중 효과적인 대응 방법 중 하나가 IPR(Inter Partes Review, 특허무효심판) 절차이다.
IPR(Inter Partes Review, 당사자계 심판) 는 이미 등록된 미국 특허가 정말로 유효한지를 다시 심사하는 절차로 우리나라의 특허무효심판과 유사한 절차이다. 미국 특허청(USPTO) 산하의 특허심판원(PTAB) 이 담당하며, 연방법원 소송보다 훨씬 빠르고 비용이 적게 드는 장점이 있다. IPR의 핵심 특징은 다음과 같다.
다툴 수 있는 사유
오직 두 가지 이유로만 특허를 무효화할 수 있다.
① 신규성 결여(35 U.S.C. §102) – 특허 출원 전 동일한 기술이 이미 공개된 경우
② 진보성 결여(35 U.S.C. §103) – 기존 기술을 결합하면 쉽게 발명할 수 있는 경우
그리고 그 근거가 되는 자료는 특허문헌이나 공개된 논문·간행물이어야 한다.
누가 신청할 수 있나
특허법(35 U.S.C. § 311)에 따라 특허권자가 아닌 사람(a person who is not the owner of a patent)은 누구든 IPR을 신청할 수 있습니다.
다만, 이미 그 특허에 대해 침해 소장을 송달받은 사람은 송달일로부터 1년 안에 신청해야 한다(§ 315(b)).
심리 주체
IPR은 법원이 아니라 특허심판원(PTAB) 의 행정특허판사 3인이 심리한다.
언제 신청할 수 있나
해당 특허가 등록된 지 9개월이 지난 후(혹은 다른 절차인 PGR이 끝난 후) 신청할 수 있다.
그리고 침해 소송을 당했다면 소장 송달일로부터 1년 이내에 신청해야 한다.
개시(심리 시작) 조건
PTAB은 IPR 신청된 모든 특허를 심사하는 것은 아니고, “특허청구항 중 적어도 하나를 무효화할 합리적 개연성(reasonable likelihood)”이 있다고 판단된 트거에 대해 심사를 개시한다.
미국 특허법(35 U.S.C. §314(b))에 따라, 특허심판원(PTAB) 은 IPR 신청서가 접수된 날로부터 3개월 이내에 특허권자의 예비답변(preliminary response)을 받는다. 그리고 그 예비답변이 제출된 날(또는 제출기한이 지난 날)로부터 3개월 안에 개시 여부를 결정해야 한다. 즉, 대부분의 경우 신청일부터 약 6개월 후에 개시 결정이 나온다.
개시 결정이 나면 본격 심리가 시작되고, 통상 1년 안에 최종 결정(Final Written Decision)이 나온다.
판단 기준(입증 수준)
IPR에서는 ‘우월한 증거’(preponderance of the evidence) 기준이 적용된다.
즉, “무효일 가능성이 더 크다”면 무효로 판단한다.
반면 연방법원 소송에서는 ‘명백하고 설득력 있는 증거’(clear and convincing evidence) 기준이어서 훨씬 엄격하다.
특허침해소송에서 방어하려면, 해당 특허 자체를 무효화하는 것이 가장 확실한 방법 중 하나다.
IPR이 개시되면, 법원 소송과 별개로 PTAB이 특허의 유효성을 집중 심사하게 된다.
또한 IPR 개시 후에는 법원 소송을 일시 정지(stay)시키는 경우도 많아, 소송 부담을 줄일 수 있다.
하지만 IPR은 아무 때나 개시되지 않는다.
Fintiv 가이드라인에 따라, 병행 소송의 재판일이 가까우면 PTAB이 재량으로 개시를 거부할 수 있다.
최근 Stewart 메모 도입으로, 등록된 지 오래된 특허(대략 6년 이상)는 ‘정착된 기대(Settled Expectations)’를 이유로 개시가 더 어려워졌다.
따라서 소송을 당한 직후 신속하게 IPR을 준비하고 제기하는 것이 매우 중요하다.
미국 진출 스타트업이 특허침해소송에 대응할 때 IPR을 활용하려면 다음을 명심해야 한다.
1) 소장 송달 직후 바로 움직일 것
– 선행문헌 조사팀을 가동해 특허·논문 위주로 자료를 확보한다.
– Fintiv 리스크를 줄이려면 IPR은 가능한 한 빨리 제기해야 한다.
2) 특허 나이 확인
– 등록된 지 6년 이상이면 Stewart 메모 리스크가 있다.
– 심사 오류가 있었는지, 무효 사유가 명백한지부터 점검한다.
3) 법원 전략과 IPR 전략 분리
– IPR에는 특허/논문(Printed Publications) 기반 무효 사유를 집중 투입한다.
– 법원 소송에는 제품 판매, 사용 사실 등 IPR에서 못 쓰는 증거를 활용한다.
4) Sotera Stipulation 검토
– 법원에서 IPR과 동일한 인쇄물 기반 무효 주장을 하지 않겠다고 약속하면 Fintiv 기각 가능성을 줄일 수 있다.
– 다만 전략적으로 불리할 수 있으니 변호사와 사전 협의가 필요하다.
IPR은 미국 특허침해소송에서 빠르고 강력한 무효화 수단이다.
하지만 시기·조건·전략을 놓치면 개시조차 되지 않는다.
개념: PTAB에서 §102·§103을 근거로, 특허/논문 기반으로만 유효성을 다투는 절차
핵심 시기: 소장 송달 후 1년 이내, 가능하면 조기 제기
판단 요소: Fintiv(재판일·진행 정도·신속성 등) + Stewart 메모(특허 나이)
전략: IPR과 법원 소송의 증거·쟁점 분리, 심사 오류 예외 적극 활용
미국 시장에서 성공하려면, 기술 개발만큼이나 특허 리스크 관리가 중요하다.
IPR은 그 리스크를 줄이는 핵심 도구이며, 속도와 준비가 승패를 가른다는 점을 명심하자.