Fintiv·Stewart 환경 속에서 스타트업이 살아남는 IPR 전략
미국 시장은 스타트업에게 무한한 기회를 제공하지만, 동시에 특허소송의 전장이다.
조금이라도 시장의 주목을 받으면, 스스로 제품을 만들지 않는 NPE(Non‑Practicing Entity, 특허괴물)가 특허침해를 주장하며 다가올 수 있다.
NPE는 보유한 특허를 무기로 삼아 합의금이나 로열티를 요구하고, 미국 특허 제도와 소송 절차에 익숙하지 않은 해외 스타트업에게는 큰 부담이 된다.
게다가 최근 Fintiv 가이드라인 회귀와 Stewart 메모 등으로 인해 특허 분쟁의 규칙이 다시 복잡해졌다.
미국 법원으로부터 소장을 받았다면 즉시 법률 전문가와 상의해야 한다. 소송 초기 대응이 늦을수록 Fintiv 요소나 ‘정착된 기대’ 때문에 IPR 제기가 기각될 위험이 커진다.
따라서 소송을 당한 순간부터 신속하게 IPR(Inter Partes Review, 특허무효심판) 전략을 준비하는 것이 이제는 선택이 아니라 필수다.
미국에서 IPR(Inter partes review) 를 신청할 때 PTAB(특허심판원)은 법적으로 필요한 요건을 충족하더라도, 재량적으로 신청을 거절할 수 있는 권한이 있다. 2020년 Fintiv 사건에서 제시된 6가지 비재량적 요소가 그 기준이다:
병행소송에서 재판이 멈춰 있거나 정지될 가능성이 있는가? 즉, 법원이 소송을 잠시 중단할 수 있는지 여부다.
법원 재판 예정일과 PTAB 최종결정 시점이 얼마나 가까운가? 재판일이 PTAB 결정보다 이르면 거절 가능성이 높다.
병행 소송에서 법원과 당사자가 이미 얼마나 투자했는가? 증거조사나 주요 절차가 진행된 정도다.
IPR 청구와 소송에서 다투는 쟁점이 얼마나 겹치는가? 동일한 청구항·증거에 기반하면 PTAB이 기각할 수 있다.
양 절차의 당사자가 동일한가? 동일하면 기각 가능성이 높다.
기타 사정 – 청구의 타당성, 공익 등 모든 상황을 종합한다.
이 요소들은 원래 병행소송의 효율과 일관성을 위한 지침이었으나, 시간이 지날수록 IPR을 회피하려는 도구로 쓰이며 논란이 되었다. 특히 재판일이 가까운 경우나 소송이 빠르게 진행될수록 IPR이 거절될 가능성이 커서, 소송을 당한 뒤 빠르게 IPR을 준비하는 것이 핵심 전략이 되었다.
2022년 당시 특허청장 카티 비달(Kathi Vidal)은 Fintiv 논란을 줄이기 위해 Fintiv 적용 범위를 제한하는 지침을 발행했다. 이 지침에 따르면,
ITC(국제무역위원회) 소송과 병행되는 사건,
소테라(Stipulation) 합의 – 청구인이 연방법원에서 동일한 인쇄물 기반 무효주장을 하지 않겠다고 약속한 경우,
무효 주장이 현저히 설득력 있는 경우에는경우에는
Fintiv 기각을 하지 않도록 했다. 이로 인해 한동안 PTAB의 재량이 줄어들었고, 청구인이 소테라 합의를 하거나 강력한 선행기술을 제시하면 IPR이 쉽게 개시되는 경향이 있었다.
그러나 2025년 2월, USPTO는 이 비달 메모를 전격 폐지하고 Fintiv 원칙으로 돌아갔다. 이어 3월 24일과 26일에는 Boalick 메모(PTAB 수석판사)와 Stewart 메모(Coke Stewart 직무대행)가 잇따라 발표되면서, Fintiv 재량권이 대폭 강화되었다. 새 지침에 따르면:
ITC 병행 사건도 다시 Fintiv 적용 대상이 되었다.
소테라 합의는 더 이상 만능이 아니다. 여전히 고려 요소이지만, 개시를 보장하지 않는다.
“설득력 있는 무효 주장” 역시 단독으로는 부족하다.
PTAB는 재판일 정보를 계속 참고하지만, 실제 재판 일정이 바뀔 수 있음을 감안해 검토한다.
따라서 2022년 이후 상대적으로 자유로웠던 IPR 환경이 다시 **“Fintiv 시대”**로 회귀했다.
2025년 3월 26일, USPTO 직무대행 Coke Stewart는 **“PTAB 업무 관리 임시 프로세스”**라는 메모를 통해 IPR 제도의 운용 방식을 다시 바꿨다. 이 메모의 핵심은 다음과 같다.
이원적 개시 절차 – IPR 개시 여부를 두 단계로 나눠, 먼저 직무대행과 3인의 판사단이 재량 기각 사유만 검토한 뒤, 이를 통과하면 별도의 판사단이 본안(무효성)을 심사한다. 이로 인해 서면 제출 절차와 일정이 크게 늘어났다.
재량 기각 브리핑 도입 – 특허권자는 IPR 접수 후 두 달 이내에 재량 기각을 주장하는 브리핑을 제출할 수 있고, 청구인은 한 달 내에 이에 대한 반박을 제출한다. 브리핑 분량도 각각 14,000단어, 5,600단어로 제한된다.
새로운 재량 고려 요소 – 기존의 Fintiv 요소 외에 법령·판례 변화, 무효 주장 강도, 전문가 의견 의존도, 특허 유지 기간, 경제·공중보건·국가안보 등 공익적 요소, PTAB의 업무량 등이 포함되었다.
‘정착된 기대’ – 특히 특허가 오랜 기간 유지될수록(일반적으로 6~10년) 무효 심판 없이 안정적으로 시장에 존재해 왔다는 점을 중시해, 오래된 특허의 IPR 개시를 자제하겠다는 입장을 명시했다. 반대로 법률 변화가 있었거나, 특허가 상용화·라이선스되지 않은 경우에는 이 원칙을 완화할 수 있다고 밝혔다.
이 지침은 PTAB의 업무 부담을 줄이려는 목적이지만, 현실적으로는 재량 기각의 폭을 넓히고 IPR 개시를 어려워진다는 우려가 많다.
스타트업 입장에서는 “법원 소송에서 무효를 주장하는 것과 IPR에서 무효를 다투는 것 중 무엇이 유리한가?”가 중요한 질문이다. 핵심 차이는 두 가지다.
*청구범위 해석 방식
과거 PTAB는 특허 청구항을 가장 넓게 해석하는 ‘BRI(Broadest Reasonable Interpretation)’ 기준을 적용했다. 이 기준은 연방법원이 적용하는 Phillips 기준보다 넓어, 특허를 무효로 만들 가능성이 높다는 비판을 받았다. BRI는 명세서를 기준으로 청구어를 가능한 넓게 해석하지만, Phillips 기준은 명세서 외에도 출원경과·외부 증거를 함께 고려해 보다 좁게 해석한다.
2018년 11월 13일부터 PTAB도 Phillips 기준을 채택하면서 이 차이가 크게 줄었다. 이제 법원과 PTAB 모두 동일한 기준으로 청구항을 해석하지만, 여전히 일부 구체적인 용어 해석 방식에서 차이가 남아 있다.
*입증 수준 차이
PTAB에서 IPR를 신청하면 ‘우월한 증거(preponderance of the evidence)’, 즉 “무효일 가능성이 더 크다”는 수준만 입증하면 된다. 반면 연방법원에서는 **‘명백하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)’**가 필요해 훨씬 엄격하다. Mintz 법률 블로그는 PTAB가 **“보다 낮은 입증 기준을 적용하며, 이는 연방법원보다 완화된 기준”**임을 강조한다.
결국, 현재 PTAB가 Phillips 기준으로 바뀌었더라도 입증 부담이 낮고, 절차가 더 빠르다는 점에서 IPR은 여전히 매력적인 방어 수단이다.
소장을 받으면 바로 선행기술 조사를 시작해 논문과 특허 위주의 무효 자료를 준비한다. Fintiv 요인 중 trial date가 중요하므로, 가능한 한 빨리 IPR을 제기해야 한다.
재판일이 가까운지, 소송이 얼마나 진행됐는지 파악해 Fintiv 리스크를 평가한다.
특허 등록 후 6~10년 이상인 경우 Stewart 메모에 따라 기각될 가능성이 높다.
다만 법률 변화나 심사 당시의 오류, 특허가 상용화되지 않은 점 등을 입증하면 이 장벽을 낮출 수 있다.
소테라 합의는 이제 “높이 고려되지만 결정적이지는 않은” 요소이다. 상황에 따라 합의 여부를 전략적으로 판단해야 한다.
새로운 선행기술과 논거를 제시해 기존 재판에서 다뤄지지 않은 부분을 강조하면 §325(d) 중복 심사 기각을 피할 수 있다.
Stewart 메모 이후 특허권자는 별도의 브리핑을 통해 재량 기각을 주장할 수 있다. 청구인은 이에 맞춰 반박할 준비를 해야 하며, 전문가 의견서의 사용 범위와 강도를 조절해야 한다.
IPR에는 특허·논문(Printed Publications) 기반 무효 사유를 집중 투입하고,
법원 소송에는 제품 판매·사용 사실 등 IPR에서 다룰 수 없는 증거를 활용해 두 절차의 중복과 에스톱펠 위험을 최소화한다.
미국 특허침해소송은 스타트업에게 큰 부담이다. 그러나 Fintiv, Vidal 메모 폐지, Stewart 메모 등 최근 동향을 이해하고 적시에 IPR을 제기하면 방어 전략을 강화할 수 있다.
요컨대, 재판 일정과 특허 나이를 확인하고, 빨리 움직이며, 새로운 선행기술과 논거를 제시하는 것이 핵심이다. 아울러 PTAB의 판단 기준과 절차를 정확히 이해해 변호사와 함께 전략을 세운다면, 미국 시장에서의 성공 확률을 높일 수 있다.