미국 특허 무효 절차, PGR과 IPR의 차이

미국 NPE의 특허침해소송에서 살아남기

특허를 무효로 할 수 있는 절차는 전 세계 어디에나 있다. 한국에는 무효심판이 있고, 미국에도 비슷한 제도가 있다. 다만, 미국에서는 한 가지가 아니라 여러 제도가 병존한다. 그중에서도 실무에서 가장 많이 쓰이는 것이 바로 Post Grant Review(PGR)와 Inter Partes Review(IPR)이다.

미국 특허무효 절차 IPR과 PGR 차이

1. 제도의 탄생 배경

2011년, 미국은 특허제도 전반을 바꾸는 AIA(미국발명법, America Invents Act)를 도입했다.
이때 새로 등장한 것이 바로 PGR과 IPR이다. 기존의 reexamination 제도를 대체하면서, 더 빠르고 효율적인 무효 심리를 위해 만들어진 제도다.

2. 제기할 수 있는 시기

PGR: 특허가 등록된 날로부터 9개월 이내에만 제기할 수 있다.
→ “출원 직후 나온 특허, 진짜 정당한 특허인지 조기에 검증하자”는 취지이다.

IPR: 특허가 등록된 날로부터 9개월 이후 특허 침해 소 제기일(소장 송달일)로부터 1년 이내
→ 즉, PGR이 지나간 뒤에는 IPR이 바통을 이어받는 구조이다.

3. 다툴 수 있는 근거

PGR: 특허적격성(§101), 신규성(§102), 진보성(§103), 기재불비(§112) 등 사실상 거의 모든 무효 사유를 주장할 수 있다.

IPR: 신규성(§102)과 진보성(§103)만 다툴 수 있다. 그것도 특허 문헌(printed publications)이나 공개 특허(patent)에 한정된다.

→ 따라서, PGR은 공격 범위가 넓고 IPR은 근거가 제한적이다.

4. 절차와 비용

둘 다 미국 특허심판원(PTAB, Patent Trial and Appeal Board)에서 심리하며, 소송보다는 훨씬 빠르고 비용도 적다.

심리기간: 보통 1년 내 결론 (예외적으로 6개월 연장 가능)

비용: 수십만 달러 수준으로, 연방지방법원 특허소송에 비하면 매우 저렴하다.

5. 주요 판례와 규정 변화

SAS Institute v. Iancu (2018)
연방대법원은 PTAB이 IPR을 개시하면 모든 청구항에 대해 최종 판단을 내려야 한다고 판시했다. 이 판례로 인해 PTAB의 부분 개시 관행이 사라졌다.

청구항 해석 기준 변경(2018.11.13 시행)
과거에는 Cuozzo(2016) 판결로 IPR에서 “가장 합리적인 넓은 해석(BRI)”이 쓰였지만, 현재는 Phillips 기준(지방법원과 동일한 해석)으로 통일되었다. 즉, 특허권자와 피청구인이 법원과 PTAB에서 다른 해석 논리를 준비할 필요가 없어졌다.

6. 정리: PGR vs IPR

한국에서는 특허 등록 후 언제든 무효심판을 제기할 수 있다. 하지만 미국은 다르다. 등록 직후 9개월간은 PGR, 그 이후에는 IPR이라는 식으로 시간대별 제약이 존재한다. 여기에 더해, IPR은 소장 송달 후 1년이라는 타임바까지 걸린다.

미국 시장에서 사업을 준비하는 기업이라면, 단순히 “특허소송에 대비하자”를 넘어, 특허가 등록된 순간부터 언제 어떤 절차로 대응할지 미리 전략을 짜야 한다.

특허는 권리이자 무기다. 하지만 제도를 잘 알면, 때로는 그 무기를 무력화시키는 방패도 만들 수 있다.