특허소송의 종류
특허를 제대로 이해하기 위해서는 특허와 발명이 무엇인지, 특허 명세서는 어떻게 작성해야 하는지, 그리고 특허발명의 신규성, 진보성, 균등침해 등에 대하여 알고 있어야 한다. 도대체 이렇게 어려운 개념들을 왜 배우고 알아야 하는지 의문이 있을 수 있다.
최근 많은 사람들이 IT 관련 스타트업을 시작하거나 특허기술이 사용된 제품을 생산하는 기업에 종사하는 경우가 많다. 그런데 이러한 경우 아무리 좋은 기술을 가지고 있더라도 이를 제대로 보호할 안전장치를 갖추지 못하거나 경쟁자의 공격에 제대로 대응할 수 있는 무기를 가지고 있지 않다면 너무나 허무하게 시장에서 사라지게 된다.
이러한 지식들은 좋은 기술이 오랜 기간 동안 살아남는 '장수특허'가 되는 특허전략으로 사용될 뿐만 아니라 경쟁사와 사이에 특허소송에서 승소하는 핵심 무기로 사용된다. 이러한 지식들이 실제로 사용되는 현장인 특허소송의 종류와 어떠한 경우에 이러한 소송을 제기해야 하는지 살펴볼 필요가 있다.
1. 특허소송이란?
특허소송은 크게 심결취소소송과 특허침해소송으로 구분된다. 특허출원인이 특허청 심사관으로부터 거절결정을 받은 후 특허심판원에 거절결정불복심판을 제기하는 경우, 경쟁업자 등 이해관계인이 특허권에 대하여 특허심판원에 등록무효심판을 제기한 경우, 특허권자 또는 이해관계인이 특허권에 대하여 특허심판원에 권리범위확인심판을 제기하는 경우, 각각 해당 특허심판원의 심결에 불복이 있는 자는 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다. 그리고 특허권을 침해받은 자는 지방법원(서울중앙, 대전, 대구, 부산, 광주, 수원, 단 서울중앙지방법원에는 중복관할이 인정된다)에 침해자를 상대로 특허침해소송을 제기하여 침해금지 및 손해배상을 청구할 수 있다.
2. 심판의 종류
1) 거절결정불복심판: 특허거절결정 또는 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 이에 불복하여 그 거절결정을 취소하여 줄 것을 청구하는 심판이다(특허법 제132조의17).
2) 특허무효심판: 이해관계인 또는 심사관이 해당 특허가 등록무효사유(특허요건 위반, 기재불비 등)가 있음을 이유로 청구하는 무효심판이다(특허법 제133조). 이 경우 특허권자는 등록무효사유를 피하기 위하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 청구할 수 있다(특허법 제133조의2).
3) 존속기간연장등록무효심판: 이해관계인 또는 심사관이 제약 특허권의 존속기간의 연장등록이 무효사유(특허발명을 실시할 수 없었던 기간 초과 등)가 있음을 이유로 청구하는 무효심판이다(특허법 제134조).
4) 권리범위확인심판: 특허권자 또는 전용실시권자가 확인대상발명(타인의 실시발명)이 자신의 특허발명의 권리범위에 속한다는 것을 확인하기 위해 청구하는 ‘적극적 권리범위확인심판(특허법 제135조 제1항)’과 이해관계인(예: 동종업자)이 자신의 확인대상발명(자신의 실시 또는 실시 예정 발명)이 타인의 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 것을 확인하기 위해 청구하는 ‘소극적 권리범위확인심판(특허법 제135조 제2항)’이 있다.
5) 정정심판: 특허권자가 자신의 특허의 무효사유를 제거하기 위하여 청구범위를 감축하거나 명세서 등을 정정 및 명확하게 하는 방법으로 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구하는 심판이다(특허법 제136조). 정정심판은 독립된 심판에 의한 정정이라는 점에서 특허무효심판에서의 정정청구와는 차이가 있다.
6) 정정무효심판: 이해관계인 또는 심사관이 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정에 무효사유(정정요건 위반 등)가 있음을 이유로 청구하는 정정무효심판이다(특허법 제137조).
7) 통상실시권허락심판: 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자가 자기의 특허발명이 그 출원 전에 출원된 타인의 특허발명과 이용·저촉관계에 있는데 타인으로부터 실시허락을 받을 수 없을 때 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락을 청구하는 심판이다(특허법 제138조).
3. 심판의 종류에 따른 심결취소소송
1) 거절결정 심결 취소소송: 특허청장이 피고가 된다. 특허거절결정 또는 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 불복 심판을 청구하였으나 기각 심결된 경우 그 심결의 취소를 구하는 소송이다. 피고(특허청장)는 심사 또는 심판단계에서 의견제출기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없으므로 새로운 선행발명의 제출은 허용되지 않는다.
2) 등록무효 심결 취소소송: 특허권자 또는 청구인이 피고가 된다. 특허무효심판, 존속기간연장등록무효심판, 정정무효심판의 심결에 대하여 불복이 있는 경우 그 심결의 취소를 구하는 소송이다. 소송에서 새로운 무효사유를 주장할 수 있으므로 심결에서 제출하지 않았던 새로운 선행발명을 진보성 부정의 증거자료로 제출 가능하다.
3) 권리범위확인 심결 취소소송: 특허권자 또는 청구인이 피고가 된다. 적극적•소극적 권리범위확인심판의 심결에 대하여 불복이 있는 경우 그 심결의 취소를 구하는 소송이다. 소송에서는 심결에서 주장하지 않은 새로운 사유를 주장할 수 있다.
4. 대표적인 특허소송
가. 사례
A는 동종업자 B가 제조하여 판매하는 제품이 A의 특허발명과 동일·유사하다고 판단하고 B에게 A의 특허발명을 침해하였으므로 제품을 생산하지 말라는 경고장을 발송하였다. 이 경우 A와 B가 각각 고려할 수 있는 심판청구는 무엇일까? 이러한 상황은 종종 사업 현장에서 일어나는 일이므로 어떻게 대처해야 하는지 잘 살펴볼 필요가 있다.
나. A의 전략
① 특허권자 A는 B가 실시하고 있는 제품(B의 확인대상발명)은 A의 특허발명의 권리범위에 속한다는 ‘적극적 권리범위확인심판’을 청구할 수 있다. B가 소극적 권리범위심판을 청구한 경우라고 하더라도 B가 특정한 확인대상발명은 실제 B가 실시하고 있는 제품과 다르게 특정하거나 장래 실시 제품이라고 주장하는 경우가 실무상 다수 존재하므로, 특허권자 A는 B가 실제 실시하고 있는 제품을 확인대상발명으로 특정하여 적극적 권리범위확인심판을 청구할 필요성이 있게 된다. 물론, A는 B를 상대로 바로 침해금지 및 손해배상을 청구하는 특허침해소송을 제기할 수 있다.
② 특허권자 A는 자신의 특허발명이 선행발명에 의하여 무효가 될 가능성이 있다고 판단되는 경우 B가 청구한 특허무효심판절차에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 ‘정정청구’를 할 수 있다. 이와 같이 특허청구범위를 감축하는 등의 방법으로 선행발명과 차이점을 부각시켜 무효사유를 피하거나 B 실시 제품과 가깝게 청구범위를 감축하여 권리범위확인심판이나 특허침해소송에서 유리한 위치를 확보할 수 있게 된다.
다. B의 전략
① B는 A의 특허발명이 종래 기술에 의하여 진보성이 부정되어 무효라고 주장하면서 ‘특허무효심판’을 청구할 수 있다.
② B는 자신이 실시하고 있는 제품(B의 확인대상발명)은 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 자유실시기술이거나 A의 특허발명과는 그 구성이 상이하여 A의 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 ‘소극적 권리범위확인심판’을 청구할 수 있다. 그리고 B는 A가 청구한 적극적 권리범위확인심판에서도 위와 같은 자유실시기술 항변 및 구성의 상이 주장 등으로 A의 청구에 대하여 방어할 수 있다
