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계정을 잊어버리셨나요?

by 반병현 Mar 07. 2024

특허, 지식재산 업무 올인원 매뉴얼

CTO의 업무매뉴얼

특허란?

모두가 자기만의 비법을 꽁꽁 감추면 세상의 기술 발전 속도가 매우 느려질 것임.

이에 기술발전을 촉진하기 위해 국가는 사람들이 비법을 세상에 공개하기를 원했음.

그래서 "너의 기술을 공개하면, 20년간 그 기술을 너만 쓸 수 있게 해 주겠다."라는 특별한 제도가 베니스에서 처음 등장함. 이 제도를 특허제도라고 부름.

특허업무의 목적은 무엇인가?

돈이 될 기술을 빠르게 선점하여, 이 기술을 다른 회사들은 사용하지 못하도록 막는 데 있음.

단, 실무에서는 과제의 실적으로 집계될만한 정량적인 지표가 필요하기에 특허를 출원하는 경우가 많음. 실적이 필요해서 출원하더라도 회사에 도움이 되는 방향으로 특허를 만들어야 함.

특허권

특허와 관련된 권리임. 기본적으로 다음과 같은 세 개의 권리가 인정됨.

배타적 사용권

남들이 사용하지 못하도록 만들 수 있음.

독점적 사용권

하지만 나 혼자 그걸 쓸 수는 있음.

재산권

특허권도 재산권으로 인정이 되어 사고 팔 수도 있고, 담보대출도 받을 수 있음. 물권은 당연히 아니고 채권으로 분류되며, 따라서 담보권은 질권으로 분류됨. 재무제표에도 "자산"으로 기재됨.

어떤 기술이 특허가 될 수 있는가?

법률적 정의

자연법칙을 사용한 기술적 사상의 창작으로써 고도한 것

해석

- 자연법칙

물리법칙에 위배되는 장치, 수학적으로 말이 되지 않는 효율성 등을 주장하면 특허가 되지 않음

동작, 목소리, 춤, 행동 등 인간의 행위나 사람끼리의 규칙, 알고리즘, 수학 공식 등도 자연법칙이 아니라서 특허가 되지 않음.

원칙적으로 소프트웨어도 자연법칙이 아니므로 특허대상이 아님.

l 하지만 소프트웨어를 구동하는 기계장치는 전자기학 법칙을 준수하면서 작동하기 때문에 소프트웨어가 탑재된 기계장치는 특허대상이 될 수 있음.

l 그래서 SW나 알고리즘을 잘 만들어서 특허를 받고 싶을 때에는 그런 알고리즘 및 그걸 사용하는 하드웨어를 묶어서 특허를 내야 함.

- 기술적 사상

예술적이거나 심미적인 것은 특허의 대상이 아님. 디자인권이라고 따로 있음.

사상(idea) -> 완성된 기술이나 시제품은 없어도 됨. 상상 속에서만 존재하는 기술도 특허가 됨.

- 고도한 것

진보성을 의미함.

기존에 존재하던 기술 1개와 유사, 동일 -> 신규성 없음

기존에 있던 기술 여러 개 묶어 놓으면 유사, 동일 -> 진보성 없음

단, 4개 이상의 특허를 묶어야 하는 경우 진보성 있다고 주장해 볼 수 있음.

현저히 뛰어난 효과가 있거나, 목적이 다르다면 진보성 인정받을 수 있음.

실무적 관점

- 기술이 아이디어만 완성되어도 출원할 수 있음.

- 도면, 설계도는 변리사가 그려줌

- IoT 기술, 인공지능 등은 대부분 공장 내에 설치되는 함, 클라우드 서버 등 실제 존재하는 하드웨어와 연동이 쉽기 때문에 묶어서 출원하면 됨.

특허는 언제 만들어야 하는가?

비즈니스적 관점

돈이 될 만한 새로운 기술을 만들었을 때 특허를 출원하면 좋음

국책과제 관련 관점

과제 종료 6개월 이전에 과제를 출원하면 좋음. 출원해야겠다고 마음 먹은 뒤 아무리 빨라도 두 달, 초보자는 반 년 이상 절차가 걸림.

특허는 어떻게 만들어야 하는가?

절차적인 관점에서

(1) 서류를 써서 특허청에 제출함

특허출원서 (신청서)

특허명세서 (발명에 대한 기술 소개 문서)

영수증 (세금내야죠)

(2) 방식심사

특허청에서 출원서를 검사한 뒤, 하자가 있으면 접수를 취소시킴

하자가 없으면 특허출원번호가 나옴.

대부분 자영업자들이 특허 받았다고 언급하는게 이 단계임.

(3) 특허심사

특허청 심사관들이 기술을 평가해서 특허를 받을만한지 아닌지 심사함.

특허청 규모에 비해 지금 기술 발전속도가 너무 빨라 20년 전부터 업무과중이라 서류 접수 후 심사까지 보통 18개월 정도 소요됨

(4) 불복절차

특허청에서 "이 특허는 탈락" 이라는 의견을 준 경우 싸우는 절차

(5) 등록

등록료를 납부하면 특허권이 생김

실무적인 관점에서

(1) 발명신고서 작성

(2) 회사에 발명신고서 제출

(3) 회사는 발명신고서를 특허법인(변리사)에게 전달

(4) 변리사에게 요금 결제

(5) 변리사가 서류 작성부터 심사신청까지 모두 진행

(6) 심사 탈락시 변리사가 "싸울거임? 포기할거임?" 하고 물어봄.

(7) 싸운다고 하면 30~50만원 받고 서류 수정해서 싸움.

(8) 싸움에서 승리하면 변리사에게 성공보수를, 특허청에는 세금을 냄

직무발명 이슈

직무발명

회사의 임직원이 회사의 업무와 관련된 기술을 창작한 경우 이는 모두 회사의 소유로 봄 (발명진흥법)

퇴근 후 산책을 하다 떠올린 아이디어도 일단 회사의 것임. 단, 근무시간에 떠올린 "케밥 맛있게 굽는 기계" 따위의 아이디어는 직원의 것임. 우리 회사는 케밥과 관련이 없기 때문.

의무

직원의 의무

- 직무발명에 해당하는 아이디어가 떠오른 경우 지체 없이 회사에 보고해야 함.

- 예를 들어

(1) 1월 1일에 떠올린 아이디어 A가 있음.

(2) 1월 3일에 퇴사함

(3) 1월 5일 새로운 회사로 취업하거나 창업한 뒤 A기술을 사용하거나 출원하면 불법

재직기간에 만든 기술은 퇴사 하더라도 회사의 것.

회사의 의무

- 직원이 직무발명을 신고한 경우 반드시 서면으로 수용/불용 답변을 해야 함

- 불용이라 응답한 경우 그 기술은 직원이 마음대로 해도 됨. 다른 회사에 갖다 팔거나 퇴사하고 그걸로 회사 차려도 뭐라고 제지 못 함.

- 수용한 경우 회사는 그 기술을 특허출원해야 하며, 직원에게 금전적인 보상을 해야 함 (발명진흥법 15조)

- 출원하지 않더라도 보상금은 줘야 함(16조). 매우 강력한 제도이므로 회사는 직원에게 돈 주기 싫으면 무조건 불용해야 함. 근데 전부 불용하면 회사는 기술 언제 쌓나? 그냥 피할 수 없는 부분이구나 생각하고 전체 매출 대비 이 특허의 기여도를 매우 면밀하게 분석하고 기록을 해 두자. 특허권의 수명은 20년으로 길고, 특허권 수명 종료 시점에 직원이 내용증명을 보낸 뒤 소를 제기하면 이자까지 쳐서 돈을 줘야 하는 아주 무서운 제도임.

- 보상의 종류는 돈으로 주는 것이 일반적이며, 출연연이나 대학에서 많이 쓰는 보상방법은 다음과 같음.

(1) 그 특허권이 기술이전이 된 경우 -> 이전비의 절반을 발명자에게 줌

(2) 그 특허권으로 사업을 하는 경우 -> 매출의 n%를 발명자에게 줌

(3) 특허권으로 사업을 하지 않는 경우 -> 그걸로 사업을 했더라면 벌 수 있었을 매출을 계산해서 n%를 줌

- 특히 "출원은 하지 않고 우리끼리만 알고 있자"라고 하더라도 (3)에 해당하는 금액을 줘야 함.

- 서면으로 직무발명보상 관련 통지를 하지 않았다면.. 회사가 떡상하면 (3)으로 의제해서 소송 들어오니까 처음부터 길을 잘 잡아야함.

주의사항

법인의 등기이사, 감사, 비등기이사, 기타 임원도 직무발명의 의무와 권리를 모두 행사할 수 있음. (발명진흥법 2조 2항 – 종업원, 법인의 임원 또는 공무원)

절대 피해야 할 특허법인

xxxx <- 심사청구 하라는 이야기도 안 꺼냈는데 마음대로 심사청구 했길래 조용히 취하함. 당시 출원비용을 정부에서 내 주는거라 심사청구 관련 수수료 받으려고 그랬던 거 같음.

새로운 업체 찾는 방법

- 의외로 소개 받는게 별로임. 소개 받을거면 대기업 법무팀이 추천하는 곳 말고는 그닥 의미없음

- 선행기술조사 키프리스에서 굴려 보고, 우리 회사 발명이랑 비슷한 발명품을 많이 출원하고 등록성공시킨 업체를 찾아서 연락을 해 보면 좋음.

용어 정리

특허업무의 절차 관련 용어

- 출원

특허청에 신청서류를 제출하는 행위. 이것만으로는 별 일 안 일어난다.

- 등록

특허청에서 기술평가를 받고 통과한 단계. 여기까지 와야 비로소 특허를 받았다고 부름

- 심사

특허청이 기술을 평가하는 절차

- 거절이유통지

특허가 탈락한 이유를 적은 문서

- 직권보정

서류에 문제가 있는데 탈락시키기는 애매하고 심사관이 직접 약간 수정해서 접수함 (이름에 오타가 있다던지 등등)

- 등록료

심사에 통과한 특허를 등록할 때 내는 세금

- 연차등록료

출원한 지 3년이 지난 특허는 매년 연차등록료를 내야 하고, 이걸 안 내면 특허가 사라짐. 그래서 등록 성공한 뒤에서 특허청에서 고지서가 날아오는데 이걸 연차등록료라고 부름.

- 변리사

특허 분야의 전문가. 특허관련 서류만 쓰는 법조인임.

- 명세사

변리사가 직접 일을 다 하진 않고, 좀 절차 잘 아는 일반인한테 서류를 쓰라고 시킴. 이 서류를 쓰는 사람이 명세사임.

- 심사청구

특허청에 "심사에 도전하겠습니다" 하고 따로 신청하는 절차. 사실 특허출원만으로는 정말 아무 일도 일어나지 않고, 심사청구까지 넣어야 비로소 특허심사관한테 접수가 됨.

심사청구 없이 특허출원만 해도 되는데 실무적으로 활용할 곳이 많음.

- 우선심사청구

중소기업은 심사청구 새치기를 시켜줌. 18개월 걸리던 대기절차가 3개월로 단축됨. 모두가 이렇게 새치기를 하다 보니 그냥 신청하면 18개월이 걸리는 것임.

- 출원인

특허를 소유할 사람의 이름. 일반적으로 회사 이름을 적음.

- 발명자

특허를 발명한 사람의 이름. 아무나 적으면 큰일남. 실제로 아이디어 만드는데 기여한 사람을 적을 것.

특허관련 서류 용어

- 출원서

출원신청을 할 때 내는 서류. 회사와 발명자의 인적사항이 들어감

- 명세서

기술을 상세히 적은 논문같은 서류

- 등록증

특허등록이 성공하면 나오는 문서. 보유한 특허권을 증명할 때에는 이걸 사용함.

- 출원사실증명원

아직 등록 전인 특허 관련 증빙서류.

발명자와 출원인 기재

특허를 받을 권리(특받권)은 누구에게 있는가?

발명을 하는 그 순간 발명자에게 생기고, 직무발명에 해당하면 회사가 가져가는 것으로 해석하면 됨. 직무발명의 경우 특받권을 회사에게 빼앗겼기 때문에, 회사 밖에서 출원하면 권리 없이 무단 출원하는 것이 됨.

발명자는 누구를 적어야 하는가?

실제로 특허 기술의 아이디어를 떠올리는 데 도움을 준 사람을 적어야 함.

발명자를 아무나 적으면 어떻게 되는가?

과제 실적에서 필요하다고 하여 발명자를 여러 명 적는 경우, 이들 모두에게 직무발명보상 의무가 생겨서 추후 회사가 아주 큰 송사에 휘말릴 수 있음.

따라서 최소한의 인원만 적는 것을 권장함. 실무적으로 1명인 경우가 제일 많았고, 3명을 넘어가는 경우는 거의 없었음. 직원이 보증을 잘 못 서거나 했을때 채권자가 직무발명 보상 채권을 피대위권리로 하여 채권자대위소송 거는게 가능하기 때문에 고민 많이 해야됨.

출원단계

아이디어와 발명인의 특정

특허출원할 아이디어를 먼저 확정해야 함. 기존에 이미 존재하던 기술과 겹치면 안 되므로, 이것저것 섞다 보면 등록받기 좋아짐. 특수한 AI 알고리즘을 넣으면 거의 무조건 등록 가능함. 단 그만큼 권리범위가 좁아져서 서류상으로만 존재하는 의미없는 특허가 될 수 있어 주의.

그리고 아이디어 회의에서 유의미한 기능을 제안한 사람들을 따로 발명자로 분류하여 두어야 함.

특허고객번호 발급

발명자들은 특허고객번호를 특허청에서 발급받아야 함. 이거 당일에 안 되기 때문에 미리미리 해 둬야 함.

발명신고서 작성

우리회사가 쓰는 양식은 드라이브/법무/특허/[특허출원 관련] 폴더 안에 있는데, 이게 초보자가 쓰기에는 조금 어려운 양식임.

이번에 거래할 특허법인에 연락하여 발명신고서 양식 하나 달라고 하는 것이 속 편함.

발명신고서에 다음과 같은 사항들을 상세히 기재함.

1. 이 기술이 어디에 쓰이는 기술인지

2. 이 기술을 쓰면 어떤 장점이 있는지

3. 이 기술을 구현하려면 어떤 장치나 방법을 어떻게 결합해야 하는지

4. 이 기술과 유사한 목적을 가진 종래기술은 무엇이 있는지

5. 이 기술과 목적이 다르더라도 유사한 원리나 구조를 가진 종래기술은 무엇이 있는지

6. 종래기술보다 이게 어떤 면에서 얼마나 나은지 (구체적으로)

7. 자랑거리가 될 데이터가 있는 경우 첨부

8. 소스코드는 첨부하지 않음. 명세사가 안 읽어봄. 알고리즘 순서도로 간략화해서 전달.

9. 설계도면이 있을 경우 첨부

10. 시제품이 있을 경우 사진 찍어서 전달

도면 관련

특허출원 비용 수 백 만원에 등록료까지 치면 거의 500만원 나감. 이렇게 큰 비용에는 당연히 도면 캐드 작성 비용이 포함되어 있음.

따라서 도면은 너무 꼼꼼하게 그려 넘길 필요 없음. PPT에서 대충 그려서 넘기면 예쁘게 새로 그려서 갖다줌.

단, 도면에 표시된 모든 부위의 명칭과 역할은 상세히 설명해야 함.

알고리즘 순서도도 도면으로 분류됨.

서류 전달 및 요금 결제

변리사에게 최종 서류 컨펌 후 요금을 결제하면 하루이틀 내에 특허출원이 진행됨.

방식심사가 진행되어야 하므로 2주 정도 지나면 출원번호가 나옴.

심사청구 여부

실제로 사업적으로 쓸 특허는 반드시 심사청구를 해야 함. 탈락하더라도 일단 심사를 받아 보는 상남자의 영역임. 심사청구를 할 때에는 심사청구료 수십만원을 추가로 내야 함.

어차피 심사청구를 해야 한다면 우선심사청구를 하는 것이 더 나음.

심사청구를 하지 않을 경우 안 하겠다고 따로 말씀 드려야 할듯. 예전에 독단적으로 이걸 진행한 업체가 있는데 그럴 때 이의제기 하게 증거 남기는 셈으로.

조기공개 여부

심사청구를 하지 않는다는 말은 이 특허를 실적용 페이퍼특허로만 활용하겠다는 뜻이므로 기술을 꽁꽁 싸매거나 하기보다는 "우리 출원특허 있어요"하고 검색에 걸리도록 공개해 두는게 더 나을 수도 있음. 이 경우 조기공개 신청을 따로 요청하면 조기공개를 해 줌.원래는 특허출원서 제출 후 18개월이 지나야 인터넷에 우리 특허가 검색되지만, 조기공개신청을 하면 한 달 뒤 인터넷에서 검색 가능. 단, 실제 가치 있는 기술은 절대 하지 말 것.

심사단계

심사단계에서는 할 수 있는 일이 없음. 기다리는 수밖에 없음. 가끔 특허로(patent.go.kr) 들어가면 우리 순번이 몇 번째인지 볼 수는 있음.

거절에 대한 대응

심사 결과 거절이유통지가 날아오면 심사 탈락이란 소리임. 그런데 원래 특허는 한 번 만에 붙는 경우가 잘 없음. 당황하지 말고 변리사에게 돈을 추가로 과금하고 특허청과 싸워야 함.

<보정서>라는 서류를 제출하면서 싸우게 됨. 보정서 작성 방법은 변리사가 잘 알고 있음.

기술에 하자가 있는 경우

대부분 기술에 하자가 있어 탈락한 것이므로 기술을 보완해야 하는데, 한 번 제출한 명세서를 다시 수정해서 새로운 기술을 덧대는 것은 불법임. 그래서 보통은 <청구범위>라는 것을 수정함. 청구범위 수정법은 법학 비전공자가 이해하기 어려우므로 변리사가 시키는 대로 정보를 제공하면 됨.

대부분 "그래서 우리 기술이 어떤 점이 뛰어난데?"와 같은 효과 측면에서 질문을 할 거임. 특허거절사유는 90% 이상 "님들 특허 이미 예전에 있던 B라는 특허랑 유사함." 이라는 이유로 거절이 나옴. 이때 여러분이 할 수 있는 것은 "B랑 비슷해보이지만 이런이런 특별한 장점이 있어서 더 진보한 새로운 기술이다!"라고 주장하는 수밖에 없음.

거절이유 대응시 비용은 보통 3~50만원임. 초기 착수금을 비싸게 받는 대신 대응비용을 0원 책정하는 업체도 있고 그 반대도 있고 업체마다 다름.

서류에 하자가 있는 경우

<기재불비> 라고 거절이유통지서에 적혀 있으면 변리사가 서류를 잘 못 써서 특허청에서 거절한거임. 이거는 변리사가 무료로 대응해 주는게 국룰임. 여기에도 돈 달라는 경우 있는데, 일단 싸우지 말고 돈을 준 다음 업체를 갈아탑시다.

등록단계

등록료

특허권은 매우 강력한 권리임. 우리 기술을 다른 사람들은 아무도 쓸 수 없게 만들고, 잘못 쓰다 걸리면 민형사상 철퇴를 맞고 수십억을 뱉어야 할 수 있음.

그렇기에 공짜로 이렇게 강력한 권리를 주는 것은 아니고, 약간의 세금을 내야 함. 특허의 가치에 비하면 등록료는 매우 적은 금액임. 기쁘게 내면 됨

성공보수

하지만 이건 기쁘게 내고 싶지 않은 돈임. 변리사들이 변호사들 하는 걸 보고 따라한건지는 모르겠다만 성공보수를 요구함. 성공보수는 통상적으로 착수료의 100%임. 착수금으로 200만원을 냈으면 성공보수로 200만원을 또 내야 함.

요즘 로스쿨 변호사 선생님들 덕분에 성공보수가 저렴한 업체들이 많이 생기긴 했음. 변호사는 자동으로 변리사 자격이 부여되기 때문임. 성공보수 없는 곳도 봤음. 근데 맡기고 싶진 않았음.

특허증

등록료랑 성공보수 다 내면 변리사가 받아서 우리한테 스캔해서 보내주거나 우편으로 보내줌. 실물을 보관할 필요는 없음. 스캔본만 잘 저장해둘 것.

연차관리단계

매년 특허청에서 등기우편이 오는데, 특허로(patent.go.kr)에서 납부하면 됨.

자주 쓰이는 증빙서류

특허등록증, 출원사실증명원, 출원서

기술이전

개요

부동산을 전세나 임차해 주듯이, 특허를 전세나 임차해 줄 수 있음. 이것을 기술이전이라고 함. 좀 더 넓은 측면에서는 특허권을 판매하는 경우도 마찬가지로 기술이전이라고 부르기도 함.

과제에서 말하는 기술이전 실적은 전용실시권, 통상실시권만을 의미함.

종류

통상실시권

원래 특허는 특허권자만 쓸 수 있지만, 통상실시권을 받으면 예외적으로 특허를 사용하는 것이 가능함. 삼성페이 특허를 엘지가 통상실시권 따와서 엘지페이 출시했던 사례가 통상실시권임.

전용실시권

전용실시권은 좀 더 강력한데, 빌려준 사람도 그 특허를 쓸 수 없음. 마치 집을 월세로 주면 그 집에 집주인이 마음대로 들어가는게 불가능하듯이, 전용실시권으로 특허를 빌려줄 경우 특허권자도 그 기술을 쓸 수가 없음. 전용실시권 받아간 사람이 이 특허 갖고 소송을 막 뿌리고 다니는 것도 가능함.

우리 특허를 줄 때에는 소송으로 어그로 끌어서 우리까지 곤란하게 만들 사람인지 확인이 필요함.

반대로 소송으로 업계 트롤링 한번 거하게 해서 수백억 땡기자! 라는 플랜이 있는 경우 우리가 특허를 빌리는걸 고려해 볼 수 있음. 근데 하지는 말자.

주는 법

전용실시, 통상실시계약서를 작성하여 돈을 주고 받은 뒤 특허공보에 등기를 해야 함.

받는 법

우리가 기술력 1위인데 다른 사기업한테 특허를 받아올 가능성은 없을 듯.

공공기관, 특히 농진청 특허를 받아오는 경우가 많을텐데 이건 국가특허 기술이전 전용 포털이 있음. 거기서 신청하고 진행해야 함. 기관마다 사용하는 포털이 다르므로 우리가 컨택할 기관에서 사용 중인 포털과 매뉴얼을 안내받고 진행하면 됨.

상표

권리의 범위

특허랑 달리 동일한것 뿐만 아니라 유사한 것까지 상표권에 걸림. 예를 들어, 킹킹짱짱 이라는 이름의 비료가 상표권 등록이 된 경우 짱짱킹킹 이라는 이름의 비료 판매도 조심하는 것이 맞음. 유사하니까. 브랜드 없이 팔거나, "자라나라 비료비료" 같이 완전히 다른 이름을 붙여서 판매해야 함.