"발명의 설명"에 기재되는 실시예와 관련된 거절이유

화학·바이오분야의 실시예를 중심으로

<본 글은 필자가 수년 전 화학·바이오기술분야의 특허 명세서 작성시 실시예 작성 전략에 대해 정리하였던 내용을 수정 및 보완한 것입니다. 도움이 되시는 분이 있을까 하여 공유하여 드립니다.>

화학 또는 바이오 분야의 특허 명세서에는 "발명의 설명" 부분에 실시예가 포함되는 것이 일반적이다. 실시예는 대부분 실험 결과와 그 결과의 해석으로 채워지는데, 연구결과를 발표하는 논문에 기재되는 실험 내용과 거의 동일하다고 볼 수 있다. 화학·바이오기술 분야의 발명은 실험과정과 그 결과 해석을 통해 완성되기 때문에 특허 명세서에서 실시예의 기재는 중요한 의미를 갖는다.

심사지침서와 판례를 통해 살펴본 실시예의 의미

심사지침서(2011년 추록분)

특허출원을 위한 명세서 작성 시 발명의 설명에는 1) 발명의 명칭, 2) 기술분야, 3) 발명의 배경이 되는 기술, 4) 발명의 내용(해결하려는 과제, 과제의 해결수단, 발명의 효과), 5) 도면의 간단한 설명, 6) 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 및 7) 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항이 포함되어야 한다.(특허법 시행규칙 제21조 제3항)

발명의 설명에 포함되는 항목 중 6) 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용에는 그 발명의 평균적 기술자가

그 발명이 어떻게 실시되는지를 쉽게 알 수 있도록 그 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상, 가급적 여러 형태로 기재한다. 필요한 경우에는 [실시예] 란을 만들어 그 발명이 실제로 어떻게 구체화되는가를 나타내는 실시예를 기재한다.

실시예 기재는 다음과 같이 할 수 있다.

① 청구범위가 포괄적으로 기재되어 있을 때에는 그 기재에 의하여 발명의 구체적인 내용을 평균적 기술자가 알 수 있는 경우를 제외하고, 그 포괄적 기재에 대응되는 개개의 대표적인 실시예를 기재한다.

② 실시예로 기초적인 데이터 등을 기재하며, 필요한 경우에는 비교예, 응용예 등도 기재한다. 비교예는 해당 발명과 기술적으로 가장 가까운 것에 대하여 기재하며, 실시예, 비교예, 응용예의 차이점을 명확히 한다.

또한 특허받고자 하는 발명을 실험 데이터를 이용하여 설명하는 경우에는 평균적 기술자가 쉽게 그 실험 결과를 재현할 수 있을 정도로 시험방법, 시험·측정기구, 시험조건 등을 구체적으로 기재하여야 한다.

판례

이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고(2001후65)

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.(2005후1417)

발명을 실시하기 위해 입수가 곤란한 재료나 소자 등을 사용하는 경우에는 그 제조방법 또는 입수처를 기재하여야 한다.(96 후 6581)

기술용어는 해당 기술분야에서 일반적으로 인정되고 있는 표준용어 또는 학술용어를 사용하여야 하며, 화학기호, 수학기호, 분자식 등은 일반적으로 널리 사용되고 있는 것을 사용하여야 한다.(2001허 4654)

실시예 기재와 관련된 특허법상 거절 이유

발명의 성립성 및 산업상 이용 가능성(특허법 제29조 1항)

미완성 발명

목적 달성을 위한 기술적 수단이 결여되어 실시 불가능한 경우, 구체적 구성은 있으나 목적 달성 및 효과가 극히 의심스러운 발명, 발명의 상세한 설명 및 도면에서 뒷받침되지 않는 부분을 특허청구범위에 포함한 발명이거나 구체적으로 기술된 내용에 내용에 비해 특허청구범위 범위가 부당하게 광범위한 경우는 미완성 발명으로 판단되어 특허법 제29조 1항에 따른 산업상 이용가능성이 없는 발명으로 거절될 수 있다.

신규성 및 진보성(특허법 제29조 1항 및 2항)

수치한정 발명

청구항에 기재된 발명이 수치한정을 포함하고 있는 경우, 수치한정의 임계적 의의가 인정되기 위해서는 수치한정 사항을 경계로 특성 즉, 발명의 작용․효과에 현저한 변화가 있어야 하는 것으로, ①수치한정의 기술적 의미가 상세한 설명에 기재되어 있어야 하고, ②상한치 및 하한치가 임계치라는 것이 상세한 설명 중의 실시예 또는 보조 자료 등으로부터 입증되어야 한다. 임계치라는 사실이 입증되기 위해서는 통상적으로 수치범위 내외를 모두 포함하는 실험 결과가 제시되어 임계치임이 객관적으로 확인 가능해야 한다.(98허 2481)

화합물 발명, 용도발명

화합물 발명의 경우 해당 화합물의 효능이 입증될 수 있는 실시예가 있어야 진보성을 인정받기 용이하고, 용도 발명 또한 청구하고 있는 용도에 대한 구체적인 실시예가 있어야 진보성을 인정받기 용이하다.

당업자가 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재(특허법 제 42조 제3항)

특허법 제42조 제3항은 보호받고자 하는 발명의 실시에 필요한 기술이 충분히 공개될 수 있도록 발명의 설명을 기재하여야 한다는 규정으로 실시예의 기재 요건을 표현한다고 할 수 있다. 실시예는 청구범위에 기재된 발명을 당업자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 그 발명을 재현할 수 있을 정도로 기재되어 있어야 한다.(96 후 2531)

청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 함(특허법 제42조 제4항 제1호)

발명의 설명 및 도면에서 뒷받침되지 않는 부분을 청구범위에 포함한 발명을 거절하기 위한 규정으로서, 구체적으로 기술된 내용에 비해 청구범위가 부당하게 광범위한 경우 ‘발명의 설명’에 기재되지 않은 사항에 대한 특허권이 부여되는 부당한 결과가 발생될 수 있으므로, 이 조항을 근거로 실시예에 기재되지 않은 사항이 포함된 청구범위를 거절할 수 있음.

<참고자료>

심사지침서-특허·실용신안-, 2011년도 추록, 특허청·