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Nov 22. 2020
실시예 기재 불비에 따른 거절이유 적용 사례
심사지침서 내용 발췌
명세서 작성 과정에서 실시예가 기재되는 경우, 발명이 완성되는 과정에서 도출된 실험 내용을 최대한 기재하는 것이 바람직하다. 일단 특허가 출원된 후에는 신규사항 추가가 허용되지 않기 때문에 전략적으로 기초 출원 후 1년 이내에 우선권 주장을 통하여 내용을 보완하는 기회가 아니면 내용을 추가하기 어렵기 때문이다. 청구범위는 발명의 설명에 기재된 내용을 근거로 보정할 수 있는 기회가 여러 번 주어지지만 실시예는 보정하거나 보완하는 것이 실질적으로 불가능하기 때문에 명세서 작성시 실시예를 어떻게 작성하는지는 전략적으로 접근해야 한다.
이하에서는 특허청의 심사과정에서 실시예 기재가 미비하다는 이유로 거절이유 지적을 받게 될 수 있는 사례를 심사지침서의 내용에서 살펴보고자 한다.
청구항에 상위개념이 기재되고 발명의 설명에 하위개념이 기재된 경우
청구항에 상위개념의 발명이 기재되어 있고 발명의 설명에는 상위개념에 대한 발명의 기재는 없고 하위개념의 발명에 대한 기재만 있으며, 상위개념에 관한 발명이 발명의 설명에 기재된 하위개념의 발명으로부터 명확하게 파악되지 않는 경우에는 "특허법 제42조제4항제1호"를 적용한다.
발명의 설명에 하위 개념의 실시예가 일부만 기재되어 있어 청구항의 상위개념에 포함되는 다른 하위개념에 관하여는 쉽게 실시할 수 없다고 볼만한 구체적인 이유가 있는 경우에는 "특허법 제42조제3항제1호"를 같이 적용한다.
<사례 1>
청구항에는 가소성물(可塑性物)의 압출성형방법(壓出成形方法)이 기재되어 있으나, 발명의 설명에는 가소성물의 압출에 적용하는 방법에 대하여는 단순히 언급만 되어 있고, 탄수화물이나 단백질 등을 주성분으로 하는 농수산 가공품의 식용가소성물의 제조방법에 대해서만 세부적으로 기재되어 있어 그 기재된 성형온도나 성형압력 등이 세라믹스나 금속과 같은 다른 가소성물의 압출성형방법 실시까지 확장될 수 없다고 인정되는 경우 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다. 또한 발명의 설명에 농수산물의 압출 이외에 금속이나 세라믹 등 다른 가소성물의 압출방법에 적용한다는 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.
<사례 2>
발명의 설명에는 “산소 흡수용 조성물에 관한 발명으로 보통의 전해 환원 철보다 빠른 속도로 산소를 흡수할 수 있는 어닐링한 전해 환원 철 미립자를 사용하는 것”으로 기재되어 있으나 청구항에는 “중량 99.6% 까지의 전해 환원 철 미립자, 전해질 생성을 위해 물과 결합하는 중량으로 약 3.5%까지의 염, oooo 성분을 포함하는 산소 흡수용 조성물”로 기재된 경우, 전해 환원 철 미립자는 어닐링한 전해 환원 철 미립자의 상위개념으로 특허청구범위가 발명의 설명에 기재된 내용보다 상위개념으로 기재되어 있고 이에 대한 기재가 발명의 설명에 기재되어 있지 않다면 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것으로 보아 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.
청구항에 하위개념이 기재되고 발명의 설명에 상위개념이 기재된 경우
청구항에 하위개념의 발명이 기재되고 발명의 설명에 상위개념의 발명이 기재된 경우에도 청구항에 기재된 하위개념의 발명이 발명의 설명의 기재로부터 명확하게 파악되지 않는 경우에는 "특허법 제42조제4항제1호"를 적용하고, 발명의 설명의 기재로부터 청구항에 기재된 하위개념에 대한 발명을 쉽게 실시할 수 없는 경우에는 "특허법 제42조제3항제1호"를 같이 적용한다.
마쿠쉬 형식의 청구항
청구항이 마쿠쉬(Markush)형식으로 기재되어 있고 발명의 설명에는 청구항에 기재된 구성요소 중 일부의 구성요소에 관한 실시예만이 기재되어 있을 뿐 다른 구성요소에 대하여는 언급만 있고 실시예가 기재되어 있지 아니하여 평균적 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은 때에는 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.
