특허 명세서의 배경 기술은 공지된 것으로 볼 수 있을까

최근 대법원 판례를 통한 배경 기술의 의미 재검토

특허 명세서를 작성하는 과정에서 "발명의 설명"의 서두 부분에 발명의 배경이 되는 기술(배경기술)을 기재하여야 한다. 배경기술은 발명의 기술상의 의의를 이해하는 데에 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 말한다.(특허청 심사기준 참고)

특허 명세서의 배경기술에 기재되는 내용은 종래 판례와 실무상 "출원인이 스스로 공지기술임을 인정한 선행기술"로 인식되어 왔다.

실용신안등록출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 고안의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 같은 법 제5조 제1항 각 호에 열거한 고안들 중 하나로 보아야 할 것이다.(2004후2031)

하지만 최근 대법원 전원합의체 판결은 이와 다른 관점의 해석을 제시하였으므로, 특허 명세서의 배경기술이 가지는 의미에 대해 재고해볼 필요가 있다.

전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.

청구범위의 전제부 기재 구성요소라거나 명세서의 종래기술이라는 이유만으로 공지된 것이라는 주장이 제기되는 경우를 종종 볼 수 있고,  종래기술 자체를 별도로 공지에 관한 자백이나 증명이 없음에도 하나의 선행기술(공지기술 가운데 출원발명이나 특허발명과의 대비를 위하여 제시된 비교대상발명을 의미한다)로서 주장하는 상황도 발견된다. 나아가 이러한 주장을 받아들여 판단이 이루어지는 일부 실무 예도 존재하는 것으로 보인다.

그런데 이러한 일부 실무 예는 출원인(대리인을 포함한다. 이하 같다)이 충분한 선행기술 조사를 거쳐 명세서의 종래기술란에 선행기술만을 기재하고, 이를 청구범위의 전제부 구성요소로 기재하는 출원 실무를 상정하여 형성된 것으로 보이나, 우리나라에서 위와 같은 출원 실무가 정착되어 있다고 볼 만한 근거는 없다. 이렇듯 출원인이 어떠한 의도로 기재하였는지 알 수 없는 사항을 명세서의 기재 위치에만 근거하여 공지된 기술로 간주하는 태도는 공지에 관한 확인도 없이 출원인의 지식을 그 출원발명의 진보성을 부정하는 이유로 삼아도 좋다는 것이어서 부당할 뿐만 아니라, 객관적 진실에 반하는 결과를 낳을 위험성을 안고 있다.

(대법원 2017. 1. 19., 선고, 2013후37, 전원합의체 판결)